[수입규제] 미국 특허법, 역으로 활용하자

- 한국기업들, 신기술 개발 박차로 미국 특허출원 지속 증가 –

- 자사 지적재산권 방어에서 벗어나 특허 전략적 활용 가능 -

□ 지적재산권 침해 및 불공정 행위(Section 337) 조사란?

 ○ 통상 Section 337 조사로 불리고 있음.

  - 美 기업, 조사청원서(complaints) ITC에 제출, 행정법 법원에서 조사여부 결정.

  - 조사 결정 위한 공개 공청회, 조사기간 등은 케이스별로 상이하지만 최소 15개월간 조사함.

  - 실제 위반여부 조사는 세관이 외국제품 통관시 조사함.

 ○ 대표 케이스 : MOVADO 손목시계, 12시에 숫자 12 대신 “•”을 넣은 디자인 특허 받음.

  - 본 특허에 따라 이런 디자인 손목시계는 MOVADO와 로열티 계약 없이는 미국에 수입될 수 없음.

  - MOVADO는 조사에 아무런 비용을 들이지 않고, 세관이 손목시계 수입시 조사함.

  - MOVADO는 단지 로열티만 협상해서 제품 판매 이외의 추가 수입을 올리고 있음.

□ 최근 IT 제품 대상 조사청원 접수 많아져

 ○ 조사청원 최근 증가, 불경기도 원인으로 작용 - 통관사들 판단

  - 전반적인 조사뿐 아니라 특정 수출업체와 개인을 대상으로 조사 요청 가능

 ○ 최근 IT 제품에 대한 조사청원 접수 증가추세 보여

  - 한국 제품 관련 사례

   · 코닥사, 삼성전자와 LG전자 핸드폰에 대해 특허침해 조사 청원. 2009년 12월 18일까지 조사 예정, 최종 결정 2010년 4월 18일 예정

   · Spansion, Inc.사, 플래쉬메모리칩 및 동 제품이 포함된 제품에 대한 특허침해 조사 청원. 한국·대만·중국·일본·말레이시아·홍콩·캐나다 등에서 생산된 제품 대상. 2010년 2월 18일까지 조사 예정, 최종 결정 2010년 6월 18일 예정

   · Masai USA사, 한국업체 Ryn사 상대로 안락한 신발에 대한 특허침해 조사 청원. 2009년 11월 19일까지 조사 예정, 최종 결정 2010년 3월 19일 예정

   · Monolithic Power Systems, Inc., 등 Cold Cathode Fluorescent Lamp ("CCFL") Inverter Circuits 및 이 제품이 포함된 제품을 특허침해 조사 청원, 한국 및 대만산 대상. 2010년 1월 14일까지 조사 예정, 최종 결정 2010년 5월 14일 예정

□ 미국 특허보유 한국업체들, Section 337 조사 전략적 활용 필요

 ○ 한국기업들, 신기술 개발 박차로 미국 특허 출원 지속 증가

  - 2007년말 현재 총 5만4037건 출원, 미국 포함 전체의 1.5%로 7위 랭크됨.

  - 일본(68만2048건), 독일(25만1596건), 영국(9만5912건), 프랑스(9만5584건), 대만(7만9010건), 캐나다(7만5186건) 등

 ○ 단순한 자사 지적재산권 방어에서 벗어나 특허의 전략적인 활용방안 마련 필요

  - Section 337 조사 요청으로 미국 시장에 진출하고자 하는 외국업체들과 공동 진출 또는 로열티 수입 가능

  - 타 기업과의 기술 교환 사용, 미국업체와 기술 통한 합작투자업체 설립 가능

  - 특허 필요업체 발굴, 특허맵 통한 전략적 제휴 등 다양한 비즈니스 기회 창출 가능

□ 시사점

 ○ 미국 시장 진출시 Section 337 조사에 대비해야

  - 미국 특허청(또는 특허 변호사)을 통한 정보 수집으로 특허위반 가능성 항상 대비해야

  - 특허위반 가능성 있을 경우 특허 보유업체와 사전협상으로 적은 비용 지불 노력 필요

 ○ 국내 특허보유시, 미국 특허 등록 또는 국제 특허 취득해야

  - 모든 산업에서 특허는 가장 우선시되고 있음을 명심하고 미국 특허 취득노력 기울여야

  - 자사의 지적재산권 보호는 물론 Section 337 조사를 통한 수익 확대 추진

  - 제3국 업체와의 공동 진출, 미국업체와의 특허 교환 사용 등 다양한 진출 전략 추진

자료원 : 미국 무역위원회(ITC), 미국 세관, 현지 관세사 인터뷰, 뉴욕 KBC 보유자료 등