이종기 변리사 한국지사장 China Science 특허법인

들어가며

우리 기업의 상표가 중국 상표 브로커에 의해 선점이 되었다면 이를 되찾아 오기 위해서는 해당 상표에 대해 이의신청, 무효심판, 불사용 취소신청 등 방법을 동원해 해당 상표 등록을 저지 혹은 무효시켜야 한다. 그리고 선점된 상표를 다시 출원하여 등록을 받아야 한다. 하지만 이런 과정을 거쳐 상표권을 획득하는 데까지는 많은 비용이 들고 상당한 시간이 소요된다. 최소 1년에서 1년 6개월 이상의 기간이 소요된다. 그렇게 되면 중국 시장 진출시기도 그만큼 늦어지게 돼 비즈니스 전략에 큰 차질이 생길 수 있다. 빨리 상표권을 확보해 중국에 진출하고자 하는 우리 기업 입장에서는 이러한 대응이 최선의 방안이라고 보기는 어렵다. 따라서 최대한 빨리 중국시장 진출의 걸림돌을 제거하고자 한다면 이의신청과 무효심판과 같은 방법보다는 상표브로커 상표를 양수하는 방법이 더 효율적일 수 있다.

상표 양수협상 전략

상표브로커는 상표를 직접 사용하려는 목적보다는 양도를 통해 경제적 이익을 취할 목적으로 출원하는 것이 대부분이므로, 일정한 금전적 보상이 있을 경우 양도할 의사가 있다고 볼 수 있다. 상표브로커 선점 상표를 양수하기 위해서는 상표브로커와의 양수협상 전략이 매우 중요하다. 어떤 전략으로 협상을 진행하느냐에 따라 양수 비용이 달라지고 양수 과정의 난이도가 결정되기 때문이다.

처음부터 저자세로 양도협상을 진행할 경우 상대방이 과도한 금액을 요구할 수 있고, 자칫 고압적인 자세로 나선다면 양수협상 자체가 무산될 수 있다. 상표브로커 선점 상표를 대상으로 이의신청, 무효심판, 불사용 취소신청, 회피상표 확보 등 방법을 병행하여 협상을 진행하는 것도 한 방법이다. 상표브로커 상표를 양수하기로 결정하였다면 상대방의 선점 상표 사용 여부와 해당 분야 업계의 통상적인 양수 비용 등에 대한 사전 조사가 뒤따라야 한다.

먼저 양수비용을 얼마로 할 것이냐가 관건이다. 여러 상황들을 고려해 적정 양수가격을 정해야 한다. 그런 후에는 상표브로커에 얼마의 양수가격을 제시할 것인가를 정해야 한다. 예컨대 내부적으로 정한 양수가격의 50% 정도에서 시작하느냐, 20~30% 정도에서 시작하느냐를 여러 상황을 고려해 결정해야 한다. 상표브로커가 먼저 양수 가격을 제시해 준다면 좋겠지만, 상표브로커가 역으로 우리 기업에 먼저 가격을 제시하라고 요구하는 경우가 더 많다. 사실 상표양수에 있어 가장 중요한 것은 상표양수 비용이다. 양도인은 더 많은 비용을 받으려 할 것이고, 양수인은 비용을 아껴 양수하려고 하기 때문에 그 접점을 찾는 것이 관건이다.

양수비용을 결정하는 데는 상표브로커의 상표 사용 여부(사용하고 있다면 양수가격이 더 올라갈 것임), 우리 기업의 규모나 저명성 여부도 영향을 준다. 상표브로커가 악의적으로 선점한 것이 보다 명백한 상황에서 상표 양도를 하지 않겠다고 하거나 거액의 양도비용을 요구할 할 경우 이의신청이나 무효심판으로 강력 대응하겠다는 태도를 보이는 것이 양도가격을 낮추는데 훨씬 유리할 수도 있다.

① 당근이냐 채찍이냐

양수협상 시에 이의신청이나 무효심판을 청구하는 등의 방법으로 상대방을 압박하면서 양수협상을 하는 것이 유리한지, 아니면 순조롭게 상표를 양도한다면 총판이나 대리상 등을 약속하면서 진행하는 것이 유리한지 잘 판단해야 한다.

상표 양수를 하지 않을 경우 무효시키겠다고 상대방을 강하게 압박하는 경우 역으로 상대방을 자극하여 협상을 더 어렵게 할 수도 있다. 그러나 반대로 상대방이 자신의 상표가 무효가 되는 것보다 양도하는 것이 낫겠다는 태도를 취한다면 협상은 수월해질 것이다. 따라서 어떤 방법으로 양수 협상을 진행할지 여부도 여러 주변 상황, 그리고 경험 많은 중국 대리인의 의견을 참고하여 정하는 것이 효과적이다. 하지만 실무적으로는 상대방이 상표브로커임이 명백하고, 상표를 사용하지 않았다고 한다면 강하게 압박하는 것이 더 효율적이다. 순순히 양도하지 않으면 상표를 무효시킬 것이라는 강한 메시지를 주는 것이다.

② 직접 협상이냐 제3자를 내세울 것인가

상표양수 협상에 있어서 당사자인 우리 기업이 직접 양수협상에 나설 것인지 아니면 제3자를 내세울 것인지도 고려해야 한다. 특히 이의신청이나 무효심판을 청구한 후, 양수협상을 병행하려는 경우에는 어떤 방식이 유리할지 판단해야 할 것이다. 자칫 우리 기업이 이의신청이나 무효심판을 청구한 후에 직접 협상당사자로 나선다면 상대방을 자극하여 양수협상이 수포로 돌아간다거나, 상대방이 양도비용을 터무니없이 높게 부를 위험도 있다.

③ 양수비용 지급 방법

양수비용 지급 관련, 계좌이체 방식을 주로 사용하는데 여기에는 양수비용을 지불했으나 상대방이 양도서류를 넘겨주지 않는 상황이 발생할 수도 있고, 상대방 입장에서는 양도서류를 넘겨줬는데 양도비용을 못 받는 것을 우려할 가능성도 있다. 따라서 서로의 불안감 해소를 위해서는 합리적인 양도비용 지출 방식에 대해 협의해야 하는데, 한 번에 지불하는 것은 여러 위험이 따르므로 분산 지급하는 방법이 가장 적합하다.

예컨대 양도성명에 대한 공증을 완료하면 양수비용의 50%를 지급하고, 나머지 양도에 필요한 모든 서류를 전달받으면 나머지 50%를 지급하는 방식이다. 혹은 양도서류를 양수인에 전달하면 양수인은 양도인에 대금의 40%를 지불하고, 이후 상표국에 양도를 신청하고 상표국이 이를 수리하면 양도대금의 30%를 지불하고, 상표국 상표양도증명 발급 후 나머지 30% 지불하는 방식도 가능하다.

상표양수협상 성공 사례

그렇다면 다양한 전략을 통해 양수에 성공한 우리 기업의 사례를 알아보자.

<양수성공 사례>

[자료: 작성자 직접 작성]

한국의 게임업체인 A기업은 자사의 상표 2건이 중국 B기업에 의해 선점당한 것을 알고 무효심판을 청구했다. 하지만 A기업은 신속히 중국시장에 진출해야 하는 상황이었기에 상표브로커 선점 상표에 대한 상표양수도 병행해서 진행하기로 결정했다.

A기업은 상표브로커 경영 상황, 통상적인 게임업계의 상표권 양도 가격, 상대방 선점상표의 사용 여부 등을 종합 고려하여 상표 2건의 양수비용을 최대 5000만 원으로 내부적으로 설정해 놓았다. 하지만 A기업은 양수가격을 최대한 낮추기 위한 전략으로 B기업에 1000만 원을 제시했다.

양수협상도 A기업이 직접 B기업과 협상하는 대신 중국의 협력파트너 C에게 양수협상을 위임했다. 협상이 오간 후 결국 양수가격은 최종 2000만 원으로 합의했고, B기업은 C에게 양도하고 C는 이를 다시 A기업에 양도하는 과정을 거쳐 무사히 양수를 마쳤다.

A기업이 상표양수에서 사용한 전략들을 정리하면,

1) A기업은 직접협상 대신 제3자인 C를 내세움으로써 양수협상을 순조롭게 진행할 수 있었다. 

A기업은 중국 B기업 상표 대상으로 무효심판을 청구한 당사자라 혹시나 B기업을 자극해 양수협상을 그르칠 것을 우려했기 때문에 C에게 위임을 했다. 결국 A기업의 전략은 유효했다. 중국의 B기업 입장에서는 자사의 상표가 무효심판에서 패한다면 돈 한푼 못 받고 상표 등록이 무효되는 가능성이 있다고 생각해 C의 양수 제안에 쉽게 응했고, 양수가격도 대폭 낮출 수 있었다.

2) A기업이 무효심판 청구없이 바로 양수협상을 했더라면, 중국 B기업은 A기업이 우리나라에서 꽤 규모가 큰 회사이고 하루라도 빨리 중국에 진출할 계획임을 알고 있었기에, 이 점을 이용해 양도가격을 많이 받아 내고자 협상을 끌었을 가능성이 있다. 결국 무효심판으로 상대방을 압박하고 협상 주체로는 제3자를 내세운 게 효과적이었던 셈이다.

상표브로커 양수에 있어 최근 변화

최근 상표브로커와의 양수협상이 성공해서 상표국에 양도신청을 했으나 상표국에 의해 거절당하는 경우가 종종 있다. 중국 정부가 상표브로커임이 명백할 경우 상표브로커가 상표를 타인에게 양도하는 것을 불허하고 있기 때문이다.

상표국이 양도를 불허하게 되면 그동안의 양도양수협상이 무용지물이 되게 되고 그간 양수비용을 지불했다면, 우리 기업은 큰 낭패를 보게 된다. 이럴 경우 상표브로커와 다시 협상해서 상대방이 상표를 말소하도록 유도하는 것이 좋다. 상대방은 상표국에 상표 말소 신청을 하는 것이다

결론

지금까지 알아본 바와 같이 상표양수는 무효심판 등 분쟁을 통한 해결보다는 신속히 상표권 문제를 해결할 수 있는 장점이 있다. 다만 상표양수 비용을 어떻게 효과적으로 낮추고 상표양수 협상을 최대한 우리 기업에 유리하게 이끌어 나가기 위한 전략이 필요하다. 아울러 양수협상 시에는 협상 과정에서 주고받은 이메일, 통화 녹취, SNS 자료 등 증거가 될 수 있는 자료는 잘 보관해두는 것이 중요하다. 양수 협상 결렬 시 이를 무효심판이나 소송 등의 증거자료로 활용할 수 있기 때문이다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식의견이 아님을 알려드립니다.