이영운 변리사 TAIYO, NAKAJIMA&KATO

최근 일본 특허청은 2022년도 산업재산권제도 문제조사연구 「이노베이션의 사업화 촉진에 있어서 지식재산 인재에 요구되는 스킬에 관한 조사 연구」를 통해 스타트업의 사업 성장에 공헌하기 위해 스타트업 내부의 인재가 가져야할 '지재 안테나' 및 특허사무소 등 외부의 지식재산권 인재에게 요구되는 '스킬'과 '마인드셋'에 대해 정리하여 발표하였다.

이번 글에서는 일본 특허청의 연구에 기초하여 스타트업 내부의 지식재산 인재에게 요구되는 자질에 대해 살펴보고 스타트업의 관점에서 어떠한 능력을 갖춘 외부의 지식재산 전문가를 선택하는 것이 좋을지 알아보도록 하겠다.

1. 스타트업 내부의 인재가 가져야할 지재 안테나

<스타트업 내부 인재용, 비즈니스 흐름과 지식재산 안테나>

[자료: 일본 특허청]

(1) 아이디어 안테나

스타트업에서 새로운 아이디어를 창출하면, 특허출원 등을 진행하여 권리화를 도모하는 경우가 많다. 그러나 특허출원을 하면 아이디어가 공개된다. 따라서 등록 가능성이 낮거나 권리화를 통해 아이디어를 보호할 수 없다고 판단되면, 특허출원을 하지 않고 아이디어를 비밀로 유지하는 것이 바람직할 수 있다. 즉, 스타트업의 내부 인재는 창출된 아이디어를 비밀로 취급할 것인지 특허출원 등을 통해 권리화를 도모할 것인지 검토해볼 필요가 있다.

또한, 스타트업에 근무하는 사람이 창출한 아이디어가 본인도 모르게 전 직장에서의 경험으로부터 창출된 아이디어일 수 있다. 이 경우 비밀유지 의무를 위반하게 되거나 전 직장의 권리를 침해하게 될 수도 있다. 따라서 전 직장의 규정이나 권리의 귀속처를 확인하여 비밀유지 의무를 위반하거나 권리를 침해한 것은 아닌지 유의할 필요가 있다.

(2) 비즈니스 모델 안테나

스타트업은 보유하고 있는 자원이 제한적이기 때문에 개발이 시작된 후 비지니스가 중단되거나 그 방향성이 크게 변경되는 경우 치명적인 손해를 입을 가능성이 크다. 따라서 스타트업에서는 개발을 시작하기 전에 타사의 지식재산 정보 등을 확인해 자사가 어느 영역에서 경쟁성을 갖는지 확인할 필요가 있다. 또한, 비지니스를 시작하기 전에 타사의 지재권을 침해할 우려는 없는지 침해조사를 실시하는 것이 바람직하며, 타사와의 경쟁에서 우위를 차지하고자 하는 업무 영역에 대해서는 먼저 특허출원 등을 진행하는 것을 검토할 필요가 있다.

(3) 발신 안테나

특허 또는 디자인 출원을 진행하기 전에 기술이나 디자인을 공개하면, 원칙적으로는 특허권 또는 디자인권을 취득할 수 없게 된다. 따라서 기술이나 제품 등에 대한 권리화를 도모할 가능성이 있다면 출원 전에 그 내용이 공개되지 않도록 유의할 필요가 있다. 또한, 꼭 기술이나 제품이 아니더라도 자사 경쟁력의 원천이 되는 것은 공개하지 않는 것이 바람직하다. 스타트업은 PR(Public Relation)을 위해 공개적인 행사에 적극적으로 참여하는 경우가 많은데 공개해도 되는 정보와 공개하면 안되는 정보를 사전에 검토해두는 것이 바람직하다.

더불어, 상표출원 전에 회사명, 제품명 또는 서비스명을 공개한 후 타사가 먼저 상표출원을 진행하면 해당 명칭을 사용할 수 없게 되므로 비지니스의 검토 단계에서부터 타사 상표권에 대한 침해 여부를 조사하고 상표출원을 해둘 필요가 있다.

(4) 리스크 및 조직 체제 안테나

스타트업이 지속적으로 성장하여 IPO나 M&A의 출구가 보이기 시작하면, 리스크 대응 또는 조직 체제의 측면에서도 지식재산을 생각할 필요성이 대두된다. 안정된 사업활동을 이어나가기 위해서는, 비밀관리규정이나 직무발명규정 등 지식재산에 관한 규정을 신속히 정비하는 것이 바람직하다. IPO나 M&A를 위해서도 리스크 회피의 관점에서 자사의 지재권을 다시 살펴볼 필요가 있다. 예를 들어, 지속적인 운영을 위해 회사명·제품명·서비스명에 대한 상표권을 취득해두었는지 검토하고 이 시점에서 다시 한 번 침해조사를 실시하여 리스크 및 대응책에 대해 검토하는 것이 좋다.

(5) 자금 안테나

자금조달이 원활한지 여부는 스타트업의 성장을 좌우하는 중요한 요소이다. 벤처 캐피탈이나 투자자 등으로부터 출자를 받기 위해서는, 자사의 기술 또는 서비스가 시장에서 얼마나 경쟁력을 갖는지 설명할 필요가 있다. 이 때 지식재산은 비지니스의 확실성을 담보하는 재료로서 유효하게 활용될 수 있다. 특히 스타트업은 본격적으로 비지니스가 시작되기 전의 단계에서 자금을 조달할 필요가 있는데, 이 때 비지니스의 성공을 뒷받침할 수 있는 지재전략을 제대로 설명하는 것이 중요하다. 이를 위해, 본격적인 연구개발을 시작하기 전부터, 사업계획의 골격에 지재전략을 추가할 필요가 있다.

이미 특허권 등을 보유하고 있는 스타트업이라면 사업 성공의 설득력을 향상시킬 수 있고, 상표권을 취득하고 있는 경우에도 비지니스의 안정성을 담보함으로써 벤처 캐피탈 또는 투자자로부터 높은 평가를 받을 수 있다.

(6) 제휴 안테나

스타트업은 타사와 협업하면서 사업을 진행하는 경우가 많다. 타사와의 파트너십을 고려할 때, 자사를 보호하기 위해 지식재산과 관련하여 적절한 계약을 체결하는 것은 매우 중요하다. 예를 들어, 협업체가 제시한 계약 내용을 그대로 수용하기보다는 전문가와 상담하여 자사의 비지니스에 적절한 계약 교섭을 도모할 필요가 있다.

또한, 협업을 함에 있어서 정보관리도 매우 중요하다. 협업체가 요구하는 정보를 모두 공유하는 것은 위험하므로 초기 교섭의 단계에서 제공할 정보의 범위를 검토해둘 필요가 있고 제공한 정보를 한정된 범위 내에서 활용하도록 제한하는 등 제3자에 유출되는 것을 방지할 필요가 있다.

나아가, 지식재산은 타사와의 협업에 있어서 교섭의 카드로써도 유용하게 활용될 수 있다. 공동 개발의 후보 업체와 계약을 검토하는 단계에서, 지재권을 보유하고 있다는 것은 신뢰를 담보하여 파트너쉽 체결 면에서 전진시킬 수 있는 재료가 될 수 있다.

2. 스타트업 외부의 지식재산권 인재에게 요구되는 능력

<외부 IP인재가 스타트업 지원을 진행하기 위한 행동 프로세스와 스킬 및 마인드셋의 배치 예시>

[자료: 일본 특허청]

(1) 지식재산에 대한 전문성

지식재산과 관련된 업무 경험이 적은 스타트업은 외부 전문가에게 원하는 바를 명확하게 의뢰하지 못하는 경우가 많다. 따라서 스타트업과 전문가 사이의 원활한 커뮤니케이션을 위해 지식재산에 대한 충분한 전문성을 갖춘 전문가를 선택할 필요가 있는 것은 당연하다. 다만, 스타트업 내부에 지식재산 인재를 보유하고 있는지 여부에 따라, 외부의 지식재산 전문가에게 요구되는 전문성의 수준이 달라질 수 있다. 예를 들어, 스타트업 내에 지식재산 인재가 전혀 존재하지 않는다면, 경영층과 함께 지식재산 전략을 고민하는 등의 스타트업 소속 인재에게 요구되는 역할을 외부의 전문가에게 맡기는 형태도 고려할 수 있다.

(2) 비지니스 지식

스타트업의 특성상, 스타트업과 함께하는 지식재산 인재에게는 지식재산뿐만 아니라 일반적인 비니지스에 대한 지식도 요구된다. 따라서 스타트업 지원을 시작하는 단계에서 비지니스 지식을 갖고 있지는 않더라도 비지니스 지식을 넓히고자 하는 자세를 갖고 있는 인재를 선택하는 것이 바람직하고 스타트업의 비지니스에 지식재산을 효과적으로 적용하기 위해 스타트업의 비지니스 모델에 대해 명확하게 이해하고 있는 전문가를 선택하는 것이 좋다.

(3) 설명 능력

대부분의 스타트업 내에는 지식재산에 대한 전문지식을 갖고 있는 인재가 없으므로 전문용어를 일반적인 단어로 바꾸어 설명하는 등 스타트업이 이해하기 쉽게 설명하는 능력을 갖춘 전문가를 선택할 필요가 있다. 또한, 지식재산에 관해서만 이야기해주기 보다는 비지니스 스토리에 대한 이해를 바탕으로 지식재산을 어떻게 적용할 것인지 설명해줄 수 있는 인재를 선택하는 것이 바람직하다.

(4) 연휴 능력

스타트업에는 지식재산과 관련하여 매우 폭넓은 범위의 지원이 요구되는 경우가 많은데, 어느 한 명의 전문가가 모든 영역을 완벽하게 커버하기는 쉽지 않다. 따라서, 필요에 따라 스타트업과 특정 영역의 전문가를 연결해줄 수 있는 인맥과 네트워크를 갖고 있는 인재를 선택하는 것이 도움이 될 수 있다.

(6) 대응력

스타트업은 비지니스의 진행 속도가 매우 빠르고 외부의 지식재산 전문가와 매우 빈번하게 소통할 필요가 있다. 따라서 갑을 관계와 같이 딱딱한 분위기에서 소통하기 보다는 스타트업과 시선을 맞춰 편안하게 소통할 수 있는 전문가를 선택하는 것이 바람직하다. 또한, 급박하게 진행되는 스타트업의 일정에 신속하게 대응이 가능한 전문가를 선택하는 것이 좋다.

참조 문헌

1) “스타트업의 사업 성장에 공헌하는 지식재산 인재의 스킬 및 마인드셋”, 일본 특허청, 2023년 4월

https://www.jpo.go.jp/resources/report/kyozai/startup-jinzai_skillmind-set.html

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