대미 수출기업들, 지식재산권 애로사항 이렇게 해결했다

- KOTRA IP Desk, 특허 침해사례 조사해 담당변호사 수임료 줄여 -

- 국내 업체 소유기술 침해 사전에 방지 -

□ 지식재산권 애로사항 지원 사례

 ○ KOTRA IP Desk

  - KOTRA는 로스앤젤레스 무역관에 IP Desk를 설립해 한국에 사업자 등록이 된 개인 또는 중소·중견기업으로 미국에 진출해 사업을 하고 있거나 사업 예정 중인 자를 대상으로 지원활동을 펼치고 있음.

  - 주요 지원 내용은 지식재산권 상담, 정보 지원, 비용 지원임.

   1) 지재권 상담 지원: IP Desk는 이메일과 전화, 방문 및 출장 지원을 통해 미국의 지재권 확보 및 보호 관련 지재권 상담을 수시로 지원함.

   2) 정보 지원: 지재권 관련 법률 정보를 제공하고 지재권 설명회와 세미나를 개최함. 그리고 미국의 분쟁 정보 최신 동향을 수집해 우리 기업의 사전 분쟁 예방을 위한 자료로 활용함. 국내외 관련 업계의 특허 활동 파악을 통해 위험 특허를 예상하고 분쟁에 조기 대응함. 이 밖에 미국 상황을 반영한 현지 대리인 표준 데이터베이스를 구축해 현지 정보력이 부족한 중소기업에 제공함.

   3) 비용 지원: 상표권과 디자인 출원 등록은 소요 비용의 50%를 지원함. 기업당 최대 4건을 지원하며, 건당 최대 1000달러 이내(상표 최대 600달러, 디자인 최대 1000달러)의 금액을 지원함.

   · 미국 세관 지재권 등기는 소요 비용의 50%를 지원함. 기업당 최대 4건을 지원하며, 최대 지원 금액은 1000달러 이내임.

   · 지재권 피해, 침해 실태조사, 구제는 소요 비용의 70%를 지원함. 기업당 1건을 지원하며, 최대 지원 금액은 3000달러 이내임.

  - 3월 26일 개소 이후 6월 30일까지 상담 기업은 73개사이며, 상담 건수는 243건임. 이 중 특허는 74건, 상표는 126건, 저작권 피해 및 침해 등 기타는 43건을 기록함.

  - 상담 유형 중에서 권리 확보에 관련된 내용이 총 상담의 77%를 차지했으며, 한국 기업의 미국 기업 지재권 침해 사례는 29건으로 총 상담의 12%를 차지함. 한국 기업의 지재권 침해 대응은 5건으로 총 상담의 2%를 차지함.

상담 유형

자료원: KOTRA IP Desk

  - 권리확보 상담 중 권리 유형으로는 상표권 상담이 125건으로 총 상담의 52%를 차지했으며, 특허권은 74건으로 40%를 차지해 상표권과 특허권 상담이 가장 많은 비중을 차지함.

  - 특허권 상담 중 디자인권(Design Patent)이 25건을 차지했으며, 실용특허(Utility Patent) 문의는 49건을 차지함.

권리 유형

자료원: KOTRA IP Desk

 ○ A 기업의 특허 침해사례 해결 지원

  - 미국 진출기업인 A 기업은 미국 업체로부터 A 기업이 사용하는 의류에 속해 있는 부자재가 미국 업체의 특허를 침해하고 있다는 경고장을 받음.

  - A 기업은 해당 부자재에 대해 다른 권리자가 특허를 가지고 있다는 것을 인지하고 사용 중이었으나 해당 제품이 많이 판매되지 않은 상태에서 경고장을 받음.

  - A 기업은 IP Desk로 문의전화를 해 경고장 대응을 준비함. A 기업은 해당 라이선스를 구매해 반드시 해당 부자재를 사용하기를 희망했으므로, IP Desk는 특허 라이선스 취득을 위한 업무 협력을 지원함.

  - IP Desk는 최초 대응 단계부터 A 기업을 도와 상대 특허권자와 라이선스 계약의 성사를 지원함. 이에 따라 A 기업은 합법적인 가이드라인을 준수해 미국 업체와 협상 시 별다른 이슈 없이 침해 문제를 해결함.

  - 즉, 특허 라이선스 계약에 앞서 흔히 볼 수 있는 특허 계약 사기에 주의해 해당 특허권리자가 A 기업에 준 특허번호 및 내용을 조사한 후에 A 기업에 해당 특허 내용을 설명하고 침해 여부를 확인함.

  - 이후 특허가 타인에게 양도됐는지, 양도됐다면 독점계약으로 양도됐는지 확인한 후 미국 업체가 특허를 양도받은 업체임을 확인함. 또한 이 업체가 법적으로 유효한 회사인지도 확인함.

  - 그런 후에 동종 업계의 동향을 조사해 같은 특허를 사용하는 다른 제조사들의 특허 사용 가격을 파악한 이후에 미국 업체가 제시한 가격에서 협의를 통해 로열티를 낮추고자 노력함. 이에 따라 양방이 만족하는 특허 가격에 합의하도록 지원함.

  - IP Desk는 해당 특허와 관련해 조사한 내용을 정리하고 계약서 리뷰를 담당하게 될 변호사에게 해당 내용을 전달함. 변호사가 계약서 리뷰에 선행해 진행해야 할 조사를 할 때 발생하는 시간을 줄여 담당 변호사 시간당 수임료를 줄임.

 ○ B 기업의 기술보호 지원

  - B 기업은 IP Desk가 개최한 지재권 설명회 이후 자사 기술보호문제로 문의를 해옴. B 기업에 따르면 미국의 대형기업이 B 기업의 기술에 관심을 보여 해당 기술 라이선스 관련 미팅을 하기로 함.

  - B 기업은 기술 라이선스와 관련해 경험이 없는 관계로 아무런 준비도 없이 미팅에 참석하고자 했으나, IP Desk의 지재권 설명회에서 지재권 보호의 중요성과 계약 관계에 대해 정보를 접함.

  - 이에 IP Desk는 기술을 공개하기에 앞서 모든 회의와 관련된 내용을 문서로 기록하고, 먼저 Non Disclosure Agreement를 맺으라고 안내함.

  - 또한 회의에 앞서 주의할 점들과 참고용 Non Disclosure Agreement 계약서 샘플을 제공해 B 기업소유의 기술 도용 가능성을 사전에 방지함.

□ 시사점

 ○ 지재권 보호가 중요

  - 미국에 진출했거나 미국 진출을 원하는 국내 기업들은 지재권 확보 및 보호의 중요성을 인식하고 현지 특허 등록과 상표 출현 절차를 숙지해 지재권 침해 가능성을 예방해야 함.

  - 또한 미국 업체가 지재권 침해 사례로 소송을 걸 경우를 대비해 관련 서류를 구비하고 대응방안을 미리 파악해야 함. 그리고 업체로부터 경고장을 받게 되면 이를 무시하지 말고 적극적으로 대응 방안을 모색해야 함.

  - 지재권 침해 소송은 큰 비용과 노력이 소요되므로 다른 회사 제품의 디자인과 기능을 자사 제품에 도용하기보다는 자체적인 R &D를 통해 지재권을 창출하는 노력을 기울여야 함.

자료원: IP Desk 사례 및 변호사 인터뷰, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자체 보유자료 종합