멕시코 Mundus Apertus 법무법인

엄기웅 대표 변호사 (abelkium@gmail.com)

1. 들어가며

한국기업들의 멕시코 진출이 늘어나고 있다. 낯선 환경에서 제품 생산 및 판매에 열중하다 보면 상표 등록을 놓치는 경우가 있다. 벌써 십 수년 전 일이다. 초창기에 진출한 한국기업들은 회사 경영은 매우 잘하였으나, 상표 등록은 까맣게 잊고 있었다. 회사 내부 변호사가 이를 악용하여 본인이 그 회사의 상표를 등록하였을 뿐 아니라 심지어 이 회사를 상대로 상표를 사용하지 못하게 하는 소송을 걸었다. 이를 뒤늦게 파악한 회사는 해당 변호사를 해고함은 물론 분쟁 절차에 돌입하였으나, 판사의 선고 전에 해당 변호사와 합의를 보고 말았다. 물론 괘씸한 마음을 감추고 많은 비용을 지불한 것은 공공연한 비밀이 되었다. 멕시코 산업재산법 제 177조 제 2항에 선 판매 상표라는 구제 제도가 있었는데, 왜 이 조항을 활용하지 않았는지 의문이 들지만 구체적인 사건 개요를 알지 못하기에 아쉬울 따름이다.

상표권은 설정 등록에 의하여 발생하고, 상표권자는 지정 상품과 서비스에 관하여 그 등록한 상표를 사용할 권리를 독점한다. 다음에서는 우리 기업들에게 도움이 될 수 있도록 멕시코에서 상표권의 효력과 상표권 효력의 제한에 대해 알아보겠다 

2. 상표와 상표권

첫째, 상표(marca)가 무엇인지 알아보겠다. 상표는 상품 및 서비스의 이름이다. 다시 말해, 상표는 업으로 하는 사람(생산업자, 제조업자, 판매업자, 가공업자 등)이 자기가 생산 또는 판매하는 상품에 표시한 마크이며, 자기의 상품과 타인의 상품을 구별하기 위해서 상품에 표시하는 명칭이라고 할 수 있다. 멕시코 산업재산법 제 171조에서 상표에 대하여 ‘상표란 감각으로 인지할 수 있고 인식할 수 있는, 시장에서 동일한 종류 또는 등급의 타사 제품 또는 서비스와 구분됨으로 인해, 명확하고 정확한 보호 대상을 결정할 수 있는 방식으로 표현되는 모든 기호’ 라고 정의하고 있다. 참고로 상표와 상호(razón social)는 다르다. 상호는 영리이든, 비영리이든 업으로 하는 사람의 이름, 즉 기업의 이름을 말한다.

둘째로, 상표권이란 등록상표를 지정 상품에 독점 배타적으로 사용하는 권리를 말하며, 특허권 등과 마찬가지로 물권에 준하는 절대권이다.  

3. 상표권의 효력

멕시코와 한국은 같은 WIPO의 회원국이고, 산업재산권 보호를 위한 파리협약, 국제등록을 위한 마드리드 협약, 지식 재산권 전반에 걸친 보호의 원칙을 선언한 WTO/TRIPs협정, 상표 국제등록제도에 가입을 유인하기 위한 마드리드 의정서, 제네바 상표법 통일화 조역에 같이 가입되어 있기 때문에, 상표권의 효력에 있어서 큰 차이는 존재하지 않는다.

첫째, 상표 등록 유효 기간

상표등록은 등록일로부터 10년간 유효하다. 그리고 유효기간이 종료하면 다시10년동안 원하는 만큼 갱신할 수 있다. 상표등록 신청시와 갱신시에는 이해 당사자는 자신이 제공할 제품이나 서비스가 사기나 악의가 없음을 선언해야 한다. 관할 당국이 해당 제품 또는 서비스에 위반사항이 있다고 판단하는 경우에는 해당 등록의 취소 조치 절차를 개시할 수 있다. (멕시코 산업재산법 제 178조)

둘째, 상표 등록 유효 국가

멕시코에서 등록된 상표는 멕시코 내에서만 효력을 미친다.

셋째, 상표 등록 유효 대상

상표 등록 출원서에 기재된 상표와 그 출원서에 기재된 지정 제품과 서비스에 한한다.

4. 상표권 효력의 제한

상표 등록은 상표권자가 배타적 권한을 가지는 것이 원칙이나, 크게 두 가지 경우에 상표권자가 권한을 행사하지 못한다. 첫 번째 경우에는 상표권자가 해당 상표의 사용을 허가한 경우로서, 전용 실시(사용)권, 통상 실시(사용)권이 있다. 둘째, 기본권적 성격에서 파생된 경우로서, 선 사용 상표, 선 판매 상표, 자기 인격권발현 상표가 해당된다.

첫째, 등록권자가 해당 상표의 사용을 허가한 경우

1) 전용 실시(시용)권

상표권자가 제 3자와 계약을 서면으로 체결하고 기간, 지역, 내용 등을 정하여 그 범위 내에서 상표권을 독점적으로 실시(사용)할 수 있게 하는 경우이다. (멕시코 산업재산법 제 174조 제 2항)

2) 통상 실시(시용)권

상표권자가 제 3자와 계약을 서면으로 체결하고 기간, 지역, 내용 등을 정하여 그 범위 내에서 상표권을 독점력이 배제된 상태로 실시(사용)할 수 있게 하는 경우이다. (멕시코 산업재산법 제 174조 제 2항)

참고로, 한국에서는 묵시적 실시(사용)권을 인정하고 있으나, 멕시코에서는 인정하지 않으므로 주의해야 한다.  묵시적 실시(사용)권이란 상표권자가 제 3자에게 명시적(서면 계약)으로 등록 상표의 사용을 허락하지 않았으나, 등록 상표 사용을 알면서 상표 사용을 전제로한 거래 관계를 유지하는 등 묵시적으로 상표 사용을 허락한 경우를 말한다.

둘째, 기본권적 성격에서 파생된 경우

1) 선사용 상표

제 3자가 멕시코 내에서 동일한 상표 또는 혼동을 줄 만한 유사한 상표를 동일하거나 혼동을 줄 만한 유사한 제품 또는 서비스에 대하여 출원일 또는 첫 사용일 이전에 중단 없이 선의로 사용하기 시작하였다면, 이 제 3자는 상표 등록이 공고된 날로부터 5년 이내에 상표 출원을 할 권리가 있고, 사전 절차로서 기존에 등록된 상표의 무효 처리 절차를 거쳐야 한다. (멕시코 산업재산법 제 175조 제 1항)

2) 선 판매 상표

해당 제품이 상표 상표권자 또는 상표권 피부여자에 의해 합법적으로 멕시코 내에서 판매되기 전에 해당 상표 등록 제품을 멕시코 내에서 판매, 유통, 취득 또는 사용한 사람. (멕시코 산업재산법 제 175조 제 2항)

3) 자기 인격권 발현 상표

개인 또는 법인이 자신의 이름, 별칭 또는 상호를 제품이나 서비스에 부여하거나 상품명의 일부로 부여하고, 이러한 부여가 익숙한 방법이고, 이미 상표로 등록되었거나 공개된 동음이의어와 명확하게 구별되는 경우. (멕시코 산업재산법 제 175조 제 3항)

참고로, 우리나라에서는 상표법 제 90조 제 1항 제1호에서 유사한 내용을 규정하고 있는데, 과거에는 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’라고 조항에 표시되었으나 현재는 ‘상거래 관행에 따라 사용하는 상표’라고 바뀌었다.   

참고로, 일단 상표 등록이 완료되면, 동일한 종류에 속하는 경우라 할지라도, 식별력 있는 제품이나 서비스의 상표 등록을 추가할 수 없다. 하지만, 기존에 등록한 상표의 수를 줄이는 것은 가능하다. 따라서, 일단 상표 등록이 완료되면, 동일한 종류에 속하는 경우라 할지라도, 추가 상표 등록을 원한다면 새롭게 상표 출원 절차를 밟아야 한다. (멕시코 산업재산법 제 177조)

5. 마치며

첫째, 한국과 같이 멕시코에서도 묵시적 사용권이 허용될 것이라는 생각을 가지고, 상표권자와 묵시적 상표 사용 관행을 유지하며 거래를 해오는 기업이 있다면, 많은 주의를 요한다. 지금이라도 상표권자와 서면 계약을 통해 전용 사용권 또는 통상 사용권을 명문화시켜 놓아야 불필요한 법적 다툼을 예방할 수 있다.

둘째, 상표권은 설정 등록에 의하여 발생한다. 상표권자는 지정 상품과 서비스에 관하여 그 등록한 상표를 사용할 권리를 독점한다. 하지만, 상표권자가 해당 상표의 사용을 허가한 경우나, 기본권적 성격에서 파생된 경우에는 상표권자라 할지라도 상표권 효력의 제한을 받게 된다. 특히, 상표권자의 의지와 상관없는 기본권적 성격에서 파생된 경우인 선 사용 상표, 선 판매 상표, 자기 인격권 발현 상표의 경우는 상표권자가 인지하지 못하거나 사전에 대처할 수 없는 경우가 많다. 따라서, 상표권자가 되었다 할지라도 상표권의 제한을 받을 수 있고, 심지어는 기존에 등록한 상표권이 취소되는 경우도 있으므로 주의해야 하며, 이와 같은 당국의 통지를 받았을 경우 즉시 전문가와 상의해야 한다.

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