美 특허법 및 상표법, 바로 알고 대처하자

- 삽으로 막을 일을 가래로 막는 낭패보지 말아야 -

- 해외 전시회 참가할 시, 상호 및 상표등록 검색 권고 -

 

 

 

□ 특허신청 시 주의할 점

 

 ○ 특허권이 보호하는 양보다는 질이 중요

  - 수량이나 크기 등 신제품의 양적 측면 보호를 위한 특허보다는 상황이나 보호하는 범위 등 제품을 질적으로 보호하는 특허권이 더 중요함.

  - 현명한 절차를 통해 등록된 특허권은 장기적 제품보호에 용이하게 사용될 수 있으며, 제품시장 상황에 변동이 있어도 탄력적으로 반응하는데 효과적일 수 있음.

  - 신제품을 카타고리 별로 등록시키고 사내에 기록을 보관하는 것이 만약의 소송에 대비할 수 있는 최선책임.

 

 ○ 특허법의 보호가 필요할 시점을 미리 예상해 놓아야

  - 현재상황에 필요한 보호가 아닌, 미래에 논쟁이 예상되는 측면에 대한 보호력을 갖출 수 있도록 미리 예측해 특허신청서를 설계하는 것이 중요함.

  - 미국 특허법은 신제품 보호를 위한 노력과 신빙성 있는 기록을 갖고 있는 업체를 보호하려는 방향으로 설립됐으므로 이러한 기본적 정신을 이해하는 것이 중요함.

  - 현재 신제품의 핵심기술만 보호되는 특허권 신청을 해놓을 경우 미래에 비슷한 원리를 사용한 경쟁사의 응용제품에 대한 보호가 어려울 수 있음.

  - 장기적인 제품보호를 위해서는 현재 필요하다고 생각되는 부분 외의 여러 방면이 보호되는 특허권 신청을 신중하게 검토할 필요성이 있음.

 

□ 미국 상표법을 올바로 알고 대처해야 하는 이유

 

 ○ 미국 전역에서 효력이 있는 상표법

  - 일반적으로 먼저 상호를 사용하는 회사나 개인이 상호를 사용할 수 있는 권리를 갖게 됨.

  - 기본적으로 상표 등록을 하지 않아도 상호를 사용할 수 있지만 좁은 지역에서만 보호를 받을 수 있으며 미국 전역에 등록하기 위해서는 추가 등록이 필요함.

  - 추가 등록을 할 경우 다른 회사나 개인이 등록된 상호나 그와 비슷한 상호를 사용할 수 없도록 법원에 이의를 제기할 수 있음.

 

 ○ ‘Clearance Search’를 통해 논쟁을 사전에 방지

  - 등록을 원하는 상호명이 이미 타기업에 의해 등록돼있는지 여부를 확인해 미래의 논쟁 가능성을 사전에 방지할 수 있음

  - 미리 상호명의 등록여부를 검색하지 않고 등록시킬 경우 등록자체가 무효로 될 수 있으며 상호명을 사용하지 못하도록 제지 받을 수 있음.

  - 다른 업체와 비슷한 상호명이 등록된 경우 법정은 늦게 등록된 업체에 일단 사용정지 명령을 내릴 수 있음.

 

 ○ 해외전시회에서 상호명 사용 금지 처분에 대한 예방 필요

  - 전시회에서 상호명과 관련돼 일어나는 분쟁은 비교적 흔함.

  - 상호명을 등록해 놓은 전시업체는 신고를 통해 비슷한 상호명을 사용하는 업체가 전시회 기간 중 그 상호명을 사용할 수 없도록 조치할 수 있음. 이러한 조치는 상호명이 완벽하게 일치하지 않아도 스펠링이나 느낌이 비슷하다는 이유로도 분쟁이 될 수 있으므로 각별한 주의가 요망됨.

  - 상호명을 사용하기 전에 미리 미국의 상호명 데이터베이스를 검색해 비슷한 이름이나 디자인이 있을 경우 특별한 주의를 요하며, 상표 및 상호명을 미리 등록하는 것이 좋음.

  - 상호명을 등록해 제품, 상호명, 상품 등을 보호하고 경쟁업체가 기술이나 아이디어를 빼앗아가지 못하게 보호하는 것이 중요함.

 

□ 상표 및 상호명을 등록하지 않은 국내업체 피해사례

 

 ○ 2008년 라스베가스 가전전자박람회(CES) 한국관 참가업체 A사

  - A사의 한글 상호명은 국내기관에 등록돼 있어 보호를 받지만 임의로 만든 영문 상호명이 CES의 다른 현지참가업체와 비슷한 상황 발생

  - 현지업체는 전시회 개막 전에 CES의 주최측에 발빠르게 알려 국내업체가 영문 상호명을 사용하지 못하도록 조치

  - A사는 2년간 사용해온 영문 상호명을 사용할 수 없게 돼 결국 참가 취소 결정

 

 ○ I사의 상표 사용금지 처분

  - I사는 미국 현지에서 소형 MP3 플레이어 헤드세트를 판매하기 위해 6개월간 마케팅 활동을 펼침.

  - 미국 현지기업은 상표명이 같다는 사실을 알게돼 변호사를 통해 I사의 미국지사로 마케팅 활동 중단을 요구하는 편지를 보냄.

  - I사는 상표명을 바꿔 마케팅 활동을 재개했으나 막대한 손실을 입게 됨.

 

특허 신청을 받는 미국 연방부서 : United States Patent and Trademark Office    - 특허신청에 필요한 서류 및 파일을 첨부해 EFS-Web라는 온라인시스템을 통해 신청 가능(웹사이트 : www.uspto.gov)  - 이메일 : ebc@uspto.gov  - 전화번호 : 1-571-272-4100  - 팩스 : 1-571-273-0177  - 주소 : Commissioner for Patents, PO BOX 1450, Alexandria, VA 22313

 

□ 시사점

 

 ○ 특허권 신청시 신중을 기울여야

  - 제품 하나에 대한 특허권을 취득하는 것보다 특허권이 보호하는 범위를 넓게 해 비슷한 신제품을 출시할 경우에도 특허권의 보호 범위안에 들도록 하는 것이 중요함.

  - 필요한 경우, 변호사나 변리사의 도움을 받아 특허신청서를 세심하게 설계해 장기적으로 제 역할을 다 할 수 있는 지적 재산권을 취득하도록 해야함.

  - 특허권 신청의 경우 제품 산업별로 심사하는 부서가 다르므로 반드시 정확한 산업담당 부서로 신청해 절차가 순조롭게 진행되도록 신경 써야함.

 

 ○ 분쟁 발생시 전문가의 도움을 받아야

  - 특허권을 침범당했다고 주장하는 업체로부터 마케팅 제지요구 레터를 받을 경우 반드시 변호사와 상담해 요구 수렴여부를 결정해야 함.

  - 문제의 업체보다 제품을 먼저 출시했거나 상호명을 먼저 사용한 증거를 보이면 지적 재산권이 없어도 보호를 받을 수 있는 경우가 있으므로 신중히 대처해야 함.

 

 

 자료원 : Knobbe Martens, KOTRA 자체 자료 등