이영일 미국 변리사(USPTO Patent Agent)

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앞서 세 차례의 기고를 통해 미국 특허의 기본 특징, 가출원 제도, 그리고 PCT 국제출원을 통한 미국 진입에 대해 살펴보았습니다. 특히 (3)편에서는 PCT를 통해 미국 국가단계로 진입할 때 준비해야 하는 사항 중 하나로 정보개시서(IDS: Information Disclosure Statement) 제출을 언급했습니다. 오늘은 이 IDS 제도에 대해 자세히 알아보고자 합니다.

IDS는 미국 특허 제도에만 존재하는 독특한 제도로, 많은 출원인이 생소하게 느끼거나 부담스러워하는 부분입니다. 하지만 이를 제대로 이해하지 못하면 나중에 특허권 전체가 무효가 되는 치명적인 결과를 초래할 수 있기 때문에, 미국 출원을 준비하는 기업이라면 반드시 알아 두어야 합니다. 이번 글에서는 IDS가 무엇이며, 왜 제출해야 하는지, 그리고 어떻게 준비해야 하는지를 쉽게 설명해 드리고자 합니다.

IDS 제도란 무엇인가?

IDS(Information Disclosure Statement)는 미국 특허법(37 CFR §§1.56, 1.97, 1.98)에 따라, 특허 출원 과정에서 출원인, 발명자, 혹은 특허 대리인이 발명과 관련해 인지하고 있는 자료 중 특허성에 중요한(material to patentability) 모든 정보를 미국 특허청(USPTO)에 제출하는 문서입니다. 쉽게 말해, "우리 발명과 관련해서 제가 알고 있는 기존 기술들은 이런 것들이 있습니다"라고 특허청에 알려주는 것입니다.

여기서 '중요한 정보'란 합리적인 심사관이 특허성을 판단할 때 고려할 가능성이 있는 정보를 의미합니다. 여기에는 기존 기술이나 선행 문헌, 또는 심사에 영향을 줄 수 있는 정보가 포함되며, 이는 특허를 받는 데 유리한 정보뿐만 아니라 불리한 정보도 포함됩니다.

왜 IDS를 제출해야 하는가?

그렇다면 왜 미국은 출원인에게 이런 의무를 부과하는 걸까요? 이는 미국 특허 시스템이 출원인과 특허청 간의 신뢰를 기반으로 운영된다는 철학에서 비롯됩니다. 특허권은 국가가 부여하는 강력한 독점권이므로, 출원인은 특허청에 정직하고 성실하게 협력해야 한다는 것입니다. 이 의무는 성실과 선의(Duty of Candor and Good Faith)의 핵심적 요소이며, 미국 특허제도의 독특한 제도입니다.

만약 출원인이 중요한 선행 기술을 고의로 숨기거나, 특허청을 속이려는 의도로 정보를 제공하지 않았다면 어떻게 될까요? 이 경우 나중에 특허가 등록되더라도 '불공정 행위(Inequitable Conduct)'를 이유로 특허권 전체가 집행 불가능(unenforceable)하게 될 수 있습니다. 이는 몇 개의 청구항만 무효가 되는 것이 아니라, 특허 전체를 사용할 수 없게 되는 치명적인 결과입니다.

실제로 미국에서는 특허 소송 시 피고 측에서 "원고가 출원 당시 중요한(material) 선행 기술을 고의(intent)로 숨겼다"라며 불공정 행위를 주장하는 경우가 많습니다. 이런 주장이 인정되면 특허권자는 막대한 시간과 비용을 들여 취득한 특허를 전혀 행사할 수 없게 됩니다. 따라서 IDS 제출은 단순한 형식적 절차가 아니라, 향후 특허권의 안정성을 확보하기 위한 필수적인 과정입니다.

IDS에 제출해야 하는 정보

그렇다면 구체적으로 어떤 정보를 IDS로 제출해야 할까요?

① 특허 문헌

한국, 미국, 일본, 유럽, 중국 등 어느 나라의 특허든 자신의 발명과 관련이 있다면 각국의 특허 공보가 가장 대표적인 제출 대상입니다. 특히 동일한 발명에 대해 한국이나 다른 나라에 먼저 출원했다면, 해외 심사관이 인용한 선행 기술들을 미국 출원 시 반드시 IDS로 제출해야 합니다. PCT 출원의 경우, 국제조사보고서(ISR)에 인용된 문헌들도 제출 대상이 됩니다.

② 비특허 문헌

특허 문헌만이 선행 기술은 아닙니다. 학술논문, 저널 기사, 학회 발표 자료, 제품 카탈로그, 사용자 매뉴얼, 웹사이트 자료 등 공개된 모든 기술 정보가 선행 기술이 될 수 있습니다. 출원인이나 발명자가 이런 자료를 알고 있고, 그것이 발명의 특허성 판단에 영향을 줄 수 있다면 IDS로 제출해야 합니다.

③ 관련 출원의 심사 결과

해외 출원의 거절이유통지서(Office Action), 외국 심사관이 인용한 선행 문헌 등이 해당합니다. 즉, 출원인이 미국 이외 한국, 일본, 유럽, 중국 등 다른 나라에 같은 발명으로 특허를 출원했을 때 그 나라의 특허청에서 받은 거절 이유서와 심사관이 인용한 선행 기술 문헌도 IDS로 제출해야 합니다.

④ 소송 관련 자료

만약 관련 기술에 대한 특허 소송이 있었고, 그 과정에서 제출된 선행 기술이 있다면 이것도 IDS 제출 대상이 될 수 있습니다.

누가 IDS 제출 의무를 지는가?

특허 출원 과정에서 성실의무는 다음의 당사자들에게 적용됩니다.

즉, 특허 출원 과정에 관련된 모든 사람이 자신이 알고 있는 중요한 선행 기술을 제출할 의무가 있습니다. 발명자가 알고 있는 정보를 대리인에게 전달하지 않았거나, 대리인이 알고 있는 정보를 USPTO에 제출하지 않았다면 모두 성실의무 위반이 될 수 있습니다.

IDS 제출 시기

IDS는 특허 출원일부터 등록 전(등록료 납부 전)까지 사안에 따라 여러 번, 추가로 제출할 수 있습니다. 다만, 기본적으로 출원일로부터 3개월 이내 또는 최초 심사관 의견서(Office Action) 전에 제출하는 것이 가장 좋습니다. 이 기간 내에는 별도의 수수료나 진술서 없이도 제출할 수 있기 때문입니다.

첫 Office Action 이후에는 수수료를 납부해야 하며, 각 문헌이 왜 중요한지에 대한 진술이 필요할 수 있습니다. 최종 거절(Final Rejection)이 발행됐거나, 등록 허가 통지(Notice of Allowance)를 받은 이후에는 IDS 제출이 매우 어렵고 비용도 커집니다. 청원서(Petition)와 함께 제출해야 하며, 정보를 늦게 알게 된 이유를 상세히 설명해야 합니다. 따라서 가능한 한 출원 초기에 IDS를 제출하는 것이 시간과 비용 면에서 유리합니다.

IDS와 미국 특허 전략

IDS는 단순히 의무 사항일 뿐만 아니라, 전략적으로 활용할 수도 있습니다. 중요한 선행 기술을 모두 제출하고 이를 극복했다는 것은, 나중에 특허권을 행사할 때 특허의 유효성에 대한 신뢰도를 높여줍니다. 소송 상대방이 "이 특허는 선행 기술을 숨기고 받은 것"이라고 주장하기 어렵게 만드는 것입니다. 또한 IDS를 통해 제출된 문헌들은 USPTO의 공개 파일에 기록되므로, 나중에 특허 분쟁이 발생했을 때 "우리는 이미 이 선행 기술을 알고 있었고, 심사관도 검토했다"라고 주장할 수 있는 근거가 됩니다. 즉, IDS는 튼튼한 특허가 되기 위한 일종의 예방 접종이라고 할 수 있습니다.

마치며

IDS는 미국 특허 제도의 독특한 특징이자, 출원인에게 부과되는 중요한 의무입니다. 생소하고 번거롭게 느껴질 수 있지만, 이를 제대로 이해하고 성실히 이행한다면 향후 특허권의 안정성을 확보하는 데 큰 도움이 됩니다.

미국 특허 출원을 준비하는 기업이라면 다음 사항을 기억하시기 바랍니다.

IDS 제출은 미국 특허대리인의 도움을 받아 진행하는 것이 일반적이며, 전문가의 조언을 통해 적절한 시기에 필요한 정보를 제출하는 것이 중요합니다. 절차를 충실히 이행하는 것이 미국 특허 전략의 출발점이며, 권리 안정성을 높이는 핵심입니다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.