베이징더헝(德恒) 칭다오법률사무소 최미란 변호사

(cuiml@dehenglaw.com)

중국의 급속한 경제 사회 발전 및 과학 기술의 혁신에 따라 특허권 침해소송 등 기술사건의 수량이 급격히 증가하고 침해행위에 대한 배상청구 금액 역시 증가하고 있다. 국가지식산권국의 통계에 따르면 발명특허 침해 1심 및 2심 사건은 각각 연평균 26.5%, 31.8%의 속도로 증가하고 있다. 전형적인 예로 '향란소(香兰素)' 기술비밀 침해사건에서 법원은 1억5900만 위안에 달하는 배상금을 판결했고 '카보우(卡波)' 기술비밀 침해사건에서 법원은 법에서 정하고 있는 최고 5배의 징벌적 배상금을 적용해 3000만 위안에 달하는 배상금을 판결했다.

이러한 배경하에서 특허권자 또는 기술 보유자는 기존 특허 및 기술 침해 소송에서 고액 배상금을 청구해도 법원의 인정을 받지 못한다는 선입견을 바꾸고 더욱 적극적으로 고액 배상금 청구를 위한 면밀한 사전준비를 진행해야 할 필요가 있다.

본 문에서는 특허권자 또는 기술 보유자가 중국 관련 법적 규정에서 정하고 있는 고액 배상금 책정 기준을 정확히 이해하고 특허권 또는 기술 침해 분쟁의 각종 증거 입증제도를 충분히 활용함으로써 고액 배상금 청구에 대한 법원의 최종 인정을 받을 수 있도록 중국의 특허 침해소송 중 배상금 책정기준에 대한 세부적인 설명 및 각 기준에 대한 입증 전략을 아래와 같이 제시한다.

특허 침해소송 중 배상금 책정기준

1. 배상금 기준 금액

2021년 개정 후 시행된 중국 '특허법'의 규정에 따르면 특허권 침해에 대한 배상액은 권리자가 침해로 인해 입은 실제 손실 또는 침해자가 침해로 인해 얻은 이익에 따라 결정되며 권리자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 결정하기 어려운 경우 특허 라이선스 사용료의 배수를 참조해 합리적으로 결정된다.

<특허침해 배상금 기준 금액>

[필자 자체 정리]

2. 징벌적 배상금액 및 법정 배상금액

고의적인 특허권 침해와 정황이 엄중한 경우 위의 방법에 따라 결정된 금액의 1배 이상 5배 이하로 배상액을 결정할 수 있다.
권리자의 손실, 침해자가 얻은 이익 및 특허 라이선스 사용료를 결정하기 어려운 경우 법원은 특허권의 유형, 침해 행위의 특징 및 상황에 따라 3만 위안 이상 500만 위안 이하의 법정 배상액을 결정할 수 있다.

상술한 바와 같이 중국의 현행법적 규정에 따른 특허침해 손해배상 책정기준에는 '권리자의 실제 손실, 침해자의 침해 이익, 특허 라이선스 사용료의 합리적인 배수, 법정 배상 및 징벌적 배상으로 구분돼 있다. 이 중 권리자의 실제 손실, 침해자의 침해 이익, 특허 라이선스 사용료의 합리적인 배수 및 법정 배상은 일반 특허 침해 사건에 적용되며 징벌적 배상은 의도적인 특허 침해 및 침해상황이 심각한 경우에만 적용된다. 또한 침해자는 권리자가 권리 보호를 위해 지출한 합리적인 비용도 부담해야 한다고 규정하고 있다.

<배상금 책정>

[필자 자체 정리]

고액 배상금 청구 및 확보 전략

1. 권리자의 실제 손실 및 침해자의 침해이익에 대한 입증 전략

최고법원의 '특허 분쟁에 관한 여러 규정'에 의하면 권리자의 실제 손실에 관한 산정 방법은 두 가지가 있는데, 첫 번째는 특허 침해로 인한 '특허 제품의 판매 감소량 * 각 특허 제품의 합리적인 이익'이고 두 번째는 '침해된 제품의 총판매량 * 각 특허 제품의 합리적인 이익'이다. 그 중 첫 번째 방법을 적용할 경우 권리자는 침해로 인한 특허 제품의 총판매량 감소를 입증하는 증거를 제시해야 하나, 정해진 기간 내에 침해행위가 발생한 경우 및 발생하지 않은 경우 권리자의 특허 제품 판매량이 각각 얼마를 차지하는지에 대한 입증은 현실적으로 불가능한 일이다.

이러한 문제점을 해결하고 권리자의 입증의무를 완화하기 위해 두 번째 방법을 규정하고 있는데, 이러한 방법의 적용 논리는 침해제품의 총판매량이 침해로 인해 감소한 특허 제품의 판매량과 동일하다는 추정에 있다. 상술한 바와 같은 권리자의 실제 손실에 관한 복잡한 산정 방법과 달리 침해자의 침해 이익에 대한 산정방식은 보다 간단하다. 즉 '침해 이익=침해제품의 판매 수량 * 침해제품 건 당 합리적인 이익'이다.

따라서 실제 침해 분쟁 대응에서 권리자가 자신의 실제 손실 및 침해자의 침해이익을 기준으로 고액 배상금을 청구할 경우 최소한 아래와 같은 전략으로 증거를 수집하고 사전 준비를 진행할 필요가 있다.

1) 우선 인터넷 정보 등 공개채널을 통해 침해 제품의 판매 수량, 가격, 이익률 등을 최대한 검색하고 수집함으로써 침해 제품의 가격, 이익률을 특허 제품의 가격과 이익률을 비교해 양자 중 높은 금액을 손해 배상금으로 확정할 수 있다. 유의해야 할 사항은 실무 중 특허 제품의 가격과 이익률은 통상적으로 침해제품의 가격 및 이익률보다 높으며 권리자 측면에서 해당 증거에 대한 수집이 비교적 편리하므로 침해제품 판매량에 대한 증거를 고정한 후 권리자는 가능한 특허 제품의 가격과 이익률에 대한 증거를 충분히 수집해 침해로 입은 실제 손실을 입증해야 한다.

2) 침해 제품의 판매 수량, 가격 및 이익률 등에 대한 정보는 상기와 같은 공개채널을 통한 수집방식 외에도 법원에 증거보전 신청, 증거 제출명령 신청 등 공식적인 방식을 통해 권리자에게 유리한 방식으로 진행하는 전략도 필요하다.

3) 특허 제품이 권리자의 여러 특허권을 포함하는 경우 권리자는 각 특허권의 기술 가치, 안정성, 시장 가치 및 부품이 차지하는 비중과 같은 요인을 충분히 고려함으로써 침해자를 기소하기 위한 권리의 기초로 사용되는 특허권을 최종적으로 결정하고 침해 손해배상액을 결정할 필요가 있다.

<입증 전략>

[필자 자체 정리]

2. 특허 라이선스 사용료 기준에 대한 입증 전략

상술한 바와 같이 중국 '특허법'의 규정에 따르면 특허 라이선스 사용료를 배상금의 기준으로 하는 경우는 침해로 인한 권리자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 때에만 적용된다. 따라서 실무적으로 특허 침해 분쟁에서 특허 라이선스 사용료를 배상금의 기준금액으로 정하는 사례는 드물다고 할 수 있으며 적용한 소수의 사례로부터 보면 법원에서 특허 라이선스 사용료의 합리성 및 진실성에 대한 증거를 제출하도록 요구하고 있는 경우가 보편적이다. 특허 라이선스 사용료의 진실성 및 합리성에 대한 입증은 통상적으로 라이선스 계약서 체결 상황, 사용료의 실제 지급상황 및 허가인과 피허가인 간의 특정관계 존재 여부 등 요인을 종합적으로 고려할 필요가 있다.

실무적으로 특허 라이선스 사용료를 배상금 책정의 기준금액으로 정할 예정이라면 사용료 발생의 진실성 및 합리성을 입증의 핵심으로 해 아래와 같은 전략에 따라 사전 준비를 진행할 필요가 있다.

 
1) 라이선스 계약서 체결 후 반드시 등록절차 진행

실무적인 사례에서 특허권자가 라이선스 계약서, 은행 송금 증빙, 영수증 및 세금 완납 증명서를 제출해 라이선스 계약 관계의 성립 및 사용료 실제 지급 사실을 입증했지만, 법원에서는 최종 라이선스 계약서 체결 후 지식산권국의 등록절차를 진행하지 않았다는 사유로 라이선스 사용료를 배상금 책정의 기준금액으로 적용하는 것을 인정하지 않았다. 따라서 라이선스 계약서 체결 후 되도록 법적인 등록절차를 거쳐 체결상황에 대해 충분히 입증할 것을 제안한다.

2) 라이선스 계약서 실제이행 상황에 대한 증빙서류 보관
라이선스 계약서 실제이행 상황에 대한 입증은 계약서를 제외하고도 사용료 지급 명세서, 은행 송금 증빙, 영수증 및 납세 기록 등 증빙서류가 있다. 실무적으로 상황에 따라 해당 특허의 라이선스를 통해 제조된 제품 또는 성과물을 제출해 실제 이행 상황을 증명하는 경우도 존재한다.

3) 라이선스 사용료 합리성에 대한 증거 수집
라이선스 계약서의 진실성에 대한 입증도 중요하지만, 법원에서 배상금 기준금액으로 정하는 다른 한 가지 사유인 합리성에 대한 증거 수집도 중요하다. 실무적으로 합리성은 해당 특허기술 가치에 대한 입증을 진행해야 하는데, 연구·개발 투입, 마케팅 및 홍보, 권리인 또는 해당 특허권과 관련된 수상 경력, 인지도, 경쟁 우세, 전문기관의 평가 등 사유 및 증빙서류 등을 통해 준비할 수 있다.

이상과 같은 사항을 제외하고도 라이선스 사용료를 침해 배상금 기준금액으로 청구 할 경우 해당 라이선스 계약서 체결 및 사용료 책정과정에서 소송, 합병, 파산 및 청산 등 특수한 요인의 영향을 받는지 여부 및 권리인과 피허가인 간에 특정관계가 존재하는지 여부에 대해서도 확인 및 체크해 진실성과 합리성에 대한 충분한 입증을 진행해야 한다.

<사용료의 진실성 합리성 입증>

[필자 자체 정리]

3. 징벌적 배상금 청구 및 입증 전략

'징벌적 배상에 관한 최고법원의 해석'의 규정에 따르면 권리자의 실제 피해액수, 침해자의 불법 소득액수 또는 침해로 얻은 이익, 허가사용료의 배수를 징벌적 배상 산정의 기준금액으로 하며, 침해자가 보관하고 있는 침해행위와 관련된 장부, 자료를 정당한 이유 없이 제공하지 않거나 거짓으로 제공한 경우 법원은 권리자의 주장과 증거를 참고로 징벌적 배상의 기준금액을 확정할 수 있다. 또한 법원은 침해자의 주관적 과오 정도, 침해 행위의 심각성 등을 종합적으로 고려해 징벌적 배상금의 배수를 확정할 수 있으며 통상적으로 침해행위 고의의 성립요건 및 침해상황의 심각성 등 주관적, 객관적 요인에 대한 분석을 기반으로 자유재량권에 따라 징벌적 배상의 배수를 확정하고 있다.

징벌적 배상 청구와 관련해 권리자는 침해소송 제기 시 반드시 징벌적 배상금액, 산정기준 및 방식, 징벌적 배상을 청구하는 이유를 명확히 해야 하므로 전문가의 법적검토 및 조력을 통해 징벌적 배상의 청구 및 법적 요건에 부합되도록 차질 없이 관련 증거를 준비할 필요가 있다. 징벌적 배상을 청구하기 위해 통상적인 침해증거 입수뿐만 아니라 아래 사항에 각별히 예의 주시해야 할 필요가 있다.

1) 소송절차 중의 권리를 적극 활용
최고법원은 2019년 '민사소송 증거에 관한 규정'을 개정함으로써 원고 측이 입수하기 어려운 상대측의 침해증거에 대한 법원의 증거제출 강제 명령 및 이를 위반 할 경우 증거입증 방해행위의 법적책임을 추궁한다고 규정하고 있다.

 
따라서 권리자는 법원으로부터 징벌적 배상 청구를 인정받을 수 있도록 침해증거에 대한 자체 수집 및 입수뿐만 아니라 소송절차 중의 증거보전 신청, 증거제출 명령 신청 등 절차를 충분히 활용해야 한다.

2) 고의적 침해행위 및 행위의 심각성을 중점으로 침해증거 수집 필요
고의적 침해행위 및 행위의 심각성은 지재권 침해 분쟁에서 징벌적 배상을 적용할 수 있는 가장 중요한 요건이며 징벌적 배상금의 배수를 확정하는 중요한 요인이기도 하다. 따라서 구체적인 침해소송에서 징벌적 배상액 청구와 관련되는 증거의 불충분으로 인해 법원에서 법정 배상액을 적용하는 상황을 최대한 피하기 위해서는 침해자의 주관적 고의 및 행위의 심각성을 중점으로 침해 증거를 수집하는 전략수립이 필요하다.

침해자의 주관적 고의 및 행위의 심각성에 대한 증거입수의 핵심은 침해행위의 수단, 횟수, 행위의 지속 기간 및 침해의 범위, 지역에 관한 증거를 다각도로 수집해야 할 것이다.

3) 증거입수 상황에 의거해 합리적으로 징벌적 배상의 기준금액 확정
징벌적 배상의 기준금액 확정에 있어 권리자는 제소 시 침해로 인한 실제 피해액수와 침해자의 소득액수, 또는 얻은 이익 사이에서 선택할 권리가 있다. 그러나 실무적으로는 침해로 인한 권리자의 실제 피해액수와 침해자가 취득한 이익 사이에는 인과관계가 존재하므로 가급적 두 개 측면으로부터 접근해 충분한 준비를 진행할 필요가 있다. 실제 피해액수에 대한 입증은 당해 지재권의 지명도, 시장 점유율, 홍보, 광고 투입 상황, 정품 판매단가, 수출 단가, 판매 수량 및 이익률에 대한 증거를 수집·보관하는 데 유의해야 할 것이다.

침해자의 소득 액수 또는 얻은 이익에 대한 입증은 침해 제품의 판매단가, 수량, 판매 지역 범위 등을 위주로 증거 입수를 할 필요가 있고 전술한 소송 절차에서의 증거보전, 증거 제출 명령 신청 등 권리를 적극 활용해 강제적 수단을 통한 증거를 수집하는 것도 필요하다. 또한 이 과정에서 우선 행정단속을 통한 침해제품의 수량, 판매단가 등 초보적인 침해증거를 입수한 후 절차의 진행 상황에 따라 침해소송 제기여부를 고려할 수도 있다.

<징벌적 배상금 확정>

[필자 자체 정리]

4. 법정 배상금 및 재량권에 따른 배상금 적용을 위한 입증 전략

실무상 특허침해 행위로 인한 권리인의 손실 및 침해자의 침해이익에 대한 입증이 어렵고 참고할 만한 특허 라이선스 사용료도 없을 경우 법원에서 법정 배상금 기준으로 판결하는 경우가 존재한다. 또한 특수한 상황에서 권리자가 실제 손실 및 침해자의 이익에 대해 충분히 입증할 수 없지만 이미 제출한 증거에 따라 법원에서 침해로 인한 권리인의 손실이 필연적으로 법정 배상금보다 높다는 사실을 추정할 수 있을 경우 자유 재량권에 의해 법정 배상금 이상으로 손해배상 금액을 판결하는 경우도 존재한다. 특허침해에 따른 배상금 청구에서 침해에 따른 직접적인 증거를 입수하기 어려운 경우 법원으로부터 보다 높은 법정 배상금 및 재량권에 따른 배상금을 인정받기 위해서는 아래와 같은 입증 전략을 수립하고 사전 준비를 진행할 필요가 있다.

1) 법정 배상금액은 통상적으로 높지 않으므로 권리인의 손실 및 침해자의 침해이익 두 가지 측면으로부터 초보적인 증거를 수집함으로써 가급적 법원에서 온전하게 법정 배상금을 임의로 확정하는 상황을 피해야 한다.

2) 증거에 대한 분류를 통해 침해제품의 판매 수량(또는 구체적인 판매 금액)을 명확하게 확인할 수 있는 부분과 확인할 수 없는 부분으로 구분함으로써 규명할 수 있는 부분에 대해서는 재량적 배상 산정방법의 도입을 고려하고, 규명할 수 없는 부분에 대해서는 법정 배상산정방법 도입을 고려할 수 있다.

 
3) 재량적 배상금 산정방법에서 침해제품 또는 특허 제품의 합리적인 이윤율과 관련된 증거수집 전략을 수립할 필요가 있다. 특허 제품의 합리적인 이윤율은 권리자 또는 관계사의 회계보고서, 동 업종 상장회사의 재무보고서 등 다양한 측면으로부터 입증할 수 있다. 침해제품의 합리적인 이윤율 관련해서는 업계 협회의 데이터, 제품에 대한 침해자의 자체 홍보 내용, 증거제출 명령을 통한 침해자의 재무제표 등으로부터 다양한 증거를 수집함으로써 고액의 법정 배상금 또는 재량에 따른 합리적인 배상금을 법원으로부터 인정받을 수 있도록 최선을 다해 입증할 필요가 있다.


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