멕시코 Mundus Apertus 법무법인

엄기웅 대표 변호사 (abelkium@gmail.com)

1. 들어가며

최근 멕시코에 진출하는 우리 기업들이 늘고 있다. 대다수는 B2B인 경우가 많으나, B2C도 늘어나는 추세이다. 상표 출원을 제 때 하지 않아 피해를 보는 경우와 상표 등록을 하였음에도 침해를 받은 경우가 있다.

본 글에서는 상표권의 침해란 법적으로 무엇을 의미하는지 살펴보고, 어떤 방법을 통해서 구제 받을 수 있는지 알아보도록 하겠다. 이어서 상표권 구제를 할 수 없는 예외적인 경우를 살펴본 후에, 상표권 조기 출원의 중요성과 구제 방법의 효과적 선택에 대한 의견을 드리는 것으로써 마치도록 하겠다.

2. 상표권의 침해

상표권의 침해란 무엇인가?

우선 상표권에 대해 알아보자. 상표권이란 등록 상표를 지정 상품에 독점 배타적으로 사용하는 권리를 말하고, 특허권 등과 마찬가지로 물권에 준하는 절대권이다. 유효 기간은 등록일로부터 10년간이고, 유효 기간이 종료하면 다시 10년동안 원하는 만큼 갱신할 수 있다. 상표권의 효력 범위에 있어 멕시코에서 등록된 상표는 멕시코 내에서만 효력을 미친다.

따라서, 위의 정의에 비추어 보았을 때, 상표권의 침해의 구체적 사례에 대해 다음과 같이 멕시코 현행법에서 규정하고 있다.

 

첫째, 등록되지 않았거나 유효기간이 1년 초과하여 종료된 상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 등록된 상표 또는 상표 표시된 상품인 것처럼 가장하여 판매, 유통, 또는 서비스를 제공하는 행위 (연방 산업재산 보호법 제 386조 제16항)

둘째, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하는 행위. (연방 산업재산 보호법 제 386조 제 17항, 제18항, 제 20항, 제 21항)

셋째, 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위(연방 산업재산 보호법 제 386조 제 22항, 제 23항)

 

3. 상표권의 구제

상표권이 침해당하였을 경우 비사법적 방법과 사법적 방법을 통하여 권리를 되찾을 수 있다. 비사법적 방법으로는 산업재산청을 통한 행정조치가 있고, 사법적 방법으로는 민사 소송, 형사소송이 있다.

 

1) 행정 조치

산업재산청을 통해 보전 처분을 하거나 과징금을 부과하게 할 수 있다. 산업재산청에 상표권 침해 사실을 신고하면 산업재산청은 해당 사실을 조사해서 침해 사실을 확인하고 최종적으로 과징금을 부과하게 된다.

산업재산청은 상표권 침해 여부에 대한 사실 확인 권한 및 보전 처분 권한이 있는데 상표권 침해상품의 압수, 관련 생산 기기의 압수, 상품 유통 철회, 사용 금지, 판매 금지, 영업 정지, 심한 경우 폐업 명령 등의 행정 처분을 취할 수 있다. 

산업재산청의 보전 처분 조치를 위해서, 침해를 받은 상표권자는 침해가 아니라고 판명이 날 경우 보전 처분 대상자의 피해를 복구하기 위해 산업재산청에서 요구하는 일정 금액을 보증금으로 예치해야 한다. 

 

반대로 상표권 침해로 산업재산청으로부터 조사를 통지받은 업체는 상표권자가 산업재산청에 보증금을 반대 예치하고 산업재산청의 승인이 있으면 최종 판결 때까지 정상적인 영업이 가능하다. 피고소 업체는 산업재산청으로부터 조사통지를 받은 날로부터 한달 내에 답변서, 반박자료 및 증거를 제출할 의무가 있다.

 

최종적으로 산업재산권 위반으로 판정이 나면 산업재산청은 멕시코 산업재산법 제 388조에 의거하여 상표권 침해자에게 각 위반 행위에 대해 UMA(Unidad de Medida y Actualización, 세금 납부의 기준이 되는 경제단위, 2023년 기준 약 5.76달러)의 25만 배 (약 144만833달러)에 해당하는 과징금을 부과하고, 위반 행위를 중단하지 않고 계속할 경우 UMA의 1000배 (약 5763달러)에 해당하는 추가 과징금을 매일 부과할 수 있다. 또한, 최대 90일간의 영업정지, 나아가 영업장 영구 폐쇄 조치까지 시행할 수 있다.

 

또한 산업재산청은 멕시코 산업재산법 제 396조에 의거하여 상표권자의 요청이 있을 경우 침해자 혹은 침해업체가 판매한 불법복제상품의 정상 가격의 최소 40% 이상의 금액을 부당이익에 대한 손해배상금으로 지급하도록 명령할 수 있다.

 

2) 민사 구제

형사처벌과 별개로 상표권자는 상표권이 침해되었다는 산업재산청의 최종결정 이후 2년 내에 피해 금액에 대해 법원에 손해배상 청구 소송을 제기할 수 있다. 멕시코 산업재산법 제 396조에서 상표권자는 침해자 혹은 침해업체가 판매한 불법복제상품의 정상 가격의 최소 40% 이상의 손해배상액을 부당이익에 대한 피해보상금으로 청구할 수 있다.

 

3) 형사 구제

멕시코 산업재산법 제 402조에서는 상표권 침해를 범죄행위로 규정하고, 동 법 제 403조와 제 404조에서는 2년에서 10년까지 징역형, 그리고 UMA의 1000배 (약 5760달러)에서 50만 배 (약 288만 달러)까지 벌금을 부과할 수 있도록 하고 있다.

 

구체적으로 살펴보면, 첫째, ① 상업적 목적을 위한 상표 위조, ② 상업적 목적을 위해 등록 상표가 표시된 지정상품을 위조할 목적으로 원재료를 생산, 보관, 운송, 수입, 유통, 판매, ③ 법으로 보호받아야 할 원산지 표시 및 등록상표 표시가 되어 있지 않은 상품을 생산, 보관, 운송, 유통, 판매, ④ 법으로 보호받아야 할 지리적 표시가 되어 있지 않은 상품을 생산, 보관, 운송, 유통, 판매하는 행위에 대하여 3년에서 10년까지 징역형 그리고 UMA의 2000배 (약 1만1526달러)에서 50만 배 (약 288만 달러)까지 벌금을 부과할 수 있다.

둘째, 공공 장소에서 상표권을 침해한 상품을 최종 소비자에게 판매하였을 경우 2년에서 6년까지 징역형 그리고 UMA의 천 배 (약 5.76달러)에서 10만 배 (약 57만6333달러)까지 벌금을 부과할 수 있다.

셋째, 상점에서 조직적이고 항구적인 형태로 상표권을 침해한 상품을 최종 소비자에게 판매하였을 경우 3년에서 10년까지 징역형 그리고 UMA의 1000배 (약 5760달러)에서 25만 배 (약 144만 833달러)까지 벌금을 부과할 수 있다.

형사고소는 산업재산청이나 이해당사자가 연방검찰(Fiscalía General de la República)에 신고하며, 조사 또는 압수 절차를 통해 상표권 침해에 대한 증거가 확보되면 침해자 현장 검거 및 불법 상품을 압수하고 검찰은 침해자를 기소하며 형사 재판을 통해 범죄자를 형사처벌한다.

 

4. 상표권 구제의 예외

상표 등록은 상표권자가 배타적 권한을 가지는 것이 원칙이나, 크게 두 가지 경우에 상표권자가 권한을 행사하지 못한다. 첫 번째 경우에는 상표권자가 해당 상표의 사용을 허가한 경우로서, 전용 실시(사용)권, 통상 실시(사용)권이 있다. 둘째, 기본권적 성격에서 파생된 경우로서, 선 사용 상표, 선 판매 상표, 자기 인격권발현 상표가 해당된다.

첫째, 등록권자가 해당 상표의 사용을 허가한 경우

1) 전용 실시(시용)권

상표권자가 제 3자와 계약을 서면으로 체결하고 기간, 지역, 내용 등을 정하여 그 범위 내에서 상표권을 독점적으로 실시(사용)할 수 있게 하는 경우이다. (멕시코 산업재산법 제 174조 제 2항)

2) 통상 실시(시용)권

상표권자가 제 3자와 계약을 서면으로 체결하고 기간, 지역, 내용 등을 정하여 그 범위 내에서 상표권을 독점력이 배제된 상태로 실시(사용)할 수 있게 하는 경우이다. (멕시코 산업재산법 제 174조 제 2항)

참고로, 한국에서는 묵시적 실시(사용)권을 인정하고 있으나, 멕시코에서는 인정하지 않으므로 주의해야 한다. 묵시적 실시(사용)권이란 상표권자가 제 3자에게 명시적(서면 계약)으로 등록 상표의 사용을 허락하지 않았으나, 등록 상표 사용을 알면서 상표 사용을 전제로한 거래 관계를 유지하는 등 묵시적으로 상표 사용을 허락한 경우를 말한다.

둘째, 기본권적 성격에서 파생된 경우

1) 선사용 상표

제 3자가 멕시코 내에서 동일한 상표 또는 혼동을 줄 만한 유사한 상표를 동일하거나 혼동을 줄 만한 유사한 제품 또는 서비스에 대하여 출원일 또는 첫 사용일 이전에 중단 없이 선의로 사용하기 시작하였다면, 이 제 3자는 상표 등록이 공고된 날로부터 5년 이내에 상표 출원을 할 권리가 있고, 사전 절차로서 기존에 등록된 상표의 무효 처리 절차를 거쳐야 한다(멕시코 산업재산법 제 175조 제 1항),

2) 선 판매 상표

해당 제품이 상표 상표권자 또는 상표권 피부여자에 의해 합법적으로 멕시코 내에서 판매되기 전에 해당 상표 등록 제품을 멕시코 내에서 판매, 유통, 취득 또는 사용한 사람(멕시코 산업재산법 제 175조 제 2항)

3) 자기 인격권 발현 상표

개인 또는 법인이 자신의 이름, 별칭 또는 상호를 제품이나 서비스에 부여하거나 상품명의 일부로 부여하고, 이러한 부여가 익숙한 방법이고, 이미 상표로 등록되었거나 공개된 동음이의어와 명확하게 구별되는 경우(멕시코 산업재산법 제 175조 제 3항)

참고로, 우리나라에서는 상표법 제 90조 제 1항 제1호에서 유사한 내용을 규정하고 있는데, 과거에는 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’라고 조항에 표시되었으나 현재는 ‘상거래 관행에 따라 사용하는 상표’라고 바뀌었다.

참고로, 일단 상표 등록이 완료되면, 동일한 종류에 속하는 경우라 할지라도, 식별력 있는 제품이나 서비스의 상표 등록을 추가할 수 없다. 하지만, 기존에 등록한 상표의 수를 줄이는 것은 가능하다. 따라서, 일단 상표 등록이 완료되면, 동일한 종류에 속하는 경우라 할지라도, 추가 상표 등록을 원한다면 새롭게 상표 출원 절차를 밟아야 한다. (멕시코 산업재산법 제 177조)

5. 마치며

첫째, 상표권 출원의 시기적 중요성

상표권 침해를 막기위해서는 예방적인 조치가 그 무엇보다 중요하다. 멕시코에 진출하려는 우리 기업, 특히B2C 형태로 진출하려는 기업, 그리고 B2B 형태이지만 상표권 등록이 중요한 기업들은, 멕시코 진출에 앞서 멕시코 산업재산청을 통해 신속히 상표권 출원을 하는 것이 바람직하다. 

미국으로부터 시작해서 해외에서 인기있는 우리 상품인데 아직 멕시코에 진출하지 않았고 상표 출원도 하지 않은 경우에는, 멕시코 기업이 나쁜 의도를 가지고 해당 상표에 대해 멕시코 산업재산청에 상표를 선등록하는 경우가 적지 않기 때문이다.

참고로, 상표권 출원 방법은 크게 두가지가 있다. 첫번째 방법은 마드리드 시스템을 통한 국제출원으로서 한국 특허청에 기초 출원을 한 후에, 한국 특허청을 통해 국제출원을 하게 되는데 비용이 저렴하고 국내에서 처리할 수 있다는 장점이 있지만, 보통 1년 이상의 시간이 소요된다는 단점이 있다. 두번째 방법은 멕시코 산업재산청에 상표권을 출원하는 것으로서 통상 2~4개월 정도가 소요되어 국제출원보다는 훨씬 빠르지만, 비용이 더 많이 든다는 단점이 있다.

둘째, 상표권 침해 시 구제 방법의 선택

상표권 침해 유형 및 구제 가능성에 따라 구제방법을 선택할 것을 권한다. 

① 공식 경제 부문에서 상표권 침해가 발생하였다면, 즉, 침해자의 신원이 확실하고 배상을 받을 수 있는 가능성이 적지 않다면, 그리고, 더 이상의 불법행위를 막는 것이 목적이라면, 행정 조치를 통해서 과징금 부과 및 손해배상금을 받는 것이 좋다.

② 공식 경제 부문에서 상표권 침해가 발생하였다면, 즉, 침해자의 신원이 확실하고 배상을 받을 수 있는 가능성이 많은데, 최대한의 손해 배상금을 받아내는 것이 목적이라면, 민사 전문 변호사를 고용하여 손해배상 소송을 제기하는 것이 좋다.

③ 비공식 경제 부문에서 상표권 침해가 발생하였다면, 즉, 침해자의 신원이 불확실하고 배상을 받을 수 있는 가능성이 적다면, 그리고, 더 이상의 불법행위를 막는 것이 목적이라면, 형사 전문 변호사를 고용하여 공권력의 힘을 빌어 형사처벌을 추구하는 것이 좋다.

 

결론적으로, 멕시코의 현실에 비추어 볼 때, 가장 효과적인 구제방법을 선택하라면 형사적 구제라고 말할 수 있다. 불법 복제 상품에 대응하기 위하여 형사적 구제 방법은 다른 구제방법과 비교하여 가장 신속하고, 효과적이다는 장점이 있다. 하지만, 형사 전문 변호사 수임료가 상대적으로 비싼 편이어서 비용이 많이 들고, 또 경우에 따라 위험에 노출될 수 있다는 단점도 있으니 종합적인 판단을 통해 구제방법을 선택하길 권한다.

 

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