캐나다의 상표등록법

 

 

 

한-캐 FTA 체결로 한국 기업의 대캐나다 진출 수요 확대가 예상됨에 따라 지식재산권의 활용이 무엇보다 중요해짐. 캐나다 진출을 원하는 한국 기업은 지재권 확보 및 보호의 중요성을 인식하고 현지 특허 등록과 상표 출현 절차를 숙지해 지재권 침해 가능성을 예방해야 함.

 

□ 상표등록이란?

 

 ○ 상표권은 상표를 등록해 독점적으로 상표를 사용할 수 있는 권리로 법의 보호를 받음.

  - 상표는 자사제품을 시장 내 다른 제품 및 서비스와 차별화하기 위해 사용하는 단어, 소리, 디자인 등을 가리킴.

 

 ○ 상표는 크게 3가지로 나뉨.

  - 일반적인 상표

  - 인증마크: 예) CSA 인증 마크, UL 인증 마크 등

  - 특정 모양: 예) 나비모양 사탕(나비모양을 등록)

 

□ 캐나다의 지적재산권 등록

 

 ○ 캐나다는 마드리드 미협정 국가로, 자국 내 특허청을 통해 직접 상표를 출원해야 함.

  - 마드리드 의정서란 상표 및 서비스표의 국제 등록에 관한 국제조약으로 세계 각국에서 등록 받은 상표권을 국제등록부에 의해 일원적으로 관리할 수 있게 하는 국제출원시스템임.

  - 캐나다의 지적재산권 담당 부서는 Canadian Intellectual Property Office(CIPO)임.

  - 웹사이트: http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home

  - 등록된 상품은 아래 주소를 통해 검색 가능함.

http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/tmSrch.do?lang=eng

 

 ○ 캐나다 상표 등록출원 제출 서류:

  - 출원인 서명이 있는 영문 위임장

  - 상표 도안 2부(a representation of the trademark (such as a drawing), unless the trademark consists solely of a word or words)

   · 도안은 흑 &백 구성으로, 기타 색상이 포함됐을 경우 색상에 대한 묘사가 필요하며 사이즈는 22㎝x35㎝(8.5inches x 14 inches)를 넘어서는 안됨.

  - 출원인 정보(the name and address of the applicant)

  - 지정상품 또는 지정 서비스업(the wares(goods) or services that the trademark will be or has been used for)

  - 우선권주장서류 영어 번역문(either a statement indicating the intention to use a certain trademark and how that use will occur or the date of first use of the trademark in Canada, whichever is applicable)

 

 ○ 등록과정

  - 일반적인 총소요기간은 약 1~2년임.

  - 신청서 접수 후 7일 이내로 관할기관으로부터 ‘신청서 접수(Filing Acknowledgement)’ 확인서가 우편으로 송부됨.

  - 상표 검사관이 서류 검토하는데 15~20개월 소요.

  - 허가된 상표는 Trade-marks Journal 잡지에 약 5주간 홍보됨. 이 기간 중 제3자는 이의 신청을 제기할 수 있음. 신청이 제기될 경우 상표 등록 허가 결정에 수개월~수년이 소요되기도 함.

  - 5주 홍보기간 중 이의신청이 제기되지 않는 경우 상표 등록 허가서(Notice of Allowance)는 약 3개월 후 우편 배송됨.

  - 등록비 납부 후 3~4주 후 등록인증서(Certificate of Registration)가 우편 발송됨.

 

접수 → 심사 → Trademarks Journal(http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/home.html) 공고(약 2개월 소요) → 상표 등록 허가 → 등록완료

 

 ○ 참고로 상표권에 대해 이의 신청이 제기된 경우 반박 서류를 준비해야 함.

  - 신청자는 상품권에 이의신청이 제기되는 즉시 상대편의 반박문을 받아보게 되며 이에 대한 재반박문의 마감기한을 함께 수령받게 됨.

  - 신청자는 마감 전까지 아래 3가지 중 택1해 관련 서류를 제출해야 함.

   · 재반박문을 작성 후 CIPO 오피스와 상대편 에이전트에 각각 우편 또는 팩스로 송부

 

샘플양식

자료원: CIPO

 

   · 시간 연장을 요청, 추가 비용(prescribed fee) 납부

   · 중간 판결(interlocutory ruling)을 요청하고 재반박문 작성 마감기한 연장을 신청함.

 

□ 소요 비용

 

 ○ 서류 신청

  - 에이전트를 통한 신청:

   · 해외국가에서 신청할 경우, 반드시 캐나다 내 접촉 가능한 대리인을 지정해야 함. 등록된 에이전트 리스트는 아래 사이트에서 확인 가능

http://www.ic.gc.ca/cipo/mc-tm/agents.nsf/tmagents-eng?readform

  - 현지에서 직접 신청하는 경우: 신청비로 온라인(250캐나다 달러) 또는 우편(300캐나다 달러)이 소요

 

 ○ 상표 등록

  - 상표 등록비용 200달러

 

 ○ 상표 등록 연장 신청

  - 등록된 상표에 대해서는 15년 동안 유효함. 15년마다 갱신 가능함.

  - 기한 연장 신청서류 제출 시 신청비 온라인(350캐나다 달러), 우편(400캐나다 달러)이 소요

 

 ○ 이의제기 신청

  - Trade-marks Journal 잡지에 홍보된 상표에 대해 이의 신청 시 신청서 750달러, 시간연장 신청 비용으로 125달러가 요구됨.

 

□ 시사점

 

 ○ 한-캐 FTA 발효 시 각국의 지적재산권 및 특허가 보호될 예정으로 향후 지적재산권 및 특허 미취득할 경우 한국 기업이 현지 주요 기업의 타깃이 될 가능성을 배제하기 어려움.

  - 국내 기업은 지식재산권 확보 및 보호의 중요성을 인식하고 현지 특허 등록과 상표 출현 절차를 숙지해 지재권 침해 가능성을 예방해야 함.

  - 한국 중소기업이 지적재산권 관련 피해 사실이 있어도 고비용과 현지 지원기관 미비로 개별 대응이 어려운 것이 사실임. 정부차원에서도 한국 중소기업을 위한 특허, 지적재산권 취득 및 보호에 대한 대책 마련도 필요할 것임.

 

 ○ 현지에서 한국 기업이 피해를 입는 사례는 상표권이 대부분으로 한국 제품에 대한 모조품의 유통과 해외수출 등이 있음. 무역관에 보고된 지재권 관련 피해 사례로 다음과 같은 경우가 있었음.

  - 국내 J사: 한국 기업 J사는 캐나다 특허 등록된 기술을 사용한 제품(가발류)을 생산해 캐나다를 비롯한 세계 각국에 수출함. 캐나다 현지 바이어 E사와 거래하던 중 바이어는 저가의 중국산 카피 제품을 구매하게 돼 국내업체와의 거래를 중단하게 됨. E사는 더 이상 J사 제품을 취급하지 않음에도 불구하고 J사 제품에 사용되는 상표뿐 아니라 특허번호까지 포장재에 부착해 홍보함.

  - 국내 D사: 캐나다 밴쿠버 소재 K사는 한국 D사 본사에 바이어인척 접근해 상품 자료를 수령한 후 카피 제품을 현지에서 판매함.

  - 한국 기업은 피해사실에 대해 뒤늦게 대응하게 되는 경우가 많음. 캐나다 내 사업을 진행할 경우 반드시 지재권 등록을 해야 보호받을 수 있다는 점을 명심해야 함.

 

 

자료원: Canadian Intellectual Property Office, 업체 인터뷰