이영일(James Lee) 미국 변리사 (pat@acilawgroup.com)

작년부터 두 차례의 기고를 통해 미국 특허의 기본 특징과 필요성, 그리고 종류와 취득 방법에 대해 살펴보았습니다. 특히 (2)편에서는 이른 출원일을 갖기 위해 사용할 수 있는 출원 방법인 가출원 제도에 대해서 자세히 다뤄보았습니다. 오늘은 국제출원이라고도 불리는 PCT 출원에 대해 얘기하고자 합니다. PCT 출원이란 무엇일까요? PCT 출원을 하게 되면 미국을 포함한 전 세계에 출원이 가능하게 되는 것일까요?

이번 글에서는 많은 기업과 발명가들이 국제특허출원을 위해 선택하는 방식인 PCT 국제출원을 통한 미국 특허 출원에 대해 소개하고자 합니다. PCT는 무엇이며, 가출원이나 미국 직접 출원과는 어떤 점이 다른지, 그 장단점은 무엇인지 쉽게 설명드리겠습니다.

PCT 출원이란?

PCT는 ‘Patent Cooperation Treaty(특허협력조약)’의 약자로, 세계지식재산기구(WIPO)가 운영하는 국제특허출원제도입니다. 하나의 국제출원서만으로 PCT에 가입된 약 150개국에 특허 출원을 할 수 있는 ‘기반’을 마련해주는 제도입니다. 하지만 오해하지 말아야 할 것은, PCT 출원만으로는 150개 개별 국가에 특허가 출원되는 것이 아닙니다. 실제 출원을 위해서는 각국에 별도로 출원하는 단계, 즉 ‘국가단계(National Phase)’로 들어가야 합니다. 즉, 미국에 특허를 출원하기 위해서는 PCT를 통해 출원했더라도, 궁극적으로는 미국 특허청(USPTO)에 직접 출원해야 합니다.

<PCT 제도 개요>

[자료: WIPO, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 재가공]

PCT를 통해 미국에 출원하는 절차

PCT를 통해 미국 특허청에 출원하는 절차는 다음과 같습니다.

(0단계) 한국 출원 – 반드시 필요하지는 않음

(1단계) PCT 국제출원 – 국내 특허청(KIPO) 또는 세계지식재산기구(WIPO)에 PCT 출원서 제출

(2단계) 국제조사보고서(ISR: International Search Report) 수령 – 국제 조사기관(ISA)이 특허성 여부를 예비적으로 판단한 보고서

(3단계) 국제공개 – PCT 출원 18개월 후 출원 내용을 전 세계에 공개

(4단계) 미국 국가단계 진입 – 우선일(한국 출원일) 또는 PCT 출원일(우선일이 없는 경우)로부터 30개월 이내 USPTO에 출원서 제출

왜 PCT 출원을 하는 걸까?

PCT 출원은 최대 150여 개국에 특허를 확보할 수 있는 “기회”를 열어줍니다. 출원 시점에 모든 국가를 정하지 않아도 되며, 국가별 시장 반응, 투자유치 여부, 기술의 성숙도 등을 지켜보며 30개월 안에 각국으로 진입 여부를 결정할 수 있습니다. 출원일을 확보하면서도 각국 진입은 나중에 선택할 수 있기 때문에, 초기에는 기술 개발이나 마케팅 등에 집중할 수 있습니다. 특히, 중소기업이나 스타트업에게는 이 시간 여유가 유리하게 작용할 수 있습니다.

또한, 국제조사보고서(ISR)를 통해 특허 가능성에 대한 초기 판단을 받을 수 있고, 이를 바탕으로 정식 출원 전략을 조정할 수 있습니다. 이는 불필요한 국가 출원을 줄이고, 비용 대비 효율을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 이유로 많은 사람들이 PCT 출원을 활용하고 있습니다. 세계지식재산기구(WIPO)의 발표 자료에 따르면, 2024년 PCT 출원은 2023년 대비 0.5% 증가하여 총 27만 3900건에 달했습니다. 그중 중국은 7만 160건으로 PCT 출원에서 가장 많은 비중을 차지했으며, 미국과 일본, 한국이 그 뒤를 이었습니다. 한국의 2024년 PCT 출원은 무려 2만3851건으로 전체 비중의 8.7%를 차지했습니다. 

미국 진입 시 출원인이 준비해야 하는 사항

PCT 국제출원 후, 미국 특허청 국가단계(정식 출원)로 진입하려면 몇 가지 준비가 필요합니다. 단순히 서류만 제출하는 것이 아니라, 미국 특허 제도의 특수성을 고려한 적절한 준비와 대응이 요구됩니다.

1. 미국 특허대리인 선임 - 미국 특허는 절차가 복잡하고, 준비해야 하는 서류가 많을 뿐만 아니라 심사관과의 상호작용(Office Action 대응, 인터뷰 등)이 필요하므로, USPTO에 등록된 특허대리인을 통한 대리 제출이 일반적입니다.

2. USPTO 관납료 납부 - 진입 시에는 기본 출원료, 조사료, 심사료 등 다양한 관납료를 납부해야 합니다. 이때 출원인 규모에 따라 관납료 할인이 가능합니다.

3. 정보개시서 제출 - PCT 절차에서 발행된 국제조사보고서(ISR) 및 기타 선행기술을 미국 특허청에 반드시 공개해야 합니다. 이를 위해 정보개시서(IDS: Information Disclosure Statement)를 제출해야 하며, 누락 시 불이익이 발생할 수 있습니다. (정보개시서는 미국에 존재하는 독특한 제도인데, 이에 대한 상세한 내용은 다음 기고문에서 다루도록 하겠습니다.)

4. 미국식 명세서 형식 점검 - 국제출원 명세서는 WIPO 형식을 따르므로, 미국의 심사기준과 요건에 맞게 보완이 필요한 경우가 대부분입니다. 이를 위해 선제적 보정서(Preliminary Amendment)을 제출하게 됩니다.

5. 미국 출원 양식(Forms) 제출 – 그밖에 USPTO에서 필수적으로 요구하는 서류들을 제출해야 하며, 이 과정에서 출원인, 발명자, 대리인 등의 정보 확인이 필요하며, 관계자들의 서명 동의가 요구됩니다.

미국 직접 출원과 어떻게 다를까?

그렇다면 미국에 출원하기 위해서는 꼭 PCT 출원을 이용하는 것이 좋을까요? 그렇지는 않습니다. 꼭 PCT를 통하지 않더라도 직접 미국에 출원할 수 있기 때문에 출원인은 각 방법의 장/단점을 고려하여 본인의 상황에 적합한 방식을 선택하는 것이 좋습니다.

<PCT 출원 vs 미국 직접 출원>

마치며

가출원, 미국 직접 출원, 그리고 PCT 출원은 각각 장단점이 있으므로, 출원인의 상황과 목표에 맞춰 선택하는 것이 중요합니다. 가출원은 이른 출원일 확보를 위한 간편한 수단으로 활용되며, 미국 직접 출원은 빠른 심사를 원하는 경우, PCT 출원은 국제 시장 진출을 고려할 때 유리한 선택지가 될 수 있습니다. 단순히 비용이나 속도를 넘어 출원의 기술적 범위, 타겟 시장, 비즈니스 일정 등을 종합적으로 고려해야 하겠습니다. 이를 위해 전문가의 조언이 필요할 수 있으며, 충분한 정보와 조언을 바탕으로 전략적 판단을 하는 것이 필요합니다. 다음 기고문에서는 USPTO에 존재하는 독특한 제도인 정보개시서(IDS)에 대해서 알아보도록 하겠습니다.