James Lee(이영일) 미국 특허 변리사

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앞선 기고 ‘미국 특허 그것이 알고 싶다 (1) – 미국 특허 취득, 나에게 필요한가?’에서는 특허의 특징과 필요성에서 대해 다뤘습니다. (2)편에서는 특허의 종류와 취득 방법에 대해 알아보고자 합니다.

특허의 종류

미국의 특허는 보호받고자 하는 발명의 대상에 따라 1) 식물 특허 2) 디자인 특허 3) 기술 특허로 구분됩니다. 동일한 발명의 경우, 이중특허(Double Patenting) 취득 금지규정에 따라 세 가지 구분 중 한 가지 특허만 취득이 가능합니다.

1) 식물 특허(Plant Patent)

식물 특허는 무성색식(asexual reproduction) 방법으로 재배할 수 있는 식물이 보호의 대상이 됩니다. 관상용 식물, 과일 또는 야채와 같은 작물이 식물 특허의 대상이 될 수 있으며 취득하는 경우 20년의 보호기간을 갖게 됩니다. 실제로 출원 수요가 가장 적은 특허이며, 미국 특허청 심사관 중 가장 적은 인력이 식물 특허의 심사관으로 배정돼 있습니다.

2) 디자인 특허(Design Patent)

디자인 특허는 발명의 외적인 특성(ornamental design)을 보호하기 위한 것으로, 삼차원 형상뿐 아니라 이차원의 디자인도 디자인 특허의 보호대상이 될 수 있습니다. 신규성 부족으로 인해 기술 특허를 취득하기 어려운 상황에서 외형적으로 고유한 디자인적 요소가 있는 경우라면 디자인 특허의 취득을 시도해 볼 수 있습니다. 일반적으로 기술 특허에 비해 출원 과정이 간소하며, 취득이 수월합니다. 취득 시 15년의 보호기간을 갖게 됩니다.

3) 기술 특허(Utility Patent)

기술 특허의 대상이 되는 발명은 아래 4가지로 구분되는데 식물 특허나 디자인 특허의 보호 대상이 아닌 발명의 경우, 대부분 기술 특허의 보호 대상이 됩니다.

일반적으로 특허라 함은 이러한 기술 특허를 의미하는 경우가 많으며, 실제로 가장 많은 출원 비율을 차지합니다. 기발하거나 복잡한 기술만이 특허를 받을 수 있다고 생각하기 쉬운데, 발명가가 고안한 부분에 대한 신규성이 인정된다면 발명의 유용성이나 복잡성과 무관하게 해당 부분에 대한 특허 권리 취득이 가능하며, 취득 시 20년의 보호기간을 갖습니다.

특허 출원 방법

미국에 특허를 출원하는 방법은 아래와 같이 여러 방법이 있는데, 어떤 방법을 통하든 궁극적으로 미국 특허청(the US Patent and Trademark Office, USPTO)에 정식 출원을 해야 하는 것이 공통적으로 요구됩니다.

2, 3, 4번 출원 방식 모두 최종적으로는 1번의 정식 출원을 해야 미국 출원이 완성되게 됩니다. 특히 PCT(특허협력조약: Patent Cooperation Treaty) 국제출원 시 미국을 지정국으로 포함했다는 것만으로 미국 출원이 완료됐다고 생각하는 경우가 많은데 그렇지 않으므로 주의가 필요합니다.

그렇다면 1번 즉각 정식 출원 외에 2, 3, 4번과 같은 출원 방법은 왜 존재하는 것일까요? 그것은 모두 빠른 출원일을 얻고자 하는 것과 관련이 있습니다. 미국의 경우 유효한 출원일(effective filing date)을 발명일로 간주하고 이 발명일을 기준으로 특허권이 부여되므로, 특허 심사 및 분쟁 시 우선한 출원일을 갖는 것은 매우 중요합니다. 즉, 유사한 2개의 발명이 출원된 경우, 앞선 출원일을 갖는 발명에만 특허가 부여됩니다. 2, 3, 4번 출원 방법 모두 정식 출원일 보다 앞선 출원일을 갖게 된다는 것이 특징입니다.

가출원

위에서 소개한 정식 출원 외 특허 출원 방법 중 가출원에 대해 자세히 살펴보고자 합니다.

1) 가출원 제도란?

앞서 설명한 것과 같이 가급적 이른 유효한 출원일(early effective filing date)을 갖는 것은 특허권 취득 및 분쟁에 있어 매우 중요한데, 우선한 출원일을 갖기 위해 사용할 수 있는 출원 방법 중 하나로 가출원(provisional application)이라는 제도를 이용할 수 있습니다.

2) 가출원 제도의 효과

유효한 출원일을 인정받기 위해서는 특허청에서 요구하는 다양한 출원 서류를 준비해야 하며, 형식에 맞는 명세서(specification)와 청구항(claims)을 준비해야 하는데 이러한 출원서는 출원인이 직접 준비할 수도 있지만, 현실적으로는 대부분 해당 업무를 수행할 대리인을 선임하게 됩니다. 이 과정은 경우에 따라 많은 시간이 소요되며, 대부분 적지 않은 비용 또한 발생합니다. 만약, 투자 설명회·전시회 참석·세일즈 활동·광고·웹사이트 개설 등 불가피하게 발명의 공개가 필요한 상황을 앞두고 있다면, 이러한 시간 지연은 특허 취득에 잠재적인 큰 문제가 될 수 있는데 왜냐하면 이러한 활동으로 발명이 공개되면, 미국에서는 해당 발명의 신규성이 소멸된 것으로 간주되며 이렇게 공개된 발명은 1년 안에 반드시 특허 출원을 해야 하기 때문입니다. 만약 공개 후 1년이 지나게 되면, 특허 출원의 자격이 상실됩니다. 무엇보다 만약 제삼자가 해당 정보를 취득한 후 악의적으로 특허를 선출원하는 경우, 해당 특허권을 다시 회수하는 것이 매우 어렵게 되는데 이런 경우에 우선 가출원을 통해 출원일을 보전하고 이후 해당 발명을 공개하는 것이 안전합니다.

가출원은 출원일 보전을 위해 사용하는 것으로, 가출원 후 1년 이내 정식 출원을 하는 경우에 가출원일을 유효한 출원일로 인정받게 됩니다. 예를 들어, 2024년 1월 1일 가출원한 경우, 2024년 12월 31일 정식 출원을 했더라도 2024년 12월 31일을 유효한 출원일로 인정받게 되는 것입니다. 그러므로 가출원을 했다면 비교적 안전한 발명의 공개가 가능하다고 볼 수 있는데, 누군가 공개 후 악의적으로 해당 발명에 대한 특허를 출원했더라도 이보다 앞선 가출원일을 확보하고 있다면, 정식 출원 통해 해당 출원의 특허 취득을 저지할 수 있기 때문입니다.

가출원 후에는 반드시 1년 이내 정식 출원을 해야 출원으로 인정받게 되는데, 만약 가출원 후 1년 이내에 정식 출원을 하지 않는 경우, 가출원의 효력은 소멸됩니다. 다만, 가출원은 정식 출원에 비해 적은 비용이 발생하고 무엇보다 출원서에 형식적인 제약이 없으므로 신속하게 출원이 가능합니다. 또한, 가출원 후 해당 발명에 대해 특허 출원 중(patent pending)이라는 문구를 사용할 수 있게 되므로, 투자유치 및 홍보에 긍정적인 영향을 가져올 수 있습니다.

3) 가출원 시 주의 사항

그렇다면 가출원 시 주의해야 할 점은 무엇일까요? 가출원서는 심사되지 않으므로 손쉬운 출원이 가능하지만, 이후 정식 출원 시에는 심사관이 가출원 내용과 정식 출원의 내용을 비교해 확인하게 되는데 만약 가출원서에 존재하지 않는 내용(new matter)이 정식 출원서에 언급되는 경우, 이 새로운 부분에 대해서는 가출원의 혜택, 즉 앞선 출원일을 받을 수 없게 됩니다. 그러므로 가출원 시에는 발명과 관련된 모든 자료를 빼놓지 않고 특허청에 제출하는 것이 매우 중요합니다. 여기서 말하는 자료란, 형식에 관계 없이 발명과 관련된 모든 문서, 데이터 등을 포함하며, 도면 프레젠테이션 자료, 개발과 관련된 모든 자료를 포함합니다. 

마치며

이번 기고에서는 미국 특허의 종류와 특허 취득을 위해 왜 앞선 출원일이 중요한지, 그리고 이를 위한 방법으로 가출원이 어떻게 사용될 수 있는지 다뤘습니다. 가출원 제도는 활용하면 매우 편리한 제도이지만 쉽게 말해 퍼즐 조각을 맞추지 않은 채로 제출한 출원입니다. 정식 출원은 누구나 해당 그림을 이해할 수 있도록 모든 퍼즐 조각을 완전하게 맞춘 채 제출돼야만 한다는 점을 꼭 유의하시기 바랍니다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.