최아담 모스크바 법무법인 현 변호사

2022년 2월 러-우 사태 이후 1년이 훨씬 넘은 지금까지 러시아 내 비우호국[1] 기업의 상표권은 어떻게 보호되고 있을까. 비우호국 기업이 상표권 침해로 인한 소송 제기 시 러시아 법원은 어떤 입장을 보이고 있는지, 비우호국이라는 이유로 청구를 기각하는지 여부와 관련하여 판례는 어떠한 흐름을 보이고 있는지 살펴보기로 한다.

1. 상표 개요 및 상표권 침해 시 구제 수단

상표란, 상품 또는 서비스를 식별하기 위해 사용되는 명칭으로(러시아 연방 민법(이하 '민법') 제1477조), 러시아 연방 특허청(Rospatent)에 등록된 것을 의미한다. 상표로 등록될 수 있는 것은 이름, 로고, 슬로건, 멜로디, 상품의 형태 등 다양하며 등록된 상표권의 존속기간은 출원일로부터 10년, 무기한으로 연장 가능하다. 상표를 특허청에 등록하는 경우 시장에서의 거래활동이 용이하고 프랜차이즈 개설이 가능하며 라이선스 계약을 통해 유리한 조건으로 상표 사용권 부여가 가능하다는 등 다양한 장점이 있다.

상표권이 침해된 경우, 민법 제1252조에 따라 상표권자는 ① 상표권 침해중지 요청서 발송 ② 상표권 침해로 인한 손해배상 또는 보상 청구 ③ 침해 상품의 몰수 청구

④ 진정한 상표권자를 명시한 판결문 공보 요청 등과 같은 구제수단을 활용할 수 있다.

대체적으로 실무에서는 상표권 침해행위 중지를 요청하는 취지의 내용증명을 발송하고 그럼에도 불구하고 상대방이 상표 사용을 지속할 경우에는 법적 절차로서 손해배상 또는 보상 청구를 진행하게 된다. 이 때 상표권자가 손해배상 대신 보상을 원하는 경우에는 민법 제1515조 제4조에 의거, 1) 위반행위의 성격에 따라 법원의 재량으로 결정된 1만~500만 루블의 금액 또는 2) 불법 전시된 상품 가격의 2배의 금액 또는 비교 가능한 상황에서 통상적으로 상표의 합법적인 사용에 부과되는 가격에 기초해 결정된 상표사용권 가액의 2배의 금액을 청구할 수 있다.

2. 비우호국의 상표권 침해 소송 사례

비우호국 기업이 제기한 상표권 침해 소송 중 가장 이슈가 됐던 사례 중 하나는 러-우 사태가 발생하고 얼마 지나지 않아 내려진 '페파피그' 판결[2]이다. 페파피그 애니메이션 제작사인 Entertainment One UK Ltd.(영국법인, 원고)는 러시아 개인사업자(피고)를 상대로 상표권 침해로 인한 보상을 청구했으나 법원은 1) 2022년 2월 28일자로 제정된 "미국 및 이에 동참한 외국 및 국제기구의 비우호적 행위와 관련한 특별경제조치 적용에 관한" 러시아 연방 대통령령 제79호(이하 '대통령령 제79호')에 따라 제한적 조치가 이루어진 점, 2) 원고의 소재지가 영국(비우호국)인 점, 3) 이러한 사실을 고려하였을 때 원고의 행위는 민법 제10조[3]서 명시한 권리 남용으로 평가될 수 있는 점을 근거로 원고의 청구를 기각했다.

이에 원고는 항소하였고 법원은 러시아와 영국이 상표·서비스표의 국제 등록에 대한 조약인 마드리드 의정서의 회원국이고 그에 따라 영국에 등록된 외국 기업의 지식재산권 보호는 러시아 영토 내에서도 그 동등한 보호가 보장되므로 원고의 소 제기 자체는 러시아 연방 민법 제10조의 권리남용 행위로 인정될 수 없다고 판단해 제1심판결을 취소하고 원고의 손을 들어주었다.[4] 이에 피고가 상고했으나 받아들여지지 않았다(상고기각).

LOL 서프라이즈 인형을 출시한 미국의 MGA 엔터테인먼트 또한 러시아 개인사업자인 피고를 상대로 상표권 침해로 인한 보상을 청구하였고 피고는 이에 대통령령 제79호 및 페파피그 판례를 근거로 항변했다. 그러나 법원은 1) 대통령령 제79호는 외국 기업의 독점권 보호를 제한하거나 지식재산권 분야를 규제하는 기타 조항이 포함돼 있지 않고 2) 러시아와 미국은 여전히 국제 저작권 보호 조약인 베른 협약 및 상표/서비스표의 국제 등록 조약인 마드리드 의정서의 회원국이며, 3) 페파피그 판례는 당해 분쟁을 기속하지 않는다고 보아 원고의 청구를 인용하였다.[5]

우리나라의 경우, 애니메이션 제작사인 A사가 러시아 개인사업자를 대상으로 제기한 상표권 침해 보상 청구에서 1심 법원이 원고인 우리 기업의 손을 들어주자 러시아 개인사업자가 항소, 대통령령 제79호 및 민법 제10조를 항변사유로 제시하며 현재와 같은 정치·경제적 상황에서 비우호국 목록에 포함된 외국기업의 청구를 받아들이는 것은 허용될 수 없다고 주장하였다. 그러나 법원은 1) 대한민국도, 러시아 연방도 상표와 같은 지식재산권 사용에 관하여 상호 제재나 표적 제재(제한적 조치)를 가하지 않은 점, 2) 양국이 베른 협약 및 마드리드 협정의 회원국 자격을 유지하고 있는 점, 3) 원고가 오로지 피고에게 손해를 끼칠 목적으로 행위하였다는 증거가 없는 점에 비춰봤을 때 원고의 청구는 민법 제10조의 권리남용으로 볼 수 없고 비우호국 목록에의 포함 사실 또한 청구기각 사유가 될 수 없다고 판단해 1심판결을 그대로 유지하였다(항소기각).[6]

3. 시사점

러시아에 대한 경제제재 초반인 2022년 3~4월경에는 페파피그 판결과 같이 법적 판단보다는 정치적, 경제적 상황에 근거해 판결을 한 사례가 발견되기는 하나 이는 일부에 불과하며, 경제제재 부과 시점으로부터 1년이 지난 지금은 이례적인 판결로 평가되고 있다. 즉 상기 사건들에 대한 러시아 법원의 판결 근거는 각 사안별로 조금씩 다르나 비우호국이라는 이유만으로 비우호국 기업이 제기한 청구를 기각하지 않으며, 제재 이후에도 러시아 법률, 국제 조약 및 기존 상표권 판례에 근거하여 상표권자의 정당한 권리를 보호해 온 것으로 판단된다.

그러나 이러한 상표권자의 권리 보호는 합리적인 근거가 뒷받침돼 있을 경우를 전제로 하므로 상표권 침해소송 제기 시 법률 전문가의 도움을 받아 그에 따른 증거자료(예: 도용된 상표가 부착된 제품, 영수증, 상품 구매 과정을 녹화한 영상녹화물)를 사전에 충분히 수집하고 보상금 감액과 같이 상대방 측이 주장할 수 있는 예상 항변에 대해 사전에 대비하도록 조치를 취해야 상표권자의 권리를 온전히 보호할 수 있을 것이라고 본다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로, KOTRA 공식의견이 아님을 알려드립니다.