최미란 법무법인 더헝(德恒) 칭다오 법률사무소 변호사

(cuiml@dehenglaw.com)

중국에서 사업을 진행 중이거나 진행 예정인 기업에 중국 내 상표선점 행위는 지재권 보호전략 수립에 있어 중요한 이슈 사항이라 할 수 있다. 중국은 최근 몇 년간 <상표법> 개정 및 <상표 심사 및 심리 지침>, <상표 악의 등록 행위의 지속적인 단속에 관한 통지>를 새로 발표하며 악의적인 상표선점 행위에 대한 지속적인 단속과 상표권의 법적 보호를 강화하고 있지만 실무적으로 볼 때 해외 상표에 대한 중국 내 악의적 선점행위는 여전히 심각한 상황이라 할 수 있다.

필자는 최근 여러 건의 상표 무단선점 행위에 대한 상담을 진행하였으며 많은 기업들이 관심을 가지는 이슈에 대한 정리를 통해 악의적 상표선점 행위에 대한 대응책을 제시하고자 한다.

1. 상표권 무단선점 이슈

한국에 상표권이 등록되어 있지만 아직 중국 내 상표등록을 진행하지 않은 상황에서 중국기업이나 개인으로부터 상표권이 무단선점을 당하는 경우가 많다. 악의적 선점의 주요 목적은 부정당한 수단으로 취득한 상표권을 이용하여 실질적인 상표권자를 상대로 침해 손해배상 청구 및 기타 부정당한 이익을 도모하는 것이다.

실무적으로 상표권 무단선점에 따른 대표적인 사례는 아래와 같다.

⑴ 악의적 지재권 세관 등록을 통한 세관 보호조치 신청

TRIPs협정 등 지재권 관련 국제협정에서는 지재권 침해행위에 대한 세관 보호조치를 규정하고 있으며 중국의 <지재권 세관 보호 조례>에도 지재권 보호와 관련된 세관 조치에 대한 세부적인 규정이 있다. 원칙상 지재권 권리인은 지재권에 대한 세관 등록을 통하여 침해 의심 제품에 대한 조사 및 차압조치를 신청함으로써 수출입 단계의 지재권 침해행위를 즉시 제지할 수 있다.

실무적으로 상표권 무단 선점자는 상기와 같은 세관 보호조치를 악의적으로 이용한다. 상표권자 또는 상표권자의 제품을 수출입 하는 업체를 상대로 수출입 제품에 대한 침해조사 및 차압조치를 취하도록 세관에 신청하고, 상표권자의 정상적인 수출입 무역을 방해하는 경우가 많다. 상표권자를 상대로 악의적 세관 보호조치를 신청할 경우 세관의 강제적 조치로 인한 상표권자의 납품기한에 차질이 발생할 가능성이 크므로 수출입 무역을 진행하는 상표권자에게는 치명적인 피해가 될 수 있다.

⑵ 악의적 행정단속 신청

중국 <상표법>의 규정에 따르면, 권리자는 행정기관에 침해행위를 중단하는 것을 요청하는 행정단속 조치를 신청할 수 있다. 실무적으로 행정단속 신청은 별도의 비용이 필요하지 않으므로 상표 무단 선점자는 이러한 행정절차를 악의적으로 이용하여 상표권자를 상대로 행정단속을 신청한 후 합의 유도 및 금전적인 요구를 제기하는 경우가 많다. 행정단속 절차 중 행정기관이 침해 의심 제품의 제조 및 판매 장소에 대한 현장조사, 침해 의심 제품에 대한 몰수 조치가 있어 이러한 조치들은 실제 상표권자의 정상적인 영업활동에 불리한 영향을 미치고, 브랜드 이미지에도 큰 타격을 가져올 가능성이 크다.

⑶ 온라인 플랫폼의 지재권 침해 신고절차를 악의적으로 이용

전자상거래 및 온라인 쇼핑몰이 발전하며 많은 기업이 온라인 플랫폼을 활용하여 제품 판매를 진행하고 있다. 온라인 플랫폼은 각 플랫폼의 특성에 맞는 지재권 침해 신고 시스템을 구축하여 플랫폼 내 경영자의 지재권을 보호하고 있다. 통상적인 경우 지재권 권리인이 온라인 플랫폼 내 지재권 침해 의심 제품을 발견할 경우 플랫폼의 침해신고 절차에 따라 침해 의심 제품의 링크 삭제, 유통 차단 등 조치를 취하도록 신청할 수 있다. 실무적으로 상표 무단 선점자는 온라인 플랫폼에 침해신고를 통하여 제품의 정상적인 판매 및 유통을 방해하고, 상표권자를 상대로 부정당한 요구를 제기하는 경우가 많다.

⑷ 상표권자의 고객사 및 거래처를 상대로 침해 경고장 발송

상표권자에 대한 직접적인 조치 외에도 상표권자의 고객사, 거래처 등 이해관계자의 정보를 불법으로 수집하여 대량의 침해 경고장을 발송하는 경우도 있다. 침해경고장의 내용은 자신이 상표권을 보유하고 있으므로 수신자와 상표권자 간의 정상적인 협력을 방해하고, 심지어 상표를 계속 사용하고자 할 경우 자신에게 라이센스 비용을 지급하도록 협박하거나 기타 부정당한 업무협력을 요구하는 내용도 포함되어 있다.

⑸ 상표권 침해소송 제기

어떠한 상황에서도 일단 법적 소송에 연루되면 기업에 불리한 영향을 가져다 주기 마련이다. 특히 지재권 침해 소송이 시작될 경우 제품의 정상적인 판매, 유통에 심각한 영향을 끼칠 뿐만 아니라 기업의 사회적 이미지에도 큰 손상을 입게 된다. 상표 무단 선점자가 부정당한 이익을 요구하기 위해 상표권자 또는 대리상 등 이해관계자를 상대로 악의적 침해 소송을 제기하는 경우도 있다.

2. 상표권 무단선점 대응 사례 분석

상기와 같은 상표권 무단선점 이슈에 대해 실무적인 사례에서는 어떻게 대응하였는지 아래와 같이 정리해보았다.

“TELEMATRIX” 상표 선점 및 악의적 권리주장 사례

[사건 개요] “TELEMATRIX”는 세계적인 호텔 전용전화기 유명브랜드이며 2006년 사이더(赛德)전자통신기술유한회사와의 합병 후 기업명칭을 미국메이줴어신다(美爵信达)로 변경하였다. 산동비터(比特)스마트기술유한회사는 사이더 사의 중국내 제조업체로 OEM 위탁가공 방식으로 사이더 사의 호텔 전용전화기를 제조하였으나 쌍방의 협력내용에는 “TELEMATRIX” 브랜드 전화기가 포함되지 않았다.

쌍방의 협력과정에서 비터 사는 사이더 사의 사전 허가 없이 임의로 중국 상표국에 “TELEMATRIX” 상표의 등록을 신청하였으며 상표국의 심사결과 상표등록을 허가하였다. 그 후 쟝수중슌(中讯) 스마트전자유한회사는 사이더 사의 위탁으로 “TELEMATRIX” 브랜드 등 호텔전용 전화기를 제조하기 시작하였고 비터 사는 중슌 사가 자신의 상표권을 침해하였다는 이유로 제품에 대한 광고 및 홍보 취소, 해당 제품의 제조, 판매 및 수출입 행위를 즉시 중지하는 것에 관한 침해경고장을 발송하였다.

비트 사는 또한 아래와 같은 악의적 소송 제기 및 행정단속 신청을 통해 중슌 사의 정상적인 영업을 방해하였다. 첫째, 중슌 사를 상대로 상표권 침해소송를 제기하여 침해행위 중지 및 손해배상금 612만 위안 청구하였다. 둘째, 공상관리국에 신고하여 중슌 사의 제조 현장 및 창고에 대한 현장 검사, 침해제품 몰수를 청구하였다. 비트 사는 중슌 사를 상대로 한 상기와 같은 악의적 권리주장을 제외하고도 미국 메이줴신다 사의 자회사인 베이징 메이줴신다 사를 상대로 상표권 침해 소송을 제기하여 침해행위 중지 및 손해배상금을 청구하였다.

비트 사의 상기와 같은 악의적 행위에 대해 중슌사는 아래와 같이 대응하였다.

첫째, “TELEMATRIX” 브랜드에 대한 비침해 소송을 제기하여 침해행위가 성립되지 않는 다고 주장하였다. 둘째, 비트 사의 악의적 소송에 대해 별도의 손해배상 청구 소송을 제기하여 손해배상금 612만 위안 및 합리적 지출 10만 위안을 지급하고 언론매체를 통해 공개적으로 사과할 것을 청구하였다. 또한 베이징 메이줴신다 사는 비트 사의 악의적 행위에 대해 “TELEMATRIX” 상표의 무효심판을 상표평심위원회에 신청하였다.

[처리 결과] 비트 사의 악의적 소송에 대한 손해배상 청구 소송

법원의 판결 결과 비트 사가 인지도가 높은 협력 파트너의 브랜드를 무단 선점하고 이를 기반으로 중슌 사를 상대로 경고장 발송, 상표권 침해소송 제기 등을 한 것을 볼 때, 비트 사의 해당 행위의 정당성을 인정하기 어렵고 협력과정에서 파트너의 브랜드에 대해 인지하고 있었으므로 악의 선점 및 불법 이익을 도모하는 목적이 선명하다고 볼 수 있다. 또한 중슌 사에 실질적 손실을 유발하였으므로 손해배상금 100만 위안을 배상하고 언론매체를 통해 중슌사에 있었던 부정적인 영향을 제거해야 하는 법적 책임을 가진다고 판결하였다.

베이징 메이줴신다 사가 비트 사를 상대로 제기한 “TELEMATRIX” 상표에 대한 상표평심위원회의 무효심판 결과 “TELEMATRIX” 브랜드의 독창성, 업계에서의 인지도 및 중국 시장에서의 유통상황 및 비트 사의 임가공 이력, 광고 홍보 등 사실에 의거하여 비트 사의 상표등록 행위는 무단 선점에 해당된다고 인정하여 최종 “TELEMATRIX” 상표의 무효를 선고하였다.

3. 상표권 무단 선점 이슈에 대한 대응책

상기 사례로부터 알 수 있듯 상표권 무단 선점은 실제 상표권자의 권리행사와 이익에 심각한 손해를 끼치는 악의적인 행위로 중국의 사법 및 행정기관의 주요한 검토대상으로 지정되었다. 무단 선점에 대한 등록심사 강화 및 침해재판에서 실제 권리자에 대한 법적 보호 강화를 통해 엄격한 단속조치를 취하고 있다. 상표권자는 무단 선점 이슈에 따른 법적 리스크를 최소화하고 상표권을 보호하기 위하여 아래와 같은 대응책을 고려해볼 수 있다.

⑴ 악의적 선점 행위에 대한 상표권 무효 또는 취소 심판 신청

상표 무단 선점자로부터 부정당한 권리청구가 있을 경우 우선 상표법에 따라 해당 상표에 대한 무효 또는 취소 심판을 통해 무단 선점된 상표를 무효 또는 취소 가능한지 검토해야 한다. 특히 상기 사례의 경우와 같이 실제 권리인과의 사전 협력, 대리 관계 등 거래관계가 존재하고 해당 사실에 대한 충분한 입증이 가능하다면 무효 심판을 우선적으로 고려해야 한다.

만약 상표 무단선점자가 해당 상표를 등록하고 실제로 사용하지 않았다는 증거를 수집하였을 경우 3년 미사용에 따른 취소 신청 조치를 통해 해당 상표등록을 취소시키는 조치도 활용해볼 수 있다. 취소 신청의 장점은 신청인이 상표 사용여부에 대해 입증할 의무가 없으며 무단 선점자가 자신이 상표를 실제로 사용하였다는 충분한 증거를 제출하여 사용행위에 대한 입증을 해야 한다는 점이다. 따라서 실제 권리인은 상기와 같은 무단 선점된 상표에 대한 무효 또는 취소 심판 조치를 통해 무단 선점자에 압력을 가함으로써 악의적 권리 주장을 취소하거나 합리적인 선에서 합의를 유도할 수 있다.

⑵ 악의적 침해소송 제기에 대한 반대 소송 제기 또는 별도의 손해배상 소송 제기를 통한 손해배상 및 합리적 지출에 대한 배상 청구 

<지재권 침해소송에서 원고의 권리남용 행위에 대한 피고의 손해배상 및 합리적 지출 청구에 대한 최고법원의 답변 의견>에 따르면 상표권의 취득 및 권리 행사는 성실과 신용의 원칙에 준하여야 하며 비선의적으로 취득한 상표권으로 타인의 정당한 사용행위에 대한 침해소송을 제기 할 경우 이는 권리의 남용에 해당되며 상대방은 남용행위로 인한 배상 및 합리적인 지출에 대해 청구할 권리가 있다.

따라서 상표 무단선점자가 악의적으로 침해소송을 제기할 경우 상표의 실제 권리인은 권리남용행위에 대한 입증서류를 수집하여 반대 소송제기 또는 별도의 손해배상 청구 소송을 제기함으로써 악의적 소송행위에 대한 손해배상 및 소송에 대응하기 위해 지출한 변호사 수임료, 교통비용, 증거 수집 비용 등을 배상하도록 청구하여 무단선점자가 스스로 소를 취하하거나 합의하도록 추진할 수 있다.

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