최근 미국 내 K-콘텐츠의 인기로 다양한 한국산 상품·서비스에 대해 호의적인 시장 환경이 조성되고 있음에 주목한 뉴욕 IP-DESK는 7~9월 해외시장뉴스를 증명표장(certification mark) 특집 3부작으로 기획해 보았다. 지난달 1부에서는 미국에서 증명표장권을 취득하고자 하는 이들의 입장에서 반드시 알아야 할 증명표장의 정의와 유형, 소유 주체, 증명표장권자의 역할에 대해 다루었고 오늘 2부에서는 증명표장의 법정 요건 및 등록 취소 사유, 증명표장 출원 시 적용되는 특별 요건에 대해 자세히 살펴보겠다. 마지막으로 3부에서는 한국의 국가명 또는 국내 지역명칭을 딴 지리적 표시 증명표장을 미국에서 출원하려는 이들이 효과적인 인증 시스템을 구축하는 데에 참고할 수 있도록 미국의 몇몇 지리적 표시 증명표장권자들이 수립한 표장 인증 요건과 인증 취득 절차를 구체적으로 안내할 예정이다.

증명표장의 법정 요건 및 등록 취소 사유

지리적 표시 증명표장의 일부 특례를 제외하곤 식별력(descriptiveness), 권리 불요구(disclaimer), 혼동 가능성(likelihood of confusion) 등을 종합한 등록 적격을 판단함에 있어 일반 상표에 적용되는 기준이 증명표장에도 동일하게 적용된다. 하지만 증명표장권자가 해당 표장과 관련된 상품·서비스를 생산·판매하는 것으로 오인하게 만들 염려가 있을 경우에는 등록이 불허된다. 한편, 미국 상표법 15 U.S.C. § 1064(5)는 증명표장의 등록을 취소시키는 사유로 다음 네 가지를 열거하고 있는데, 이는 증명표장권자가 자신이 보유한 권리를 유효하게 유지하기 위해 충족해야 할 법정 요건이기도 하다.

사유 1. 증명표장 사용에 대한 통제권 행사 불가

증명표장권자가 해당 증명표장의 사용을 통제하지 않거나 적절히 통제할 능력이 없는 경우 이 표장은 언제라도 등록이 취소될 수 있다. 구체적으로 어떤 수준의 통제권 행사가 증명표장권자에게 요구되는지 상표법 법조문에는 명시되어 있지 않지만 그동안 발표된 법원 및 상표심판원 선례들은 소비자들이 오인하지 않도록 예방하기에 충분한 통제여야 한다고(예: 샘플 제품 테스트, 정기적인 상품 검사 절차, 인증 기준 및 요건 준수 여부 확인 절차 시행) 판시해왔다. 

사유 2. 상품·서비스의 생산 또는 마케팅에 관여

증명표장권자가 해당 증명표장이 등록된 상품·서비스의 생산이나 마케팅에 종사하는 경우 이 표장은 언제라도 등록이 취소될 수 있다. 증명표장은 원칙적으로 증명표장권자가 아닌 타인에 의해 사용되는 것이기 때문에 본인이 직접 생산·마케팅에 개입하는 상품·서비스에 대한 상표를 보유한 상태에서 이와 동일하거나 유사한 증명표장을 소유할 수 없다. 다만, 해당 상품·서비스를 판매하는 자가 증명표장 인증사업 부문과 판매사업 부문을 완전히 분리하여 독립적으로 운영하며, 해당 증명표장이 등록상표와 분명히 구분될(“separate and distinct”) 경우에는 예외적으로 동시 등록이 허용된다. 

<상표·서비스표와 증명표장 동시 등록이 허용된 사례>

[자료: Trademark Electronic Search System]

사유 3. 인증 이외의 용도로 증명표장 사용 허락

출처 표식을 위한 목적 등 제3자가 인증(certify) 이외의 목적으로 증명표장을 사용하도록 증명표장권자가 허락할 경우, 동 표장은 언제라도 등록이 취소될 수 있다. 다만, 증명표장의 사용 인증을 받은 자가(certified users) 자사 상품이 증명표장의 인증 기준을 준수하는지 검사하고 이를 통과한 상품에 대해 표장을 부착하는 행위는 인증이 아닌 목적으로 증명표장을 사용한 것으로 간주하지 않는다. 이를테면, 증명표장권자인 UL은 당사의 증명표장 이용 허락을 받은 제3의 제조사로 하여금 자사 상품이 UL의 인증 기준을 충족한다는 표식으로 이 상품에 “UL” 마크 표기를 허용할 수 있다. 

또한, 증명표장의 사용 인증을 받은 제3자가 ‘증명표장+다른 단어’로 구성된 상표를 사용하는 것을 증명표장권자가 묵인하더라도 세 번째 등록 취소 사유에 해당되지 않는다. 일례로, 스위스 시계산업협회(Federation of the Swiss Watch Industry)로부터 스위스산 시계 제품에 대한 지리적 표시 증명표장 “SWISS”(등록번호 3,047,277)의 사용 허가를 받은 스위스 기업 Leonard S.A. Corporation과 독일 기업 Bohle GmbH가 각자의 상표에 “SWISS” 마크를 붙인 “LEONARD SWISS”, “DAVOSA SWISS”라는 상표를 개발하고 상업적으로 이용해왔다. 상표심판원은 이 같은 행위를 스위스 시계산업협회가 금지하지 않더라도 증명표장의 등록 취소로 이어지지 않는다고 2011년 심결 Swiss Watch International, Inc. v. Federation of the Swiss Watch Industry에서 밝혔다. 

사유 4. 차별적인 인증 거절

증명표장이 인증하는 기준 또는 요건을 충족한 제3자의 상품·서비스에 대해 증명표장의 사용 혹은 계속적인 사용을 증명표장권자가 차별적으로 거부하는 경우에 이 표장은 언제라도 등록이 취소될 수 있다. 이 규정은 인증받은 상품·서비스를 제공하는 모든 이들의 자유 경쟁을 촉진시킴으로써 공익을 증진하기 위해 마련되었다. 물론 증명표장권자는 인증 기준을 제정할 폭넓은 재량권을 가지며, 인증받지 못한 생산자는 당사에게 적용된 인증 조건이 지극히 까다롭고 제한적이라는 이유로 거절 결과를 뒤집을 수 없다. 

증명표장 출원 시 적용되는 특별 요건

증명표장의 등록 심사 기준 및 출원서 준비 절차는 여느 일반적인 상표·서비스표의 경우와 거의 비슷하지만 아래에 열거된 특별 요건의 적용을 받는다.

요건 1. 상품·서비스분류와 지정상품·서비스명

일반적으로 증명표장 출원서의 상품 분류코드는 “U.S. Class A”, 서비스 분류코드는 “U.S. Class B”로 지정되며 하나의 출원서에 A와 B 둘 다 지정할 수도 있다. 마드리드 국제출원의 경우 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)의 국제사무국(International Bureau)이 정하는 분류체계를 따른다. 

증명표장 출원서의 지정상품·서비스명은 증명표장권자의 사업 영역이 아니라 증명표장권자로부터 증명표장 사용 인증을 받은 제3자의 상품 및 서비스 명칭을 기술해야 한다. 또한, 지정상품·서비스명을 매우 구체적으로 기재해야 하는 상표·서비스표와 달리 증명표장의 경우 식품, 농산품, 전자제품, 섬유 소재, 인쇄물, 보험 대행 서비스업, 기계 수리업, 요식업 등 넓은 용어로 일반적인 상품·서비스의 종류를 기입해도 된다. 단, 지정상품·서비스명 입력란에는 “인증(certification)”, “인증하다(certify 혹은 certifies)”와 같은 단어가 포함되어서는 안된다. 아래 표에 정리된 몇 가지 예시에서 드러나듯이 해당되는 모든 상품 목록을 장황하게 나열한 것부터 일반적인 상품 카테고리 명칭만 간명하게 기재한 것까지 다양하다.

<증명표장의 지정상품·서비스명 예시>

[자료: Trademark Electronic Search System]

요건 2. 인증사항에 대한 진술서

증명표장 출원서는 해당 표장이 인증하는 특성, 기준, 기타 특징에 대한 진술서(certification statement)를 포함해야 한다. 인증사항 진술서 문구는 “이용 허락을 받은 자에 의해 사용되고 있거나 앞으로 사용될 예정인 이 증명표장은 해당 상품·서비스가 … 함을 인증 또는 인증하고자 한다(The certification mark, as used or intended to be used by persons authorized by the certifier, certifies or is intended to certify that the goods·services provided have …)”와 같은 양식으로 작성한다. 추후 증명표장 등록증에도 인쇄될 내용이기 때문에 인증사항 진술서는 논란의 소지가 없을 수준으로 구체적이어야 하며 의미가 명확해야 한다. “품질(quality)”, “원재료(material)”, “제조방법(mode of manufacture)”과 같이 포괄적인 용어들 그 자체만으로는 인증하고자 하는 특징을 명료하게 나타내지 못하므로 일반적으로 허용되지 않는다.

특허상표청이 수용한 인증사항 진술서의 예시는 다음과 같다.

<증명표장의 인증사항 진술서 예시>

[자료: Trademark Electronic Search System]

요건 3. 증명표장의 사용을 허가하는 인증 기준

증명표장 출원인은 제3자가 해당 표장의 사용 허가를 받기 위해 충족해야 하는 기준 및 요건을 담은 문서(정관)의 사본을 출원서와 함께 제출해야 한다. 이때 증명표장권자가 직접 독자적인 인증 기준을 제정하지 않아도 무방하며, 이를테면 정부기관이나 민간 연구소에서 개발한 규격이나 사양을 준용할 수 있다.

요건 4. 출원인이 해당 증명표장에 대한 통제권을 행사하되 본인이 표장을 사용하지 않는다는 진술서

앞서 언급했듯이 증명표장을 등록하려면 해당 표장에 대한 적절한 통제권을 행사해야 하고 증명표장권자는 본인이 보유한 증명표장을 직접 사용할 수 없다. 이에 상표심사지침서(Trademark Manual of Examining Procedure)는 출원인이 (1) 상거래에서 당해 증명표장의 사용을 합법적으로 통제(“exercising legitimate control”) 중이라는 내용 또는 향후 상거래에서 해당 표장의 사용을 합법적으로 통제할 선의의 의사가 있다는 내용, (2) 증명표장이 적용될 상품·서비스의 생산·마케팅에 개입하지 않으며, 앞으로도 개입하지 않을 것이라는 내용 이 명시된 진술서(statement)를 제출할 것을 요구하고 있다.

요건 5. 사용 증거

증명표장의 사용 증거 또는 견본(specimen)은 증명표장권자가 아닌 제3자가 자사 상품·서비스의 원산지, 원재료, 제조방법, 품질, 또는 이를 생산한 단체 등을 증명하기 위한 목적으로 해당 표장을 어떻게 쓰고 있는지를 보여주어야 한다. 유형의 상품 관련 증명표장은 일반 상표를 출원할 때처럼 해당 표장이 부착된 상품 라벨, 가격표(tag), 용기, 상품 전시물(display), 주문이 가능한 웹사이트 화면 등을 제출하면 된다. 반면 무형의 서비스 관련 증명표장은 서비스표를 출원하는 경우와 동일하게 신문 혹은 잡지 광고, 브로슈어, 옥외 광고판, 광고 전단, 광고용 우편물 등이 사용증거물로 인정된다. 특허상표청이 지리적 표시 증명표장의 적절한 사용실적으로 수용한 예시 몇 가지는 다음과 같다. 

<지리적 표시 증명표장의 사용증거 예시>

[자료: TMEP § 1306.05(j)]

시사점

지금까지 증명표장권자의 입장에서 숙지해야 할 핵심적인 내용에 대해 살펴보았다. 앞서 설명하였듯 증명표장은 일반적으로 상표와 유사한 출원 절차를 거친다. 즉, 출원서 제출일로부터 약 8개월 후 1차 심사 결과를 받아볼 수 있으며 심사를 무사히 통과하면 특허상표청에서 발행하는 상표공보(Official Gazette)에 해당 상표가 공고돼 제3자가 출원 중인 상표에 대한 이의신청(opposition)을 제기할 수 있는 기회를 30일간 부여한다. 이의신청 절차까지 무사히 마치면 비로소 증명표장 등록증이 발급된다. 미국이 아닌 국가에 거주 중인(“foreign-domiciled”) 출원인은 상표 또는 증명표장 출원 시 미국 변호사 선임이 의무적이다.

미국의 증명표장 제도는 다양한 분야에서 한국산 상품을 차별화하고 고급화하기 위한 수단으로 활용될 수 있는 잠재력을 지녔다. 이번 해외시장뉴스를 통해 우리 정부와 유관기관들이 미국 내 증명표장권 취득에 관심을 갖게 되는 계기가 되었으면 한다.

자료: 15 U.S.C. §§ 1052, 1054, 1064, 1127; 37 C.F.R. §§ 2, 7, 11; TMEP §§ 1306.02, 1306.03, 1306.04, 1306.05, 1401.03; Idaho Potato Comm’n v. M & M Produce Farm & Sales, 335 F.3d 130 (2d Cir. 2003); Midwest Plastic Fabricators, Inc. v. Underwriters Labs. Inc., 906 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1990); Swiss Watch Int’l, Inc. v. Fed’n of the Swiss Watch Indus., 2012 WL 504693 (T.T.A.B. 2011); Tea Bd. of India v. Republic of Tea, 2006 WL 2460188 (T.T.A.B. 2006); In re Monsanto Co., 201 U.S.P.Q. (BNA) ¶ 864 (T.T.A.B. May 26, 1978); Trademark Electronic Search System (TESS), https://tmsearch.uspto.gov; Trademark Status & Document Retrieval (TSDR), https://tsdr.uspto.gov; Current Trademark Processing Wait Times, https://www.uspto.gov/dashboard/trademarks/application-timeline.html#first-action; Trademark Rule Requires Foreign-domiciled Applicants and Registrants to Have a U.S.-licensed Attorney, https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us