장윤영 Kim & Company, Solicitors 변호사

최근 언택트 시대가 지속됨에 따라 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 블로그 등 다양한 소셜 미디어를 통해 창의적인 콘텐츠들이 지속적으로 확대되고 있다. 만일 소셜 미디어를 통해 자발적으로 대중에게 공개한 디자인, 기술, 레시피 등을 이용해 제3자가 2차 창작을 하거나 더 나아가 수익을 창출하는 것은 지적재산권의 침해라고 볼 수 있을까? 침해 여부는 그 대상이 무엇인지, 대상이 어떤 종류의 지재권으로 등록이 가능한지, 가능하다면 등록되었는지, 공개시점, 침해 범위 등 제반 요소에 따라 상이하고 구체적인 사실관계 및 자료 확인이 필요하다. 그 범위가 상당히 넓기 때문에 이를 모두 다루는 것이 어려우므로 이번 기고문에서는 아래 예시를 통해 홍콩의 지재권 보호 범위 및 유의사항에 대해서 알아보도록 한다.

A의 취미는 가죽공예이다. A는 특정 가죽 가방 디자인을 고안하게 된 계기 그리고 공정과정에 대한 간략한 스토리를 영상으로 제작하여 소셜 미디어에 업로드하였다. A는 본인 브랜드를 창업하거나 해당 가방을 제작하여 판매할 계획은 없다. 어느 날 A는 우연히 B가 동일하거나 일부분만 변형한 디자인의 가죽 가방을 국내외로 판매하는 것을 보았다. A는 B에게 해당 가방을 제작∙판매하는 것을 중단할 것을 요청하였다. 그러나 B는 A가 디자인 및 공정과정을 대중에게 자발적으로 공개하였을 뿐만 아니라 A가 해당 가방을 판매하지 않고 단순 취미로만 제작한 것이기 때문에 자신이 이를 개인적으로 사용하거나 더 나아가 판매하는 것은 어떠한 문제가 없다고 한다.

지재권 등록을 완료하였을 경우

A가 해당 가방의 디자인을 등록하였을 경우, 관련 법령하에 법적 보호를 받게 된다. 가방 디자인 외에도 원단의 패턴을 별도의 디자인으로 등록받는다면 보다 철저하게 디자인을 보호할 수 있다. Registrable Designs Ordinance (Cap. 522) 조례 하에 A는 등록된 디자인이 적용된 상품을 홍콩에서 제작하거나 판매할 수 있는 독점적인 권리(exclusive right)를 부여받게 되며, 최대 보호기간은 25년이다. 따라서 A가 해당 디자인의 가방을 판매하는지 여부와 무관하게 아래 행위는 디자인권 침해로 여겨질 수 있다:

  (1) 디자인권리자인 A의 독점적 판매권을 침해하는 행위

  (2) 홍콩에서 침해품을 생산하는 행위

  (3) 조립 시 침해품에 해당할 수 있는 부품을 취급하는 행위

  (4) 조립 시 침해품에 해당할 수 있는 부품을 홍콩 내외에서 생산하는 행위

디자인의 유사 판단은 비전문가적인(inexpert) 소비자의 시각에서 판단하게 되므로 디자인 유사범위가 비교적 넓다고 볼 수 있다. 따라서 A는 유사범위에 따라 B의 행위를 자신의 디자인권 침해로 보고 침해품의 판매 중지 및 압수 등을 법원에 신청할 수 있다. 다만 한 가지 유의해야 할 점은 만일 침해 행위가 디자인 등록 국가∙지역 외에서 발생하였다면 (예, A가 디자인을 홍콩에서 등록하였으나 미국 소재 회사인 B가 필리핀에서 침해품을 제작∙판매한 경우) 디자인권자는 홍콩에서 권리 침해를 주장하는 데에 어려움이 있을 것이다.

실제로 Louis Vuitton 및 Hermes사와 같이 명품 패션 브랜드들은 홍콩 및 한국을 비롯하여 상당수의 국가∙지역에 그들의 고유적인 가방 디자인 및 원단 패턴을 모두 디자인으로 등록 완료한 것을 확인할 수 있다. 물론 시장에서 유명 브랜드의 상품을 모방한 상품을 쉽게 볼 수 있고 디자인권자들이 이에 대해 적극적인 조치를 취하지 않는다고 생각할 수 있지만, 그렇다고 하여 이러한 디자인 모방 행위가 법적으로 용납된다고 해석할 수는 없다. 

지재권 등록을 하지 않았을 경우

지재권 등록을 하지 않았을 경우, 보호를 받는 것이 비교적 어려울 수도 있다. 그렇다고 하여 어떠한 보호도 받지 못하는 것은 아니다. 미등록 디자인의 경우 저작권법에 의하여 기본적으로 디자인을 창작한 날로부터 15년간 보호받는 것이 가능하다.

다만 유념해야 할 점은 저작권법에 의한 보호는 아래의 한계가 있다.

  (1) 저작권법에 의해 보호받고자 하는 자(주로 저작자)는 저작권 분쟁에서 입증의 책임이 있다는 점에서 디자인의 스케치 및 창작과정에 대한 자료를 통해 대상 디자인이 자신의 저작물이며 상대방이 이를 침해했음을 증명해야 한다.

  (2) 상대방이 유사 디자인을 자체적으로 창작하였다는 점을 증명할 수 있다면 이는 저작권 침해에 해당되지 않을 수 있다.

예시로 돌아가 A가 등록된 디자인권을 보유하고 있지 않는다면 A는 디자인에 대한 첫 구상도안부터 최종 결과물을 공개하기까지 다양한 창작 과정을 거쳤다는 사실을 주장해야 할 것이며, 이를 뒷받침할 수 있는 객관적인 자료도 제공하여 자신이 해당 디자인을 창작하였다는 점을 증명해야 할 것이다.

위와 같은 보호의 한계가 존재하기 때문에 저작자는 자신의 창작물을 가능한 범위에서 등록하는 것이 중요하겠다.

공개 시 유의할 점

나만의 창의적인 디자인, 기술, 콘텐츠 등을 제공하고자 하는 사람이라면 그 창작물에 대한 자신만의 독점적 권리를 보장 받을 수 있어야 하는 것은 당연하다. 따라서 각 국가∙지역마다 지재권 등록을 위한 제도를 구축한 것이며, 창작자가 법적 보호를 받기 위해서는 정해진 요건 및 절차에 따라 이를 등록해야 한다.

원칙적으로 디자인을 출원하기 전 그 디자인이 공개되었다면 등록 또는 보호를 받는 것이 어려워진다. 그 이유는 등록요건 중 중요한 요건으로 ‘신규성’(novelty)이 있기 때문이다. 간단히 말해서 출원된 디자인이 모든 공지된 디자인과 비교하여 새로워야 한다. 그러나 출원 전 디자인을 공개함으로 인해 제3자가 모방제품을 제작∙판매하거나 하는 등 문제가 생긴 후 디자인을 등록하고자 한다면 그 과정이 쉽지 않을 것이다. 상표 또는 특허 출원 시에도 유사한 조건이 있으므로, 해당 요건이 충족되지 않는다면 지재권 등록은 예상 외로 복잡해질 수 있다.

이용 시 유의할 점

상술한 바와 같이 창작물의 종류를 떠나 이를 합법적으로 이용하기 위해서는 권리자의 이용허락을 사전에 받고 추가로 홍콩 Intellectual Property Department 공식 홈페이지를 통해 지재권 등록여부를 확인해 보는 것이 선행되어야 하겠다.

만일 자신이 이용하고자 하는 창작물이 아직 등록되어 있지 않더라도 저작권의 경우, 보호 범위가 비교적 넓고 등록이 요구되지 않으므로 그 대상이 무엇이든 어떠한 2차 창작∙가공 과정을 거치든 저작물을 창작한 자인 저작자의 저작권를 침해할 수 있다는 것을 항시 유의해야 할 것이다.

Kim & Company, Solicitors는 한인기업 및 개인들에게 홍콩법 관련하여 법률서비스를 제공하고 있으며, 김정용 대표변호사와 장윤영 변호사가 주 홍콩 대한민국 총영사관의 자문변호사로 역임하고 있다. 주로 한국계 금융기관, 기업 및 개인을 상대로 민사, 금융, 상업 등 다양한 업무에 거쳐 의뢰인께 법률서비스를 제공하며 본 로펌에 대한 보다 자세한 안내는 홈페이지 www.kimlawhk.com에서 확인할 수 있다.

    · 면책 조항: 위 내용은 해당 법률 분야의 개괄적인 설명을 참고용으로 제공하고자 작성된 것입니다. 따라서 윗 글이 법률의견은 아니라는 사실을 고지드리며 내용 중 일부 혹은 전부를 특정사안에 직접 또는 간접적으로 적용해서도 안 됩니다. 개별 사안에 대한 법률 의견이 필요하실 경우 변호사에게 별도의 조언을 구하시기 바랍니다. 

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