비전형적 병행수입 중 상표침해 인정 사례

- 빅토리아 시크릿 사와 상하이 진텐 사의 상표 분쟁 -  

□ 빅토리아 시크릿과 상하이 진텐 의류회사(上海锦天服饰有限公司, 이하 진텐의류) 간의 상표권 침해 사례

 ○ 원고 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret)은 미국에 법인등록된 회사로 LBI에서 전액출자한 자회사임.

  - 원고는 LBI회사 소속 브랜드의 상표출원, 사용, 관리 및 보호를 맡고 있으며 'Victoria's Secret' 상표권의 권리자임. LBI 및 기타 전액투자 자회사 또한 원고의 상표권 사용 허가를 받고 상표를 사용함.

  - 원고는 진텐의류에서 여러 대형마트에 'Victoria's Secret'이라는 문자상표가 부착된 속옷제품을 판매한 행위가 원고의 상표 전용권을 침해했으며 피고가 홍보 브로셔에 '미국 럭셔리 란제리 브랜드 '빅토리아 시크릿'에서 지정한 유일 유통사'라고 게재한 행위는 허위사실 유포에 속하는 불공정 경쟁행위라고 주장함.

  - 그러나 피고가 판매한 제품은 원고의 모회사 LBI로부터 수입한 정품인 것으로 밝혀졌음.

  - 이에 대해 원고는 피고가 제품 판매방식과 관련해 LBI와 계약체결을 하였으며 계약상 제품 판매방식은 도매가 아닌 직영점 판매였으므로 피고의 행위가 여전히 상표권 침해 행위라고 주장함.

 ○ 상하이 제2중급인민법원은 피고가 판매한 제품의 원산지와 백화점 내 소매상에서 판매한 제품 원산지 모두 원고의 모회사인 LBI로부터 수입한 것임을 밝힘.

  - '중화인민공화국상표법' 제52조 제2항 규정에 따르면 상표권을 침해한 상품을 판매하는 행위 또한 상표권을 침해한 행위에 속함.

  - 단, 본 건에서 피고가 판매한 상품은 정품으로 원고의 상표권을 침해하지 않으며 대중에게 오인을 초래하는 경우는 더더욱 존재하지 않음. 즉 상표권 침해는 성립되지 않음.

  - 본안에서 피고는 '미국 럭셔리 란제리룩 빅토리아 시크릿에서 지정한 유일한 총 유통사'라는 것을 증명하지 못했으며 사실상 피고는 원고 측 모회사 LBI에서 재고상품을 구매하여 중국 내에서 판매한 것임. 그렇기에 피고의 이러한 홍보방식은 대중에게 피고가 원고의 위임을 받았을 것이라는 오해를 초래하고 불공정한 경쟁우세를 내세워 원고의 추후 중국에서의 상업 활동에 영향을 미칠 수가 있으며 원고의 이익에 손해를 가져다 줄 수 있음.

  - 때문에 법원은 피고 측에 허위사실을 유포하여 대중의 오인을 초래했으므로 불공정 경쟁법에 의해 권리침해 및 손해배상 등 민사적인 책임을 져야 한다는 판결을 내림.

 ○ 법원 1심판결

  - 피고는 원고 빅토리아 시크릿에 대한 허위사실을 홍보하는 불공정 경쟁행위를 즉시 중단하여야 함.

  - 피고는 본 판결이 유효한 시점으로부터 10일 이내에 원고 빅토리아 시크릿에 경제적 배상금 6만 위안을 지급하여야 함.

  - 피고는 본 판결이 유효한 시점으로부터 10일 이내에 원고 빅토리아 시크릿에 재판비용 2만 위안을 지급하여야 함.

 ○ 1심 판결 후 양측 당사자는 법정기한 내에 항소하지 않았으며 본 판결은 발효됨.

□ 병행수입 성립 여부에 대한 다른 의견들

 ○ 본 건은 비전형적인 상표 병행수입에 속한다는 의견

  - 비록 피고가 판매한 상품은 정품이지만 '재고판매혐의' 및 위임서의 판매범위에 관한 약정에 의하면 피고는 단지 직영점 내에서만 관련 상품을 판매할 수 있으며 허락을 받지 않은 소매상에게 도매로 판매할 수 없음.

  - 본 건에서는 피고가 실제 경영 중에 이미 약정 범위를 초과하여 판매를 진행했으므로 원고의 상표 명예(声誉)에 영향을 주고 상표권 침해가 성립됨.  

  - 본 건은 원고와 해외의 상품 제조사가 모자회사 관계이므로 내부적으로 관련이 있으며 상표권을 행사하는 방면에서도 대외적으로는 원고가 제어하게 됨. 그렇기 때문에 본 건은 상표 병행수입 분쟁 건에 속함.

 ○ 본 건은 비전형적인 상표 병행수입에 속하지 않는다는 의견

  - 피고가 판매한 상품이 정품이며 비록 피고가 상표권자와의 약정을 위반하고 허락범위를 초과한 판매행위를 진행하였으나 대중에게 등록상표와의 혼돈, 오인 등을 초래하지는 않음. 그러므로 본 행위는 위반행위에는 속하지만 상표권 침해행위에는 속하지 않음.

  - 상표 병행수입은 국제무역 중 흔히 발생하는 것으로 병행수입은 현지 상표권자 또는 상표 사용 허가인의 허락을 받지 않은 수입 또는 해외에서 합법적인 허락을 받고 생산된 동일 상표를 부착한 동일 상품을 수입한 행위를 말함.

  - 원고 빅토리아 시크릿은 미국에 법인등록한 회사로 침해 혐의 상품의 해외 생산자 LBI와는 모자회사 관계이며 쌍방은 'Victoria's Secret' 상표권의 등록 사용에 명확한 약정이 있음. 즉 원고는 LBI회사 소속 모든 상표권의 등록, 사용, 관리 및 보호 등 책임을 지며 LBI회사 및 기타 자회사는 원고의 허락을 받고 'Victoria's Secret'을 비롯한 등록상표를 사용해야 함.

  - 그러므로 전 세계의 'Victoria's Secret' 상표권은 모두 원고에 귀속되어 있으며 본 건 관련상품에 부착된 상표의 상표권자 및 중국 내 'Victoria's Secret' 등록상표의 상표권자도 원고임.

  - 단, LBI에서 제출한 상업 인보이스의 원고회사의 직인 및 은행신용증명서류 등 증거서류에 의하면 혐의상품의 원산지가 LBI이며 원고는 이에 대해 알고 있음. 이는 피고가 수입상으로서의 판매행위가 원고의 허락 하에 진행되고 있으며 원고는 자기 모회사가 해외로 재고품을 판매하고 있는 사실을 알고 있을 뿐 아니라 허락하고 있다는 것을 알 수 있음.

  - 그러므로 본 건은 '수입상의 행위가 본국 상표권자의 허락을 받지 않았다'는 요건을 충족하지 않으므로 피고의 행위가 전형적인 상표 병행수입 행위에 속하지 않음.

□ 시사점

○ 상표 병행수입 성립 요건에 유의해야

  - 병행수입한 상품은 반드시 정품이어야 하며 모조품이여서는 안됨.

  - 병행수입한 상품은 합법적으로 구매한 것이어야 하며 불법루트(혹은 밀수)를 통한 확보는 해당 안됨.

  - 수입상품에 부착된 상표 및 현지 상표권자의 상표 출처가 동일한 상표권자여야 함.

  - 수입상의 행위는 현지 상표권자의 허락을 받지 않은 것이어야 함.

○ 비전형적 병행수입 시 정품을 판매하는 바이어의 행위가 대중에게 오인을 초래하지 않는다면 수권범위 판매의 위법행위가 있더라도 상표 전용권 침해가 성립 되지 않음.

  자료원: 중국지식산권보(中國知識產權報)，바이두백과(百度百科)，무역관 자체정리 등