와하하사, 다논사와의 상표분쟁에서 승소

 

작성자: 베이징 KBC 허성무

 

□ 사건개요

 

 ○ 최종 판결

 

   - 2009년 5월21일, 저장성(浙江省) 항주시(杭州市) 중급인민법원(中級人民法院)에서 열린 최종 재판에서 다논(DANONE)사가 법원에 제출한 항주중재위원회(杭州仲裁委員會) 판결서의 취소신청이 기각됨.

 

   - 2년 동안 계속된 와하하(娃哈哈)사와 다논사간의 상표권 분쟁은 두 차례의 중재와 두 차례의 소송이 있었으나 모두 와하하사가 승소함.

 

 ○ 사건 배경

 

   - 1996년, 와하하사와 다논사는 5개의 합작기업을 설립하고, 2005년까지 5개의 계약을 체결함.

 

      1. 1996년에 합자회사를 설립하며 체결한 계약서 '합자계약(合資合同)'

      2. 1996년 2월 와하하 그룹이 합자회사에 상표를 양도한다는 내용의 계약서 '상표양도협의(商標轉讓協議)'

      3. 1999년에 체결하여 상표국에 제출한 '상표허가협의(商標許可協議)' 요약본

      4. 1999년에 체결하였으나 상표국에 제출하지 않은 상표허가협의 '商標許可協議'

         상세본

      5. 2005년 10월 체결한 '상표허가수정협의(商標許可修訂協議)' (1999년 체결한 '상표허가협의'의 수정본)

 

   - 양사는 1996년 상표양도협의(商標轉讓協議)'를 체결하여 상표권을 합작기업에 양도하기로 협의하였으나 이후 와하하사가 합작회사에 상표를 양도하지 않아 와하하사와 다논사간의 분쟁이 야기됨.

 

   - 와하하사의 주장에 따르면 해당 계약서는 1996년 5월 상표국으로 제출되어 상표양도허가 신청을 하였으나 현재까지 허가를 받지 못하여 '상표사용허가계약(商標使用許可合同)'을 통해 '상표양도협의'를 중지하였음으로 와하하사가 합작기업에 상표를 양도할 의무가 없다고 밝힘.

 

   - 그러나 다논사는 양측이 1996년 체결한 '상표양도협의'가 여전히 효력이 있음으로 상표를 합작회사에 양도해야 한다고 주장함.

 

 ○ 첫 번째 중재 및 소송

 

   - 와하하사는 분쟁이 발생한 후 얼마 지나지 않아 항주중재위원회에 '상표양도협의' 중지 확인 중재요청을 함.

 

   - 2007년 12월, 항주중재위원회는 '상표양도협의'가 1999년 12월6일에 중지되었음을 인정함.

 

   - 다논은 이 판결에 불복하여 항주시중급인민법원(杭州市中級人民法院)에 중재위원회 판결의 취소신청을 하였으나 2008년 7월30일, 법원은 중재위원회의 판결을 유지하며 와하하사의 손을 들어줌.

 

 ○ 두 번째 중재 및 소송

 

   - 다논사는 국가상표국이 상표 양도 허가를 내주지 않았다고 하더라고 '상표양도협의'의 내용에는 국내에서 등록한 '와하하' 상표뿐만 아니라 해외에서 등록한 상표도 양도의무가 있다고 기록되어 있으며, 외국에서의 양도는 국가상표국의 허가를 받을 필요가 없어 와하하사는 외국에서 등록된 상표를 다논사에 양도할 의무가 있다고 주장함.

 

   - 이러한 주장에 따라 다논사는 항주중재위원회에 중재요청을 하여 와하하사가 해외에서 등록한 상표를 양도하도록 요구함.

 

   - 중재위원회는 2008년 9월 판결을 내려 와하하사의 해외상표 양도 의무 역시 이미 효력을 잃은 '상표양도협의'에 기록된 내용임을 이유로 다논사의 요구를 기각함.

 

   - 다논사는 다시 한 번 중재위원회의 결정에 불복하여 항주시 중급인민법원에 중재위원회 판결 취소 신청을 하였으나 2009년 5월21일 법원이 중재위원회 판결이 합법적이고 공정하다고 판단함으로서 2년동안 지속된 와하하-다논 간의 상표분쟁이 끝남.

 

   - 와하하사와 다논사와의 이번 안건은 중국기업이 법률적인 방법으로 외자 주주와의 주주권과 경영문제를 해결한 중요사례로 평가되고 있음.

 

와하하 상표

    

                           

                              *출처 : www.wahaha.com.cn

 

□ 기타 상표 분쟁

 

 ○ 음양계약 분쟁

 

   - 와하하 상표에 관련하여 '상표양도협의' 분쟁 외에도 '음양계약'이 중국 미디어에서 크게 대두된 적이 있음.

 

   - 상표국에 제출한 '상표허가협의' 요약본이 양(陽)계약, 상표국에 제출하지 않은 '상표허가협의' 상세본은 음(陰)계약으로, 두 계약서의 내용이 달라 문제가 야기됨.

 

   - 상표권 양도에 관련된 '합자회사 이사회의 동의를 거치지 않고 타인에게 와하하 상표사용을 허가할 수 없다'고 규정한 내용은 상표국에 제출하지 않은 '음'계약서에만 기재되어 있어, 와하하측은 상표국에 제출하지 않은 내용은 법적 효력이 없다고 주장함.

 

   - 그러나 '음'계약서의 효력유무에 대해 공식적인 판결이 없는 상태에서 양사는 2005년 '상표허가수정협의'를 체결하여 1999년 체결한 '상표허가협의'를 수정해 합자회사와 주문생산계약을 체결한 경우와, 합자회사와 동업경쟁 관계가 아닌 와하하 비합자회사는 합자회사로부터 와하하 상표 사용허가를 받을 수 있다고 규정함.

 

□ 전문가 의견

 

 ○ 음양계약 분쟁에 있어 '음'계약서가 법적 효력이 있다는 주장과 없다는 주장이 팽팽히 맞섰지만 이에 대해서는 다논사가 법적 대응을 하지 않았고, 또 자사에게 불리한 방향으로 '상표허가협의'를 수정하여 이는 다논사의 실수라는 의견이 있음.

 ○ 와하하-다논 상표 분쟁 중, 중국 법원이 자국의 상표를 보호하기 위해 일방적으로 와하하의 편을 들었다는 의견도 존재함.

* 출처 : 중국지식산권보(中國知識產權報) 등 자료 종합