James Lee (이영일) 미국 특허 변리사

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나의 아이디어가 특허로 보호받을 수 있을까? 특허는 상표와 어떻게 다른 것일까? 특허는 꼭 취득해야 하는 것일까? 코카콜라 제조법은 왜 특허로 보호받지 않는 것일까? 본 기고문은 이와 같은 질문을 가진 분들에게 도움을 드리기 위해 작성하는 것으로, 총 2편에 걸쳐 관련 내용을 다루고자 합니다.

특허의 특성

특허 출원이 나에게 필요한지 판단하기 위해서는 특허가 무엇인지에 대해 이해할 필요가 있습니다. 이를 위해서는 먼저 다음 3가지 특허의 특성을 이해하는 것이 중요합니다.

1) 독점

미국 특허법은 발명가(또는 소유권자)에게 발명에 대한 독점적 권리(특허권)를 부여하고, 이러한 권리가 침해되는 경우 손해배상을 받을 수 있도록 합니다. 특허 침해는 다른 비즈니스 분쟁에 비해 비교적 그 여부가 분명하게 결정되는 편입니다. 그리고 침해로 인정되는 경우, 합리적인 로열티와 손해배상을 모두 청구할 수 있게 됩니다. 특허가 발명을 보호할 수 있는 확실한 법적인 장치인 것은 분명합니다.

2) 유한

다만, 이러한 특허권은 20년(디자인 특허의 경우 15년)의 제한된 기간 동안만 유효합니다. 이는 특허의 근본적인 목적이 ‘국가 및 인류를 위한 발명 및 기술 진보의 장려’에 있기 때문입니다. 그러므로 이 정해진 기간이 끝나면 특허로 보호받던 발명은 더 이상 내 것이 아닌 공공의 것이 됩니다. 다른 지식재산권인 상표권은 상표가 시장에서 사용되기만 한다면 그 권리가 계속해서 유지되며, 저작권의 경우 저작자가 살아있는 동안 그리고 추가 70년이라는 상대적으로 아주 긴 시간 동안 권리가 유지되는 것과는 매우 대조적입니다. 따라서, 만약 기업의 노력으로 발명과 관련된 기밀을 철저하게 유지할 수 있다면 해당 기밀을 굳이 특허로 보호받지 않아도 될 수 있습니다. 하지만 제삼자, 특히 경쟁 기업이 출시된 제품을 입수해 이 기밀을 알아낼 수 있는 경우라면, 특허로 해당 발명 및 기술을 보호해야 하겠습니다.

3) 투명

앞서 언급한 것과 같이 특허의 근본적인 목적이 국가 및 인류를 위한 것이므로, 이러한 목적 달성을 위해 특허 출원서의 내용은 일정 기간(통상 18개월)이 지나면 공개돼 공공의 지식이 됩니다. 이는 특허 심사 통과 여부와 무관합니다. 즉, 특허 취득에 설령 실패한다 하더라도 해당 출원서의 내용은 대중에 공개되는 것입니다. 또한, 출원서에 기재된 내용은 만약 그 내용이 모호하게 작성되거나 일부 내용이 공개되지 않아 이를 구현할 수 없다고 판단된다면, 해당 출원은 특허 심사를 통과할 수 없습니다. 그러므로 특허 출원서는 아주 상세하게 기록돼야 합니다. 만약 향후 특허 출원서가 공개된다는 점을 이유로 삼아 발명의 내용을 투명하게 공개하지 않는 경우에는 특허 취득이 불가할 수 있으므로, 특허 출원인은 이 점에 유의할 필요가 있겠습니다.

출원 시 주요 고려사항

이제 특허에 대한 기본적인 이해를 갖추었다면, 특허 출원의 필요와 시점을 결정하기 위해 다음 2가지 사항을 고려해야 합니다.

1) 공간적 제한

특허권은 국가 단위로 그 권리가 형성됩니다. 그러므로 한국에서 취득한 특허권을 미국에서 주장할 수 없으며, 반대로 미국 특허의 권리는 한국에서 주장할 수 없습니다.

과거 제품을 해외에 팔기 위해 많은 준비가 필요하던 시절, 상대적으로 규모가 작은 기업의 경우 해외 출원의 필요성을 크게 느끼지 못했습니다. 그러나 지금과 같이 온라인을 통해 해외 시장, 특히 미국 시장 진출이 용이해진 상황에서의 미국 특허 취득은 한국 특허권을 취득하고자 하는 업체가 반드시 고려해야 할 사항이 됐습니다.

미국 시장 진출을 염두에 두지 않은 경우라도, 지금은 제삼자가 온라인을 통해 제품에 대한 정보를 쉽게 얻고 해외에서도 제품을 쉽게 구매할 수 있는 환경이므로, 어렵게 개발한 제품에 적용된 기술과 디자인을 빼앗기지 않고 모조품에 대응하기 위해서라도 기업들은 가급적 주요 국가의 특허를 취득해 두는 것이 좋습니다. 소위 5개 특허 강국(IP5)에 해당하는 특허청들을 다음과 같이 참고해 둘 수 있겠습니다.

  - 대한민국(the Korean Intellectual Property Office, KIPO)

  - 미국(the US Patent and Trademark Office, USPTO)

  - 유럽(the European Patent Office, EPO)

  - 일본(the Japan Patent Office, JPO)

  - 중국(the National Intellectual Property Administration in China, CNIPA 또는 SIPO)

2) 시간적 제약

공간적 제약으로 인해 발생한 해외 출원의 필요는 시간적 제약으로 인해 좌절될 수 있는데, 이는 미국 특허는 출원이 가능한 시점이 엄격하게 제한돼 있기 때문입니다.

(1) 해외 출원 후 1년

미국 특허는 동일 내용을 해외에 먼저 출원한 경우, 반드시 해당 ‘해외 출원 후 1년’ 이내에 미국에 출원해야 합니다. 만약 이 규정을 위반한 경우, 미국에서 특허권을 취득했더라도 향후 취소될 수 있습니다. 그러므로 한국에서 특허를 출원했으며, 해당 권리를 미국에서도 보호받기를 원한다면, 한국 특허청에 출원 서류를 접수한 시점으로부터 1년 이내에 동일한 특허를 미국에도 출원해야 합니다.

(2) 공개 후 1년

특허는 원칙적으로 기존에 존재하지 않았던 새로운 것, 즉 ‘신규성(Novelty)’에 그 권리를 부여하는 것입니다. 그러므로 여러분의 아이디어가 누군가에게 이미 공개됐다면, 그것은 시간이 흐름에 따라 그 새로움을 잃어간다고 할 수 있습니다. 이 새로움은 ‘공개 후 1년’이라는 기준에 의해 정의됩니다. 다시 말해, 아이디어가 공개된 후 1년이 지나면 더 이상 새롭지 않다고 간주되며 이 새로움의 조건을 상실한 대상은 특허를 받을 수 없게 되는 것입니다.

이는 꽤 까다로운 조건이 될 수 있는데, 특허의 대상이 되는 발명은 대부분 상업화를 이루기 위한 것이며 상업화를 위해서는 박람회, 투자설명회, 판매 활동, 광고 등 어떤 형태로든 외부에 이를 먼저 공개하는 절차가 필요하기 때문입니다.

만약 신규성 자격이 상실됐음에도 불구하고 출원인이 이러한 사실을 숨기고 특허를 출원하는 경우, 심사에서 거절되거나 취득한 특허가 취소될 수 있는 위험을 내재하게 됩니다. 특히 요즘과 같이 온라인에서 누적된 많은 자료를 확보할 수 있는 경우, 이러한 위험은 더욱 크다고 할 수 있습니다.

마치며

이제 앞서 질문했던 코카콜라 제조법이 왜 특허로 보호받고 있지 않은지 그 답을 찾을 수 있을까요? 코카콜라 제조법과 같이 누군가 누설하지 않는 이상 절대 알아낼 수 없는 비밀이라면, 굳이 이를 특허 출원 과정에서 공개해 제한된 시간 동안만 보호받을 필요가 없기 때문입니다. 하지만, 만약 이 비밀이 누설될 위기에 처하게 된다면 어떻게 될까요? 이제라도 이 제조법을 특허로 보호받아야 할까요? 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 이 제품은 이미 공개된 지 1년이 지났기 때문에 특허 취득이 불가하기 때문입니다. 결론적으로, 코카콜라는 최초에 그 제조법을 특허로 보호받지 않기로 결정했으므로, 이제는 이 비밀이 영원히 누설되지 않도록 영업기밀로 잘 관리하는 것 말고는 이를 지켜낼 방법이 없게 된 것입니다.

다음 시간에는 아이디어가 공개됐거나 공개를 앞둔 상황에서 이용할 수 있는 ‘가출원(Provisional Application)’ 제도를 포함한 미국 특허의 종류 및 출원 방법에 대해 다루도록 하겠습니다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.