한국은 출원건수 기준 홍콩 상표 출원 5위 국가로 매년 1,000건 내외의 상표를 홍콩에 출원해오고 있으며, 2022년 우리기업으로부터 홍콩에 출원된 945건(상품/서비스류 기준 1352건)의 상표 중 가장 많은 상표(15.83%)가 제03류(화장품)에 출원되는 등 홍콩은 우리나라 화장품 기업이 활발하게 진출하고 있는 시장이다.

또한, 지난해 홍콩의 중국 본토와 발맞춘 강력한 코로나19 방역 정책을 비롯한 현지 정치·경제적 여건의 변화에 따라 싱가포르에서 개최되었던 아시아 지역 최대 규모의 화장품, 미용기기 전시회인 코스모프로프(Cosmoprof Asia)가 11월 다시 홍콩에서 개최 예정임에 따라 홍콩을 찾는 한국 화장품 기업의 관심이 높은 상황이다.

이러한 때에 우리 기업들은 미리 관련 제도 및 규제, 또한 지재권 보호와 관련된 내용을 숙지하여 홍콩에서 사업을 전개하면서 마주할 수 있는 분쟁상황에 미리 대비할 필요성이 있다.

홍콩 내 화장품 수입에 영향을 미치는 관련 제도 및 규제

홍콩에서 화장품은 일반적으로 소비자의 직접 사용을 위한 소비재로 취급된다. 의약 물질로 취급되거나 의료 목적으로 사용되는 성분을 포함하고 있는 경우가 아니라면 일반 소비자가 사용하는 화장품, 스킨케어, 선케어, 헤어스타일링 제품은 대부분 의약품으로 간주되지 않는다.

이러한 일반 화장품류를 포함한 소비재는 홍콩기본법 상의 '소비재 안전 조례(Consumer Goods Safety Ordinance, Cap 456)'의 규제를 받으며, 해당 조례에 따르면 모든 제조사, 수입사 및 공급사는 그들이 홍콩에 공급하는 소비재 품목에 대한 “적절한 안전성(general safety standard)”을 확보하도록 요구하고 있다.

한편, 홍콩기본법의 '의약품 및 독물 조례'(Pharmacy and Poisons Ordinance, Cap. 138)는 "의약품(pharmaceutical product)" 또는 "약제(medicine)"에 정의된 모든 제품은 홍콩에서 판매, 판매를 위한 제공, 판매를 목적으로 한 소지나 유통, 유통 등의 취급 전에 등록해야 한다고 규정한다. 홍콩에서는 제품 라벨, 패키징, 홍보물, 제품에 관계된 의학적 주장 등 제품 전반의 요소를 고려하여 제품이 의약품인지를 판단하게 되는데, “알레르기 방지·완화,” “여드름·뾰루지 방지”와 같은 표현은 의학적 주장으로 여겨질 여지가 있는 한편, “여드름성 피부 세정”이나 “노화의 흔적을 방지하는 데에 도움을 줌”과 같은 표현은 일반적으로 의학적 주장으로 보지 않는다. 중요한 점은, 어떤 것이 의약 물질이나 의학적 주장으로 여겨질지에 대한 정확히 정해진 리스트는 없으며 모든 판단은 하나하나 개별적으로 이루어진다는 것이다.

일반적으로 홍콩에서 소비재로 분류되어 있는 화장품에 대해서는 제조, 수입 및 유통을 위한 별도의 인증을 요구하지 않지만, 홍콩에 화장품을 수출하려는 회사들은 홍콩 시장에 제품을 내놓기 전에 제품이 홍콩법의 기준에 준하는지 전문가 상담을 받아볼 것을 권장한다.

또한, 홍콩기본법의 '무역정보 조례'(Trade Description Ordinance, Cap. 362)는 제품 라벨이나 패키징 상의 정보뿐 아니라 거래 과정상에서 제품에 대한 잘못되거나 거짓된 무역정보, 소비자에게 혼동을 줄 수 있는 표현 등을 제공하는 것을 금하고 있으므로 우리 기업들은 제품 상에 직접 표기된 제품설명뿐 아니라 광고나 홍보자료 문구와 관련해서도 설명의 정확성에 주의를 기해야겠다.

해외 진출을 염두에 두고 브랜드를 수립할 때 고려할 점

해외 진출을 고려하고 있는 기업이라면 브랜드 수립 단계부터 해외 상표권 등록을 고려하는 것이 좋으며, 만일 당장은 해외 상표권 등록을 진행하지 않는다고 하더라도 최소한 진출 희망 주요 국가의 유사상표 존재여부를 확인하는 것이 좋다.

홍콩에서 상표 등록의 가능여부는 크게 두 가지 원칙에 따라 판단하게 되는데, 첫 번째는 해당 상표가 홍콩에서 식별력을 가지고 있는가 이고, 두 번째는 홍콩에 이미 해당 상표와 동일하거나 유사한 상표가 존재하는가 이다.

먼저, 상표의 식별력이란 자신의 상품을 타인의 상품과 구별 가능하게 해 주는 것으로, ‘맛있는 빵,’ ‘서울 패션’과 같이 해당 상품의 보통·관용 명칭, 성질을 표시하는 명칭, 유명한 지리적 명칭, 혹은 그 조합으로만 이루어진 상표, 또는 특정인이 독점할 경우 오히려 자유경쟁질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록이 거절될 수 있다. 다만 상기한 경우에 속하는 이름이라도 ‘BON Udon’('BON'은 프랑스어로 '좋다', 'Udon'은 일본어로'우동')과 같이 홍콩 소비자가 그 뜻을 직감하기 어렵다고 판단되는 경우에는 식별력이 있다고 판단되어 상표 등록이 승인될 수 있다. 따라서 브랜드의 이름은 진출 희망국가의 언어 습관을 고려해 브랜드 수립 과정에서부터 철저하게 검토하는 것이 좋다.

한편, 유사상표 존재 여부는 상표 출원 전 가장 중요하게 검토해야 할 부분이다. 만일 동일하거나 유사한 상표가 이미 존재하는 경우 기존에 국내나 타국에서 유지해오던 상표를 홍콩에서는 등록 및 사용할 수 없게 되어 새로운 브랜딩에 비용 및 시간을 소요해야 할 뿐만 아니라 명칭변경으로 인해 소비자들에게 혼동을 주어 브랜드 가치 하락을 가져올 수도 있다. 게다가 만약 유사상표 존재상황에서 상표가 사용될 경우 상표권 침해의 책임까지도 질 수 있다.

한편, 일반적으로는 유사상표라고 하더라도 상품류가 다르면 등록이 승인될 가능성이 있지만, 이러한 가능성만을 고려하여 브랜드를 수립하는 것은 위험하다. 예를 들어, 어린이용 캐릭터 애니메이션을 제작하는 A사가 자사의 캐릭터 ‘가나’를 상표등록 하고자 하였으나 해당 국가에서 택시 서비스를 제공하고 있던 B사에서 해당 택시 서비스의 이름으로 ‘가나’의 상표를 이미 등록해 놓아 상표등록이 거절될 수도 있다. 같은 이름의 상표지만 제공 상품/서비스가 현저히 다르기 때문에 상표등록을 시도했으나 그럼에도 소비자의 오인·혼동 가능성을 고려하여 등록이 거절된 것이다. 따라서 브랜드 이름을 정할 때에는 철저한 사전 검토를 통해 브랜드 수립 단계부터 상표 등록 과정 상의 문제점을 미리 제거하는 방향으로 진행하는 것이 필요하다.

상표 출원 시 유의점

상표 출원 시 상품류는 제공하는 모든 상품과 서비스를 포괄하여 지정하는 것이 좋다. 예를 들어 화장품 기업의 경우 제 3류(화장품류) 외에 제 21류(화장도구), 제 44류(미용업), 제 41류(미용교육업) 등에도 상표를 등록하는 것을 고려해볼 수 있다. 만일 한정된 상품류에만 상표를 등록해 놓았다가 이 같은 상표 등록의 헛점을 노린 제 3자가 조금이라도 관련이 있는 다른 상품류에 해당 상표를 등록하는 경우, 이로 인해 기업의 사업 확장이 저해되고, 되려 상표권 침해 피해배상을 요구받거나, 상표권 양도를 조건으로 거액을 요구받는 등의 피해 우려가 있다.

한편, 이 때 간과하기 쉬운 것이 제 35류 등 언뜻 제조 제품과 직접적인 연관이 없어 보일 수도 있는 서비스 분야인데 상표 출원 시에는 이러한 서비스류까지 포괄하여 상품류를 지정하는 것이 중요하다.

예를 들어, 전자기기 기업 C사가 ‘다라’라는 상표를 제 9류 전자기기로만 등록하고 제 35류에는 등록하지 않았다고 가정해보자. 이 경우 제 35류 상표를 신청한 제 3자가 ‘다라’라는 온·오프라인 상점을 개점하는 것이 가능하다. 해당 3자가 ‘다라’ 상표가 부착된 전자기기를 만들어 판매하는 것이 아닌 한, 이러한 행위는 C사의 상표권 침해에 해당되지 않는다. 하지만 소비자는 해당 상점에서 판매하고 있는 상품이 실제 C사에서 제조된 상품이라 오인한 채 구매하게 될 가능성이 있다. 즉, 이 제 3자가 소비자가 C사에 대해 갖고 있는 긍정적 이미지를 이용하여 이득을 취하는 상황이 벌어지는 것이다. 한편, 만일 해당 제품에 문제가 발생했을 경우 소비자의 불만은 고스란히 원 ‘다라’ 브랜드로 향할 수 있고 이는 브랜드 가치를 훼손하는 결과를 초래할 수도 있다. 따라서 만약 홍콩 소비자를 대상으로 상품을 온/오프라인으로 판매할 계획이 있고, 궁극적으로 예시에 나온 것 같은 유통업체를 상대로 피해보상금을 청구하고자 한다면 해당 상표를 35류에도 등록하는 것이 필요하겠다.

홍콩 전시회 참가 시 유의점

자유무역항이라는 홍콩의 특성상, 기업들은 홍콩에서 사업을 직접적으로 운영하지 않더라도 중국 본토나 타 동남아 국가로 사업을 확장하기 위해 홍콩을 그 거점으로 삼는 경우가 많다. 또한 이를 위해 다양한 전시회에 참여하기도 하는데 우리 기업이 브로커들에게 상표권을 침해 당하는 경우 중에는 특히 전시회나 비즈니스 관계 도중 상표의 선 출원, 선 등록으로 인한 피해가 많다. 따라서 현지 전시회 등 국제 행사 참여 시에는 지재권을 미리 확보하여 이후에 관련 피해가 없도록 주의를 기울일 필요가 있다.

한편, 홍콩에서 특허 등록을 계획하고 있는 경우라면 전시회에서의 신기술 공개를 통한 신규성 상실에도 유의해야 한다. 특허 실질심사 시에 발명이 갖추어야 할 요건에는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 있는데, 이 중 신규성이란 해당 기술이 새로운 기술인지를 확인하는 요건으로, 해당 기술이 이전에 공개된 바가 있는지 여부를 살펴보게 된다. 만일 등록하려고 하는 특허가 이미 출원 이전에 전시회 등 공개적인 장소에서 공개된 바가 있다면 이는 신규성 상실 사유가 될 수 있다. 또한 중요한 점은 이것이 홍콩 내에서만이 아니라 전 세계를 기준으로 한다는 것인데, 예를 들어 홍콩의 전시회에서만 공개하고 다른 곳에서는 공개한 적이 없는 기술이라고 할 지라도 홍콩에서 이미 공개된 기술은 따로 예외주장을 인정해주는 요건을 만족하는 경우가 아니라면 타 국가에서도 신규성을 상실하여 특허 등록이 어려워질 수 있다.

홍콩의 전시회 중에는 이러한 점을 고려해서 해당 전시회에서 최초 공개된 기술에 대해 몇 개월간 출원에 대한 유예기간을 주는 경우도 있기는 하지만 이는 홍콩 정부가 인정하는 일부 전시회에 한정된 이야기기 때문에, 홍콩에서 특허 등록을 계획하고 있다면 사전 대비 없이 전시회에서 곧바로 신기술을 공개하는 것은 피하는 것이 좋겠다.

가품에 대처하는 슬기로운 자세

화장품의 경우 직접 소비자의 피부에 닿는 제품인 만큼 소비자는 성분 등 제품의 안전성에 더욱 민감하게 반응한다. 가품이 정품으로 둔갑하여 유통되는 경우 유통 제품의 안전성을 보장할 수 없고, 만일 그렇게 유통된 가품이 문제를 일으키는 경우 1차적인 매출 피해 외에도 기업 및 브랜드의 이미지에 장기적으로 큰 타격을 줄 수 있기 때문에 가품에는 발 빠른 대처가 필요하다.

이에 기업에서는 제품에 정품 홀로그램 스티커를 부착하거나, 제품에 부착된 QR코드를 인식시키면 해당 제품의 정품 여부를 확인할 수 있는 웹 페이지를 운영하거나, 내수용-수출용 제품의 포장을 다르게 하는 등 소비자가 구매 시 제품의 유통경로나 정품 여부를 확인할 수 있도록 하는 다양한 방안을 적극 활용하고 있다.

한편, 이러한 노력에도 불구하고 가품 유통이 확인되는 경우, 침해배상소송 제기라는 민사적인 조치 외에도 홍콩 해관을 통한 형사적인 조치를 꾀할 수 있다. 홍콩 해관은 한국의 관세청과는 담당 범위에 조금 차이가 있어 단순히 물품의 수출입 통관 감독 만을 담당하는 것이 아니라 국경지역에서부터 시내에 이르기까지 홍콩 지역 전반에서 일어나는 지재권 침해 행위에 대한 행정적 제재 조치를 수행하는 일종의 ‘지재권 단속 경찰’ 역할을 맡고 있다. 다만 홍콩 해관의 보호 대상 리스트에 자사 상표를 등록하는 Recordation 절차는 홍콩 지식재산권서에 하는 상표 등록 절차(Registration)와는 별개의 절차이며, Registration을 마쳤다고 해서 자동적으로 Recordation 절차까지 완료되는 것이 아니므로 이에 유의하여 가품 대처 전략을 수립해야 한다.

업계 핫 트랜드 – 콜라보레이션 진행 시 유의사항

지난 몇 년간 화장품 업계의 트랜드는 캐릭터나 패션 브랜드, 식품기업, 기관, 유명인 등 화장품 기업과 비화장품 기업 간의 협업을 통해 브랜드x브랜드, 브랜드xIP, 브랜드x유명인 등 콜라보레이션 제품을 출시하는 것이다.

이렇게 타 업종과 협력사업을 진행하는 경우, 사업 계약 시 금전적인 부분 외에도 관련자와 라이선스 대상과 범위에 대한 충분한 사전 논의를 거치고 해당 내용을 계약서에 명시하는 것이 중요하다.

예를 들어, 화장품 기업 D사가 캐릭터 기업 E사와 협업하여 E사의 캐릭터 ‘마바’를 활용한 화장품 제품을 출시한다고 가정해보자. D사-E사 간 계약서 상에는 라이선스 이용 지역과 관련한 내용이 누락되었고, 이에 큰 문제가 없을 거라고 생각한 D사는 한국에서 인기를 끈 ‘마바’ 협업 제품을 E사와 별도의 확인 없이 D사의 진출 타깃 지역인 홍콩에서도 판매하기로 결정한다. 하지만 홍콩에서는 ‘마바’ 상표 사용에 대한 권한이 E사의 파트너사인 F사에 독점계약을 통해 일임되어 있었고, F사는 ‘마바’ 상표를 사용한 D사의 제품이 홍콩에서 유통되는 것에 대해 독점계약 위반을 주장, 이에 피해를 본 E사는 상표권 침해로 D사에 손해배상청구를 한다. 예시를 들기 위해 다소 극단적인 상황을 상정하였으나 지재권 이용과 관련하여 사전에 충분한 고려를 하지 않을 경우 시너지를 모색하고자 했던 협업이 되려 이 같은 분쟁으로 이어질 수 있다.

따라서 IP를 활용한 협력사업 계약 시에는 계약 IP(특정 캐릭터만 사용할 것인지, 해당 캐릭터의 세계관에 등장하는 모든 캐릭터를 사용할 것인지 등), 계약 품목, 독점유무(계약기간 내 동일 IP를 사용한 동종 품목 제품 생산 금지 등), 사용 기간(계약 만료 시까지 혹은 제품 유통기한 만료 시까지 등), 사용 지역(국내에서만, 글로벌 유통, 특정 국가 유통 등), 라이선스 제품의 품질관리, 로열티, 서브-라이선싱 여부와 같은 이용범위에 대해 다각적으로 검토하고 이를 명문화 하는 것이 중요하겠다.

시사점

지재권의 확보는 단순히 발생할 수 있는 분쟁 피해에 대비할 수 있도록 하는 것뿐만 아니라 바이어와 협상 시 브랜드 안정성을 증명한다는 부분에서 협상력에도 도움을 줄 수 있다. 역으로 지재권이 적절히 확보되어 있지 않은 경우 바이어 측에서 분쟁 가능성을 위험성으로 제시하며 단가를 낮추거나 까다로운 조건을 추가하도록 시도할 수도 있다. 한편, 지식재산권을 자산의 일종으로 인정하는 시대의 흐름 상 기 보유한 지재권에 대해서는 IP거래를 적극 활용하여 라이선싱이나 판매 등을 꾀해볼 수도 있다.

물론 가능하다면 상표, 특허, 디자인 등 지재권의 종류를 막론하고 전 세계에 걸쳐 가능한 한 많은 권리를 모두 확보하는 것이 가장 바람직하겠으나, 이는 시간과 비용의 한계로 대부분의 기업들에게는 현실적이지 않은 방안일 것이다. 다만 적절한 지재권의 확보만큼 침해에 대한 더 좋은 예방책이자 나아가 대응수단은 없다는 사실을 꼭 명심하여 브랜드 수립단계에서부터 지재권 확보에 관심을 기울여야겠다.

법률자문: Hill Dickinson Hong Kong

자료: 홍콩 지식재산권서, 홍콩 무역관 자료 종합