유광희 ITOH International Patent Office 변리사

일본 특허청은 최근 2022년 4월 1일 이후의 특허 및 실용신안 출원에서 청구항(청구를 통해 보호 받고자 하는 사항을 밝히는 항목)의 다중 복수 인용을 허용하지 않겠다고 발표했다. 이는 우리나라를 비롯한 다수 국가가 채택하고 있는 현행 특허법에 조화시킨 것으로, 이로써 IP5 중에서는 유럽 특허청만이 청구항의 다중 복수 인용을 허용하는 것이 된다. 이번 개정 내용 및 그 취지, 그리고 한국 기업이 유의해야 할 점에 대해 알아보기로 한다. 

1. 실태 및 배경

일본에서는 특허 출원 및 실용 신안 출원에서 다중 복수 인용 형식으로 청구항을 기재하는 것이 허용되어 왔기 때문에 몇 개든지 인용항을 다수 층 중복해 기재할 수 있었다. 그 결과, 하나의 출원에 있어 청구항이 30개 이내인 경우가 98.8%로, 이중에 실질적으로 1000가지 이상의 발명이 포함된 경우가 5% 가까이 달했으며, 이로 인한 심사 부담 및 제3자 감시 부담이 매우 크다는 지적이 계속되어 왔다.

<청구항의 갯수> 

 [자료: ITOH International Patent Office]

2. 취지

일본 내 유식자 회의에서는 국제 조화 및 심사 부담 등의 경감을 위해 청구항의 다중 복수 인용 금지 방침에 의견을 모은 뒤, 타국 예를 포함해 예외를 허용할지 여부에 대해 검토를 거듭해왔다. 그러나 대표적으로 피인용항과 인용항의 말미(subject matter)가 다른 경우 등과 같이 실질적으로 심사 부담이 늘어나지 않는 경우라 하더라도 그러한 예외에 해당하는지를 판단할 부담이 새롭게 생긴다는 등의 이유에서, 제도 개정의 취지상 다중 복수 인용 금지가 적용되지 않는 예외는 두지 않기로 했다(우리나라도 동일함).

3. 변경 내용

특허법 시행 규칙 등에서 정하는 기재 상의 불비 요건에 “다른 2 이상의 청구항의 기재를 택일적으로 인용하여 청구항을 기재할 때에는 인용하는 청구항이 다른 2 이상의 청구항의 기재를 택일적으로 인용해서는 안된다.”(특허법 시행규칙 제24조의 3 제5항 신설)고 하여 청구항 기재에 있어 다중 복수 인용 금지의 취지를 명확히 했다. 이는 특허법상 거절 이유에 해당하며 실용신안법상 기초적 요건 위반(보정 명령 대상)으로 취급된다. 다만, 무효 심판이나 이의 신청 이유 등에는 해당하지 않는다.

한편, 청구항이 다중 복수 인용 형식으로 기재된 경우에 당해 청구항에 대해서는 심사 방침상 다른 거절 이유 유무에 대해 심사하지 않기로 했다. 그 결과, 당해 다른 거절 이유에 대한 추가 심사로 인해 그 다른 거절 이유만이 통지되는 경우에는 최후 거절 이유 통지의 대상으로 했다.

4. 코멘트

이제까지 한국의 특허/실용신안 출원인은 우리나라를 포함해 다수의 주요국에서 금지된 다중 복수 인용이 일본에서는 허용되어 왔기 때문에 이 점을 십분 활용해 비용 절약 차원에서 제한된 갯수의 청구항으로 출원 시 최대한 많은 발명 건수를 보호받을 수 있었다. 그러나 올해 4월부터는 일본에서도 청구항의 다중 복수 인용이 금지되므로, 일본에 특허 또는 실용신안 출원을 검토 중인 한국 기업은 서둘러 3월 말까지 일본 출원을 마침으로써 현행 제도의 이점을 활용하길 추천한다. 

반대로 4월 1일부터 다중 복수 인용이 금지된 후에 한 가지 유의할 점은 전술한 바와 같이 다중 복수 인용 청구항이 포함되어 거절 이유를 받는 청구항에 대해 해당 심사에서는 신규성, 진보성 등의 요건 등이 판단되지 않게 되고, 추후에 최후 거절 이유 통지의 형태로 거절되어 보정 범위가 제한된다는 점이다. 이에 따라 4월 1일 이후 일본 내 특허 출원 시에는 다중 복수 인용 청구항을 꼼꼼히 배제해야 할 이유가 다른 나라에 비해 오히려 더 커진 것으로 볼 수 있으므로 주의가 필요하다.

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