- 국제 출원을 통한 일본 디자인 출원 시 유의사항 -

- 현지 디자인법 등 적용에 따라 유의사항 사전 확인이 필요 -
 

우리 기업이 일본에 디자인 출원할 경우 두 가지 방법을 생각해 볼 수 있다. 첫 번째는 국제출원 시 일본을 지정국으로 포함하는 것과 현지 수행대리인을 통해 일본 특허청에 바로 출원등록수속을 진행하는 것이다. 오늘은 국제출원의 방법으로 출원시 유의사항에 대해 알아보고자 한다.

국제출원을 가능하게 하는 헤이그 시스템이란?

헤이그 시스템은 산업디자인의 국제등록을 위한 시스템으로 헤이그 협정의 체약당사자 간에 적용되는 국제 디자인 출원 시스템이다. 해당 시스템은 디자인의 권리자가 WIPO 국제사무국에 하나의 언어로 작성한 하나의 출원서를 제출하고 하나의 통화로 수수료를 납부하는 경우 다수의 체약당사자 영역(국가)에서 보호를 구할 수 있는 수단을 제공한다(한국 특허청).

이 제도를 이용할 수 있는 자는 체약당사자(또는 체약당사자인 정부 간 기구의 소속국가)의 국민이거나 체약 당사자의 영역에 주소를 두고있거나 체약 당사자 영역에 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 두고 있는 등의 경우 이용이 가능하다.

해당 제도를 활용할 경우 협정 체약당사자인 국가 또는 정부 간 기구(2020년 1월 현재 63개 체약 당사자, 90개 국가)에 적용된다.

  주*: EU 27개국, OAPI(아프리카지식재산연합) 17개국, 미국, 일본 등 상세내역 링크 참조(https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/)

국제출원을 통한 디자인 출원절차 

1. 지원서 기재 또는 eHague(온라인) 화면 입력

국제출원의 경우 한국 특허청을 경유한 전자출원 및 WIPO를 통한 서면(방문, 우편), 온라인(eHague) 방식의 출원접수가 가능하다.

WIPO를 통한 전자출원 초기화면

자료: 한국 특허청 "WIPO를 통한 국제출원 방법" 페이지

해당 제도 등을 활용한 디자인 국제출원시 일본 현지법 유의사항은 아래와 같다.

1) 창작자
일본 디자인법은 창작자의 기재를 요구하고 있으므로 반드시 [창작자]란에 필요 사항을 기재 또는 입력한다.
 
2) 디자인을 구성하는 제품(물품)
  a. 일본 디자인법에서는 물품, 건축물 또는 그림(이미지)가 디자인 보호의 대상이 된다. 표면무늬, 로고, 장식 등은 일본 디자인법으로는 보호받을 수 없으며 심사에서 거절 대상이 된다.

  b. 일본 디자인법에서는 점포, 사무소, 기타 시설 내부의 설비 및 장식의 경우 디자인으로 인정한다. 건축물 또는 그림(이미지)에 관한 디자인의 경우 전체적으로 통일된 미감을 불러일으키는 내부 장식일 경우 디자인 등록대상이 된다. 
 
3) 우선권 주장
우선권을 주장하는 경우에는 반드시 우선권 주장란에 필요 사항을 기재해야 한다. 국제등록일이 2020년 1월 1일 이후의 국제출원은 DAS 접속코드를 제출할 경우, 우선권 주장 원본을 제출하지 않아도 된다.

4) 본 디자인의 표시
일본 디자인법에 의하면 같은 날 또는 먼저 출원한 자신의 디자인(본 디자인)과 유사한 디자인에 대해 일정한 조건 하에서 관련 디자인으로 디자인 등록을 받을 수 있다. 관련 디자인으로써 출원하는 경우에는 '관련 디자인(본 디자인과의 관련)'란에 필요 사항을 기재해야 한다.

5) 신규성 상실의 예외에 관한 선언
신규성 상실의 예외 적용을 신청하는 경우에는 '신규성 상실의 예외' 란에 필요 사항을 기재해야 한다. 신청 절차는 국제 공표 후 30일 이내라도 일본 특허청에 신청이 가능하다. 다만, 등록일로부터 1년 이내에 공개된 디자인에 한정한다.

2. 복제물
 

1) 디자인을 명확히 나타내기 위한 충분한 자료(그림 또는 도면) 

복제물에 대해 디자인등록을 받고자 할 경우 디자인을 명확히 나타내기 위해 충분한 수의 그림 또는 도면(예를 들어 정면도, 배면도, 평면도, 밑면도, 좌측면도 및 우측면도)을 제출해야 한다. 지원서 또는 eHague 화면의 해당란에도 대응하는 그림 표시 기재 또는 입력을 해야 한다. 디자인에 따라서는 더욱 명확한 형상을 나타내기 위해 추가 그림이 요구되는 경우가 있다.

제출 도면 예시

자료: 일본 특허청 [일본을 지정국으로 한 디자인 국제출원에 대한 주의사항, 2021년 3월]일부 발췌

2) 부분 디자인 보호를 희망할 경우

물품, 건축물 또는 이미지에 있어서 부분적으로 디자인 보호를 희망할 경우 출원서 또는 eHague 화면의 [설명(Description)]란에도 해당 부분에 대해 상세한 설명을 기재할 필요가 있다.

국제등록 공표 이후 일본 특허청에 수속이 필요한 사항
 

1. 우선권 증명서의 제출

국제출원 시에 우선권을 주장을 동반할 경우 국제공표 후 3개월 이내에 일본 특허청에 증명서류를 제출해야 한다. 국제등록일이 2020년 1월 1일 이후 국제출원은 DAS 접속코드를 기재할 경우 원본 제출은 생략된다.

2. 신규성 상실의 예외 적용의 증명서 제출

신규성 상실의 예외 적용을 신청한 경우에는 국제 공표 후 30일 이내에 일본 특허청에 증명서를 제출해야 한다.

디자인 출원 거절 통보에 대한 대응
 

거절 통보에 나타난 거절 이유에 대해 의견서를 작성하거나 거절 이유를 근거로 국제 등록 디자인을 보정하는 경우에는 일본 특허청에서 요청한 응답 기한 내에 수속절차를 마무리할 필요가 있다. 거절 통보에 기재된 일본 특허청의 안내 따라 회신서 또는 응답서 등으로 대응하는 경우에도 동일하다. 거절 통보에 대한 일본 특허청 응답 기한은 아래와 같다. 
- 일본 국내에 주소 또는 거소를 가지지 않는 자: 일본 특허청 발송일로부터 3개월
- 일본 국내에 주소 또는 거소를 가진 자: 일본 특허청 발송일로부터 60일
- 응답 기한은 응답 기한 내 또는 응답 기한 경과 후 2개월 이내에 일본 특허청에 대해 절차를 밟을 것
- 비고: 경우에 따라 응답 기한 만료일로부터 2개월 연장 가능. 단, 2021년 4월 1일 이후 안건에 한함.

기타 유의사항
 

1. 일본 특허청 절차 및 규칙

(1) 일본 국내에 주소 또는 거소를 두지 않는 자(재외자 또는 외국인)는 일본 국내에 주소 또는 거소를 가진 대리인을 통해 절차를 밟아야 한다. 대리인을 통해서 수속을 하는 경우에는 일본 특허청에 해당 대리인이 신고가 돼 있어야 한다.

(2) 일본 특허청 절차는 국제 등록이 공표된 후 진행되어야 한다. 국제 공표 전에 제출된 절차 서류는 일본 특허청에서 수리할 수 없으므로 국제 출원 시 절차 순서에 유의할 필요가 있다.

(3) 절차는 서면으로 실시되며 온라인을 통한 절차를 실시할 수 없다. 단, 거절 절대사정불복심판 및 보정각하결정불복심판과 관련된 절차는 제외된다.

(4) 국제 등록이 복수의 디자인을 포함하는 경우, 일본에서는 일본 디자인법 규정에 따라 복수 디자인 등록 출원으로 간주되므로 국제 등록의 분할 수속을 별도로 진행할 필요는 없다. 단 분할 디자인 등록시 디자인 별로 서류를 작성하여 제출해야 한다.

2. 개별지정 수수료의 반환청구

아래의 경우 6개월 이내에 일본 특허청에 대해 소정의 절차를 실시함으로써 개별 지정에 대한 일정 수수료의 일부를 반환(일본 엔) 받을 수 있다. 
- 일본에서 거절 사정 또는 심결이 확정된 경우
- 일본을 지정국으로 하는 디자인 출원이 존재하지 않게 된 경우(국제 등록의 포기 등)

3. 디자인 보호의 존속기간

일본의 디자인 보호 존속기간은 일본의 디자인권 설정 등록일로부터 시작되어 국제 등록일로부터 25년이면 종료된다.(*국제등록일이 2020년 3월 31일까지인 출원은 일본에서는 정등록일로부터 20년 만에 종료) 관련 디자인의 경우 기초 디자인(최초 디자인)의 출원일(기초 디자인이 국제 출원인 경우는, 그 국제 등록일)로부터 25년이면 종료된다.

또한 일본에서 디자인권 설정 등록을 받은 국제 등록 디자인에 대해서는 국제 공표 이후 디자인권 설정의 등록 전까지 제3자의 실시(모방)에 대해서 보상금 청구권이 발생한다.

시사점

일본뿐만 아니라 미국, 중국 등 여러 국가에 동시에 진출할 경우에는 국제 출원을 통해 지적재산권 출원을 진행하는 경우가 있다. 한국 및 일본의 특허 전문가들은 이러한 국제출원 활용과 관련해 "출원일을 동시에 확보할 수 있다는 점에서 효율적이지만, 국제 출원 후 지정국에 대해 별도의 수속이 필요가 경우가 대부분이므로 나라별 지적재산 규정에 맞춰 진행할 필요가 있다."고 조언한다.

특히 일본의 경우는 도면을 까다롭게 요구하며, 비율이나 색채 등에 있어서도 요구사항이 많기 때문에 심사단계에 있어 제출된 도면을 해당국 실무에 맞게 보정할 필요가 있다고 한다(한국 S특허법률사무소). 이에 따라, 지정국별로 다른 디자인 제도를 이해하고 있는 대리인을 통해 진출하고자 하는 국가에 맞추어 출원을 진행할 필요가 있다.

출원 및 등록에 있어서 가장 중요한 것은 해당국에서 요청하는 기한 내에 요건에 맞춘 서류를 제출하는 것이다. 해당국 절차 및 규칙에 맞지 않을 경우 해당 수속 진행이 불가해지거나 심사에서 거절이 나올 확률이 높아진다. 응답 기한의 경우 법 개정에 따라 변동되는 경우가 있으며, 일본의 경우 거절 통지에 있어서 국내 거주자는 60일 이내, 해외 거주자(외국인)는 3개월 이내로, 응답 기한도 상이하므로 반드시 관련 분야 전문가와의 충분한 상담을 통해 진행하는 것이 중요하다.

관련하여 도쿄 IP-DESK에서는 현지 전문가와의 법률상담을 연결하고 있음으로 일본을 지정국으로 한 디자인 출원을 희망하는 우리기업의 많은 활용을 기대해 본다.

자료: 일본 특허청 홈페이지 및 KOTRA 도쿄 무역관 IP-DESK 자료 종합