헤이그 시스템을 통한 미국 디자인 출원
– 2014년 7월부터 한국에서도 헤이그 출원 가능 -

- 하지만 미국 등록 희망 시 여러 장벽 존재 –
 

□ 헤이그 시스템 개요
 

 ○ 2014년 7월부터 한국은 헤이그 조약에 의해 디자인 특허를 국제적으로 출원할 수 있게 됨. 이것은 실용특허의 국제특허출원조약(PCT) 및 상표의 마드리드 조약에 상응하는 절차로 단 하나의 디자인 특허(Design Patent) 출원서로 여러 국가에서 디자인 특허를 출원 및 등록을 받을 수 있도록 하는 디자인의 국제등록에 관한 조약임.

 ○ 중국과 일본을 제외한 해외 여러 주요 국가에 디자인을 출원하려는 이들에게 헤이그를 통한 출원으로 그 절차가 신속하고 간단해짐. 헤이그 조약에 가입한 국가에 거주하는 출원인은 표준화된 출원서를 자국의 특허청 혹은 WIPO에 제출하고 디자인 특허를 받고 싶은 나라를 선정하여 각국의 심사를 거침. 자국의 특허청이나 WIPO에 접수된 신청서는 우선 형식에 잘 부합하는지 심사를 받고 결격사유가 없을 시에는 선정한 나라의 각 특허청에 보내짐.

 ○ 등록주의(Registration-based) 국가에서는 관련 출원 서류를 받는 즉시 신규성(novelty) 등의 심사를 거치지 않고 기본적인 형식만 갖추어져 있다면 등록이 가능함. 유럽의 국가들이 이 방법을 채택함. 반면심사주의(Examination-based) 국가에서는 자국에서 통상적으로 정해진 출원 심사 과정을 그대로 거치게 되어있음. 한국과 미국의 경우 이 방법을 채택함. 미국에서는 헤이그 지원서를 마치 자국에서 출원되는 기타 미국 신청서처럼 심사를 진행함.  

□ 헤이그 시스템을 통한 특허출원 현황

 ○ 현재 헤이그 시스템을 도입하여 실행하는 국가는 총 62개국으로 유럽 연합과 아프리카 지재권 협회 등이 기존부터 시행하였고 최근 미국과 한국까지 가세하면서 점점 그 영향력이 증가하는 중임.

○ 세계지식재산권기구(WIPO)에 의하면 한국은 2010년 전 세계에 출원된 디자인 특허 중 중국에 이어 두 번째로 디자인 특허를 많이 출원하는 국가임. 중국은 전 세계 디자인 출원 중 약 63%를 차지할 정도로 압도적인 출원 수를 보이고 있고 그 뒤로 한국(8.5%), 일본(4.7%), 미국(4.3%) 순임. 이 4개의 국가에서 출원되는 디자인 특허 출원이 세계 모든 출원의 85% 이상을 차지함.

 ○ 한국도 2014년 7월부터 헤이그 시스템을 도입함에 따라 현재 헤이그 시스템을 사용하지 않는 중국과 일본도 가입을 긍정적으로 검토 중임.

□ 헤이그 통한 미국 진출 시 혜택 및 한계

 ○ 헤이그 출원으로 인한 혜택은 우선 여러 국가에서 우선권(priority) 확보에 유리함. 디자인의 경우 보통 유행에 민감하고 공개와 동시에 기타 유사한 디자인들이 등장하기에 자신의 권리를 보호하기 위해서는 최초로 먼저 출원을 하는 것과 그 최초 출원 날짜, 즉 우선권을 확보하는 것이 중요함. 국내에서 디자인을 출원한 후 6개월 이내에 외국에 같은 디자인을 출원할 경우 한국에서 디자인을 출원했던 날짜를 기준으로 외국에서도 권리를 행사할 수 있음.

  - 헤이그 절차는 출원인에게 조금 더 넓은 유연성을 제공하는데 6개월 이내에 헤이그 출원서를 제출할 경우 본국에서 출원한 날짜를 여러 나라에서 동시에 우선권을 확보할 수 있음.

  - 주의할 점은 자국에서 이미 등록이 되었거나 출원한 지 6개월 이상이 된 출원 디자인에 관해서는 우선권을 주장할 수 없음.

 ○ 시간과 비용 절약: 헤이그 출원을 통해 해외 현지 대리인 수임료를 절약할 수 있음. 예를 들면 단 하나의 국제출원으로 EU 국가들을 모두 커버할 수 있음. 특히 심사주의 국가보다는 등록주의 국가를 선정하여 출원할 경우 상당히 큰 비용을 절약할 수 있음.

  - 하지만 실질적으로 디자인 출원을 희망하는 각국의 현지 대리인을 따로 수임할 필요가 없어지기는 하지만 그 대신 그 나라 심사 및 등록 기준에 부합하기 위해 자국 대리인에게 더 많은 비용을 지불해야 할 수 있음.

 ○ 더욱이 헤이그 시스템은 하나의 디자인 신청서로 최대 100개의 디자인까지 등록할 수 있는데 출원되는 디자인들이 각 Locarno class 범주를 벗어나지 않아야 한다는 조건이 있음. Locarno Class는 수월한 디자인 등록을 위해 국제적으로 표준화된 협약으로 디자인이 적용되는 상품들을 각 Class로 분류한 것임. 예를 들어 Locarno Class 1은 음식 및 이에 적용되는 디자인, Class 2는 의류와 바느질 도구 및 이에 적용되는 디자인, Class 3은 가방 및 케이스류 등임.

  - 하지만 주의할 점은 미국은 단일 청구(single claim) 원칙에 의해 출원서에 하나 이상의 분명한(distinct) 디자인이 존재할 경우 한정 요구(restriction requirement)를 통해 단 하나만의 디자인을 선택해야 하고 다른 디자인에 관련해서는 분할 출원(divisional application)을 해야 할 수도 있음.

  - 즉, 미국에서 헤이그 시스템의 가장 큰 혜택 중 하나라고 일컫을 수 있는 “1 출원/100개 디자인 청구” 가 실질적으로 적용이 안됨.

 ○ 잠정적 권리(provisional rights) 부여: 미국에서 개별적으로 국내 출원을 할 경우 출원한 디자인이 등록을 받을 때까지 디자인 내용이 외부에 공개(publish)되지 않음. 하지만 헤이그 시스템의 경우 디자인 출원 이후 6개월 내에 디자인 출원 정보가 공개됨. 이후 등록될 때까지 만약 경쟁사 등에서 그 공개된 디자인을 무단으로 사용하여 이익을 볼 경우에 대비하기 위하여 공개 시점 이후부터 등록될 때까지의 기간에 발생하는 디자인 침해에 대하여 잠정적 권리가 부여됨. 나중에 이 기간 동안 무단 침해된 손해배상 비용을 청구할 수 있음.

  - 하지만 비록 잠정적 권리가 부여되기는 해도 경쟁사에게 자사의 디자인에 대한 정보를 노출하고 읽히는 등 정보를 노출하는 결과가 초래될 수는 있음.

 ○ 한국과 미국의 헤이그 시스템 채택 및 실행으로 미국의 디자인 특허 권리 보장 기간이 기존 14년에서 15년으로 늘어남. 디자인 권리자로서는 1년간 더 권리를 행사할 수 있는 혜택을 얻게 됨.

 ○ 하지만 한국에서 헤이그를 통한 국제출원을 통해 미국에서 등록을 받으려고 할 때 여러 걸림돌이 존재함.  그중 하나가 현재 국제적으로 통일된 심사 기준이 있지 않기 때문에 한국 및 유럽 국가에서는 도면 디자인 등이 기준에 부합하더라도 미국에서는 기준에 도달하지 않을 수 있음. 이 경우 어떤 국가에서는 등록이 되고 어떤 국가에서는 거절되는 상황을 초래할 수 있음.

  - 예를 들면 현재 헤이그 시스템을 도입한 여러 국가에서는 디자인 도안에 사진을 적극적으로 사용하지만 미국에서는 사진을 사용한 도안은 여러모로 출원에 불리하다는 것이 전문가들의 전반적인 견해임.
 

□ 시사점

 ○ 국내에서 헤이그를 통한 국제출원은 유럽 및 기타 국가들에 진입할 경우 많은 혜택을 누릴 수 있지만 미국에서는 아직 여러 장벽들이 존재함.

 ○ 실제 미국의 디자인 특허 출원인들에 의하면 만약 한국과 미국만을 고려한다면 각국에 개별적으로 출원하는 것이 헤이그 시스템을 통한 국제출원보다 더 용이할 것이라고 말하는 사례가 다수 있음.

자료원: AIPLA, WIPO, KOTRA 뉴욕 무역관 내부자료