이설 변호사 (이설법률사무소 대표변호사)

미국 지식 재산권의 기초와 가치 이해하기

흔히 들을 수 있는 글로벌 기업들의 지식 재산권 다툼은 지식 재산권의 중요성을 되새겨준다. 그러나 이 지식 재산권의 가치를 이해하고 실체화시켜 관리하고 성장, 보호하는 노력을 통해 재산으로 축적하는 회사는 실제로 많지 않다. 상표, 특허, 저작권, 기업 비밀 등 구체적으로 내가 가진 기술, 브랜드, 정보들이 어떤 지식 재산이 되는지, 어떻게 지식 재산을 공식적으로 인정받고 보호할 수 있는지 알아보자.

지식 재산권

지식 재산권은 무형의 재산이기 때문에 흔히 쉽게 보호가 되지 않는다고 생각하고 보호 노력을 하지 않는 경우가 많다. 그러나 대부분의 경우 지식 재산권 취득을 통해 유형 재산과 마찬가지로 법적 보호를 받을 수 있다. 지식 재산권을 취득하기 위해서는 지식 재산권의 범위를 설정하고 구체화한 것에 대해 정부 관리기관이 해당 재산권을 인정해야 한다. 부동산과 비교를 하면 더욱 쉽게 이해할 수 있다. 예를 들어 어떤 사람이 강남역 앞 토지에 대한 소유권이 있다고 할 때, 토지 소유권의 범위, 즉 지하철 1번 출구에서 5번 출구까지 인지, 1번 출구에서 서쪽으로 100평이라는 것인지, 남쪽으로 50평이라는 것인지 알 수 없다. 그러나 해당 토지 기록을 보면 구체적으로 누가, 어느 위치, 얼마만큼의 토지를 소유하고 있는지 확인할 수 있다. 지식 재산권의 경우도 이와 유사해 기술, 상표, 예술 작품에 대한 권리의 범위와 내용을 명확히 하는 것이 필요하다.

지식 재산권을 취득하게 되면, 지식 재산권에 대하여 양도, 판매, 대여, 임차, 라이선스 등 우리가 일반적으로 생각하는 재산권 행사가 가능해진다. 실제로 이에 대한 가치를 전문적으로 산정하는 업체도 많고 지식 재산권 분쟁도 흔하게 일어난다. 그렇다면 내가 가진 무형 재산에 대한 권리를 어떻게 취득하고 어떻게 가치를 판단해야 할까? 우선 지식 재산권의 종류와 내용을 알아보자.

특허권

특허권은 새로운 발명에 대한 소유권이다. 일반적으로 생각하는 발명, 즉 새로운 기술에 대한 보호 외에도 제품 고유의 디자인 또는 형태까지도 특허권으로 보호받을 수 있다. 특허는 새로운 발명에 대한 권리를 보호해 기술 발전을 장려하고자 하는 목적이 있다. 기술 발전에 기여한 공로를 인정받지 못한다면 누구도 새로운 기술에 대한 노력을 기울이지 않을 것이라는 생각이 그 배경이다. 특허 출원 시 기술 공개를 하게 되는데, 공개된 기술은 산업 발전에 기여를 하고 출원자는 그에 대한 보상으로 새로운 기술에 대한 독점적 권리가 주어진다. 특허권에 대해서는 심사 신청을 한 날부터 20년 동안 독점적인 권리가 부여된다.

그렇다면 어떤 기술이 특허를 받을 수 있을까? 미 대법원은 한 판결문에서 “태양 아래 인간이 만든 모든 것”은 특허를 받을 수 있다고 했다. 즉 새롭게 개발된 것들은 다 특허 신청을 할 수 있다는 것인데, 현실적으로 미국 특허법은 특허를 방법(공정기술), 기계, 제품, 물질 조합의 네 종류로 구분한다. 추상적인 개념, 자연의 법칙, 자연 현상 등은 특허의 대상에서 제외된다. 당연한 내용 같지만 의외로 많은 소프트웨어들이나 비즈니스 아이디어는 수학적 기법을 기준으로 하거나 자연현상과 관련된 것이 많기 때문에 특허 대상에서 제외되는 경우가 종종 있다. 예를 들어, 보험회사에서 종종 사용하는 위험도 계산 소프트웨어 등이 특허대상이 되지 못한다. 

특허 출원을 하려면 발명 내용이 산업상 이용 가능성이 있어야 하며, 마약과 같이 불법적인 목적만을 가지면 안되고 이미 알려진 기술이 아니며, 새로운 기술이라 하더라도 진보적인 발명이어야 한다. 여기서 중요한 내용은 알려진 기술의 기준인데, 이 기고문의 가장 중요한 내용 한 가지를 뽑자면 반드시 기술 공개 후 1년 안에는 출원을 해야 하니 기술 공개를 조심해야 한다는 내용이다. 간단하게 2~3명에게 설명하는 것도 포함하는 등 기술 공개의 범위가 매우 넓다 보니 기술을 공개해야 할 경우 반드시 기밀 보호 계약서를 작성하거나 공개 전에 출원을 하는 것이 좋다. 기술 공개 후 1년 안에 특허 출원이 안될 경우, 공개 기술은 모든 사람들이 사용할 수 있는 기술로 인정되어 더 이상 특허권 보호를 받을 수 없다.

특허출원은 특허청에서 관리하며 범위는 특허의 청구항을 통해서 대부분 결정된다. 즉 소유권자가 소유한다고 할 수 있는 범위는 이 청구항에서 결정된다고 생각할 수 있다. 특허 출원서가 실질 심사에 들어가게 되면, 신청한 청구항이 특허법에서 정한 요건들을 충족하는지 심사한다. 이 심사과정은 기존에 공개되어 있는 자료에 비교해 청구항 내 특정한 발명의 범위가 신규성이 있는지 판단하는 것이다. 당연한 말이지만 출판물, 공개된 특허 등 이미 공개돼 있는 내용이라면, 특허의 기본 요건인 신규성이 없다고 판단, 거절 통지서를 받을 수 있다. 유의할 점이라면, 발명자 본인의 선행 기술이라도 미국 특허 출원 12개월 전에 공개 또는 판매됐거나 공공에서 사용된 경우도 신규성을 상실하게 된다.

신규성 이외에 비자명성의 조건을 충족해야 한다. 비자명성이란 기존의 선행 기술에서 이미 공개된 발명이 아니지만 여러 가지의 선행 기술을 종합했을 때, 출원하려는 발명이 특허라 할 수 없을 만큼 너무 뻔한, 너무 자명한 기술이라면 특허의 대상이 될 수 없다는 조건이다.

위에 간단히 살펴본 특허의 기본 요건—특허법에 정해진 특허의 대상인지, 신규성, 비자명성—을 충족하지 않거나, 출원 신청서 내 발명에 대한 설명이 명확하지 않은 경우 거절 통지를 받을 수 있다.

상표권

상표는 개인이나 법인이 상품 및 서비스를 경쟁자의 것과 구분짓기 위해 사용하는 수단이다. 상표 출원을 통해 등록 시 지정한 상품 및 서비스 범위 내에서 상표권의 독점적 권리를 가질 수 있다. 소비자가 상품을 구입하거나 서비스를 이용할 때, 상표를 보고 출처를 쉽게 알 수 있고 품질 등 제품에 대한 가치를 판단한다. 상표권은 상표에 대한 독점 사용권을 인정하여 특정 상표와 연결된 품질에 대한 소비자의 인식에 혼동을 방지하는 기능을 가진다. 또한 품질과 브랜드 가치를 높이는데 투자해 얻은 재산권, 즉 상표권에 대한 독점 사용을 인정하여 타 업체가 상표를 도용 또는 무단 사용하여 브랜드 가치를 떨어뜨리는 행위 및 불공정한 경쟁을 방지한다. 특허권의 목적이 일정 기간 독점권을 허용하여 개발을 촉진하는 것이라면, 상표권의 목적은 소비자의 혼돈을 줄이기 위한 것이다. 그리하여 특허권의 독점권은 20년이지만, 상표권은 상표를 사용하는 한 영구적일 수 있다.

상표권은 일반적으로 생각하는 상호(단어나 문구)나 마크뿐만 아니라 형상, 제품 포장, 소리, 냄새까지도 출원이 가능하다. 상표 출원은 출원 신청 시점을 기준으로 그 상표를 사용 중이거나 사용 예정이어야 한다. 출원 신청을 하고 심사에 들어가면 그 상표가 기존에 등록이 돼있거나 사용 중인 상표와 혼동 가능성이 있는지 판단하고 등록 전의 상표를 사용 중이라는 증거를 제출해야 한다. 상표 독점권의 목적은 소비자 혼돈 방지이기 때문에 사용하지 않는 상표는 등록이 불가하다.

당연한 말이지만 상표 출원의 시작은 상표를 만드는 일이다. 간단하게 생각하기 쉽지만, 상표 자체가 상표권 출원의 조건을 충족하는지 검토하는 것은 기본이고 기존 시장이 이미 자리를 잡은 분야의 경우 기존 업체들의 상표들과 혼동이 될 만한 부분이 있는지 조사하는 것이 필수다. 이미 상표를 사용하거나 마케팅 등 투자를 이미 시작한 상태에서 상표권 출원이 불가능한 상표이거나 선행 업체의 상표와 혼동이 가능하다는 것을 알게 된다면 새로운 상표를 만드는 데 이중으로 투자를 하게 될 위험이 있다. 상표권에 대한 이해 없이 상호를 정해 사업을 시작하고 오랜 기간 운영을 하는 도중 어느 날 갑자기 상표권자에게 편지를 받는 경우도 있다. 상표권자의 상표와 비슷한 상호를 쓰고 있다는 이유다. 사용을 중지하고 다른 이름으로 당장 바꾸라는 요구를 받으면 난감하다는 말로는 설명이 안되는 상황이 된다. 갑자기 운영 중이던 상호를 바꾸고 법인명 등 공식적인 서류를 바꾸는 작업이 쉽지 않은 일이고 그동안 해오던 마케팅이나 고객 관리 또한 혼란에 빠지게 된다. 큰 고민 없이 쉽게 상호를 정하고 사업을 시작하면 이미 고도화된 업종의 경우, 여러 번 상호를 바꾸어야 하는 처지가 될 수도 있다. 상표권은 내 비즈니스의 얼굴이다. 잘 만들고 보호하고 관리해 나가야 한다.

저작권

저작권은 그림, 사진, 삽화, 음악 저작물, 음반, 컴퓨터 프로그램, 출판물 등 다양한 종류의 창작물에 대한 저작자의 소유권이다. 저작자는 저작물의 복제, 전시, 공연, 출판 등에 대한 권리를 가진다. 저작자가 창작물을 유형의 매체에 표현을 담아냄과 동시에 저작권이 생기므로, 저작권 등록이 저작권이 생겨나는데 꼭 필요한 단계는 아니다. 하지만 저작권을 등록하면 공공 기록이 되고 저작권 침해 소송에서 승소할 경우 변호사 비용과 저작권법에 정해진 손해 배상금을 받을 수 있는 장점이 있다. 저작권은 저작권청(Copyright Office)에서 관할권을 가지고 있다.

저작권에서의 가장 큰 기준은 창의성이다. 소위 표절 시비 등을 신문 기사 등에서 볼 수 있는데, 결국은 창의성에 대한 논쟁이다. 특허 등과 달리 창의성의 기준은 저작권에서는 그리 높지는 않다. 여기서 뜻하는 창의성이란 독창성을 이야기하는데 저작자가 다른 곳에서 빌려온 생각이 아닌, 단독적인 창의성을 가지고 있어야 한다. 그러므로 단순하게 창의성 없이 정보만 모아놓은 전화번호부와 같은 출판물은 저작권 보호를 받지 못한다.

저작권에서의 가장 어려운 부분은 아이디어와 표현의 구분이다. 저작권은 아이디어의 표현을 보호하지만, 아이디어 자체를 보호하지 않는다.  예를 들어, 많은 드라마들은 유사한 스토리라인을 가지고 있다. 사랑하는 연인들의 부모가 원수지간이라던가 어느 날 신입사원이 들어갔는데 팀을 이끌어 간다던가, 이러한 매우 비슷한 아이디어들은 저작물로 보호되지 않지만, 특정 장면, 특정 대사 등은 보호가 가능하다. 이 아이디어의 표현 중 또 하나 조심해야 하는 것은 합체이론(Merger Doctrine)이라고 해 아이디어를 표현하는 방법이 몇 가지 밖에 되지 않는다면 이것은 보호가 될 수 없다는 것이다. 예를 들어, 교재에서 어떤 회계학 원리를 설명하기 위해 그래프를 사용하는데, 이 원리를 설명하는 방법이 그래프 밖에 없거나 거의 없는 경우에는 아이디어와 표현이 합체되었기 때문에, 표현을 보호하지 않는다.

기업비밀

이외에 정부의 관리가 없는 기업 비밀(Trade Secret)도 지식 재산권으로 고려되고 있으며, 위의 지식 재산권과 다르게 정부의 관할청이 있지는 않다. 그러나 법률적으로 몇 가지 조건들이 따라야지만 기업 비밀 노출에 대한 보호를 법적으로 받을 수 있다.

간략하게 지식 재산권의 몇 가지 종류와 그 특징들에 대해서 알아봤고 다음 차례에는 지식 재산권의 형성과 지식 재산권 보호 및 분쟁에 대해 자세히 소개하려고 한다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식의견이 아님을 알려드립니다.