현지진출초기단계, 상표와 상호 혼돈하지 말아야

- 두 개의 용어 자주 혼돈, 성공적인 법인설립 및 홍보, 해외진출 위해서는 이해 필수 -

 

 

2013-07-24

뉴욕무역관

전후석 (juhn.kotra@gmail.com)

 

 

 

□ 기본개념

 

 o 많은 이들이 상호 (Business Trade Name) 와 상표 (Trademark) 에 대해 혼돈하고 이에 따라 단순한 용어뿐만 아니라 각 연관된 법과 절차에 대해서도 헷살려하는 경향이 강함. 미국 현지에서 성공적인 법인설립과 비즈니스를 위해서는 각 개념에 대한 차이점에 대한 이해가 필수임.

 

 o 상호와 상표가 혼동되는 이유 중 하나가 두 개가 자주 중복되기 때문인데 기업들이 사용하는 상호와 상표가 전혀 연관되지 않는 경우도 있지만 많은 경우 상표가 상호를 포함하거나 대변함.

 예) 코카콜라 – 상호인 동시에 상표

 

□ 상호 (Trade Name)

 

 o 상호는 문자 그대로 기업이 상업 시 사용하는 공식적 기업명을 일컬음.

  - 기업주가 자신의 법적 명의 (John Smith) 를 그대로 사용하여 사업을 하지 않은 이상 상호가 필요함.

  - 여기서 주의할 사항은 '상호'와 기업의 법인설립 (Certificate of Incorporation)시 Secretary of State에 등록 (Register) 되는 기업의 '법적 기업명'과는 차이가 있을 수도 있다는 점임.

  - 아래 샘플은 뉴욕 주에서 요구하는 법인설립 (Certificate of Incorporation) 시 작성하는 양식으로 파란부분으로 표시된 부분에 법적 기업명(Legal Name) 을 기재함. 여기 기재되는 기업명이 곧바로 상호가 되는 것은 아님. 조세, 각종 청구서, 그리고 법적, 공식적 문서 등에 이 Legal Name이 사용됨.

 

New York Certificate of Incorporation Form

자료원: http://www.dos.ny.gov

 

  -  뉴욕의 경우, 모든 기업은 법적 기업명을 사용하여 사업을 해야 하는 것이 의무지만 만약 다른 이름을 사용하여 사업을 하고 싶다면 아래와 같이 상호 신청을 따로 해야 함.

  - 아래 Sample은 뉴욕 주에서 요구하는 상호 (Certificate of Assumed Name) 신청 양식으로 파란부분으로 표시된 부분에 희망하는 상호(Assumed 혹은 Trade Name)을 기재함. 여기 기재되는 기업명이 흔히 우리가 이해하는 상호임.

  예: 법인설립 시 등록된 기업명: KOTRA Business Center Inc. (가명), 상호등록 후 사용 가능한 기업명: KOTRA (가명)

  

 자료원: http://www.dos.ny.gov

 

  - 주의할 점은 상호에 Corporation, Incorporated, Limited, Limited Liability, Limited 혹은 이에 대한 약어 (Inc. Corp. LLC 등) 를 포함할 수 없게 되어 있음.

  - 각 주마다 상호에 대한 명칭이 Trade Name, Assumed Name, Fictitious Business Name, DBA(Doing Business As), d/b/a, 등으로 조금씩 다르게 표현됨.

  - 각 주마다 그리고 기업 종류에 따라 등록 신청을 해야 하는 공공기관이 County, State 등 다름

 

 o 보통 신청자는 이미 같은 상호를 사용하는 다른 업체가 있는지 여부를 State Filing Office 확인해야 함.

  – 만약 벌써 같은 이름의 상표 혹은 상호가 존재한다면 법인등록 신청이 취소될 수도 있음

  - 뉴욕주의 경우, 알바니에 있는 주정부의 Division of Corporations 에 직접 메일을 보내 각 상호당 5 달러의 가격으로 검색 요청을 하면 사용가능 여부에 대해 답변을 제공함.

  - 단, 중복되는 상표 또는 상호를 사용하는 기업이 전혀 다른 분야의 비즈니스에 종사하고 활동 지역이 다를 경우 중복 사용이 가능할 수도 있음.

 

□  상표 (Trademark)

 

 o 상표는 한 기업의 제품/서비스를 시장의 다른 업체들 사이에서 인식(Identify) 시키고 구분(Distinguish) 짓는 역할을 하는 브랜드 혹은 레이블(Label), 즉 지식재산을 지칭함.

  - 고객들이 인식할 수 있는 단어나 로고, 명칭, 디자인, 슬로건, 심볼 등 여러 형태를 포함함.

  - 상표는 법인 설립을 하기 위해 반드시 등록을 해야 하는 법적 기업명, 혹은 상업을 하기 위해 필요한 상호와는 달리 등록의 의무화는 없음.

 

 o 하지만 연방 상표 등록을 통해 다음과 같은 혜택 수혜

  -   다른 기업에서 이미 동 상표를 사용하고 있지 않음을 입증하는 증거

  -   동제품 혹은 동서비스 분야 내 독점적 사용

  -  정부차원의 법적 보호

  -  상표침해 시 법적 책임 물을 수 있는 근거    

  -  비교적 등록 절차가 쉬운 상호와는 달리 상표는 지식재산권으로 정식 등록하기까지 오랜 시간과 많은 비용이 소요 (통상적으로 짧게는 1 년에서 많게는 수년 정도 소요, 비용은 한 건(Class)당, 적게는 700 달러에서 많게는 수천 달러까지)

 

 o 상표는 연방 혹은 주 별로 등록이 가능

 

  - 연방 등록: USPTO(미국 특허청) 를 통해 신청할 수 있고 최근엔 간편하게 온라인상의 Trademark Electronic Application System(TEAS)를 사용

  - 옆의 Sample은 USPTO 의 상표등록 온라인 서비스 (TEAS)에 있는 양식으로 파란부분으로 표시된 부분 안에 있는 네모에 출원인이 희망하는 상표를 표기함.

자료원: www.uspto.gov

 

 o 주의 사항: 연방정부 등록을 이행하기 앞서 적어도 두 가지의 절차가 선행되어야 함.

  - 첫째, 이미 사용을 시작했거나 혹은 사용할 예정인 제품 혹은 서비스에만 상표 등록을 할 수 있음.

  - 단순 예약이나 소유 목적으로 상표 등록은 불가능

  - 만약 한국에 상표 등록이 되어있을 경우, 한국 상표등록증 사본과 번역문을 제출하면 상표등록 가능

  - 둘째, USPTO 의 Trademark Electronic Search System (TESS) 를 통하여 이미 등록된 동명의 상표가 있는지 검색 요망(http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4809:r18jak.1.1)

  - 설령 TESS 에서의 검색결과가 긍정적이라도 구글이나 혹은 유사 분야 Business Directory 등 동명의 상표가 존재할 경우 수포로 돌아가니 보통 포괄적인 검색을 위해 경험이 많은 지재권 변호사를 통해 출원하는 것을 권고   

 

 o 출원된 상표가 정식적 절차를 거쳐서 USPTO 에 등록이 되면 상표 끝부분에 작은 ® 이 붙는데, 등록이 되지 않은 상표에 한하여 등록을 위해 출원을 하고 기다리는 중이나 사용을 미리 시작하여 대중에게 소유권을 표기하는 경우 TM 이나 SM을 사용

 

           

                                                                  

 

                             

 

  자료원: www.theblaze.com                             www.brandstoke.com

 

 주: 위 상표는 해당 웹사이트에서 가져왔으며 단순히 예를 위해서만 사용됨. Gatorade 로고도 지금은 등록이 되어 ®을 사용함.

 

 o 참고할 사항은 연방 상표등록이 보호의 범위와 정도를 높여주지만 특허청에 등록되지 않은 상표일지라도 어떠한 상표를 먼저 사용하였을 경우, 그 상표에 대한 권리가 Common Law 에 의하여 부여될 수 있고 자기 상표를 침해하는 다른 사의 상표 사용을 막을 수 있음.

  - 이는 상표사용권은 출원을 먼저하는 이에게 있지 않고 시장에서 먼저 상표를 사용한 자에게 우선권이 주어지기 때문

  - 그렇기 때문에 연방법원에서는 상표를 등록한 소유자가 상표를 소유한다고 “전제”를 내리긴 하지만 만약 다른 기업이 상표를 먼저 사용했다는 증거가 있을 경우 등록된 상표 효력이 상실됨.

  - 단, 상표에 대한 권리는 연방등록된 상표와는 달리 상표가 사용된 지역에만 한정적으로 적용

 

 o 주 등록

  - 모든 주는 각자 주 level 로 상표등록 시스템을 유지함

  - 하지만 연방등록과는 달리 주에 등록을 함으로써 받을 수 있는 혜택은 굉장히 미미한 수준으로 등록자가 언제 처음으로 상표권을 주장하는지를 나타내는 지표 정도의 역할만 함.

  - 후에 상표를 침해하는 이들에게 벌써 이 상표가 등록되어있다는 것을 통보하는 정도로 사용함.

 주: 상호와 상표간의 관계 중 중요한 점은 단순한 상호 사용으로 상표권이 부여되지 않는 점, 상호가 상표 (등록되지 않은) 권을 부여하는 경우는 상호의 사용이 단순한 기업명을 나타내는 것에서 떠나 상업적 성격을 띄고 기업의 제품이나 서비스 등을 인식(Identify) 시키는 도구로 사용될 때

 

□ 그 외 혼동되는 이름

 

 o 도메인 명

  - 도메인 명은 웹사이트 주소의 일부로 특정 웹사이트의 IP 주소로 접속할 당시 사용됨.

  - 간혹 도메인 명을 상호나 상표의 일부 혹은 동일시하는 경우도 발생함.

 예) www.uspto.gov 에서 도메인 명은 uspto.gov 로서 도메인 등록은 특허청이 아닌 공인된 도메인명 레지스트라(Registrar), 예를 들면 godaddy.com 등에 등록함.  

  - 도메인 명을 기업의 웹주소로 사용한다는 사실 하나로 상표등록을 할 수 없음.

  - 즉, 제품이나 서비스가 존재해야 하는데 만약 상표를 적용하려는 대상이 도메인 하나라면 상표등록자체 불가능

  예) 단, Amazon.com 은 대표적 예외. 고객들의 눈에 amazon.com 이라는 도메인을 보는 동시에 그와 연관된 기업과 서비스가 인식되기 때문에 상표 등록이 가능함.

   – 만약 다른 경쟁사가 아마존이라는 이름을 사용해서 온라인 혹은 오프라인에서 책을 판다면, amazon.com 의 주인은 상표침해를 이유로 경쟁사를 고소할 수 있음. 그 이유는 amazon.com 이 첫 번째로 해당 이름을 사용하여 온라인 판매를 시작했고 저 이름이 광고와 s판매를 통해 고객들에게 홍보가 되어 자체적인 브랜드를 형성했기 때문

  - 간혹 도메인 명을 등록한 후에 그 도메인 명이 다른 기업이 등록한 상표를 침해한다고 그 권리를 양도해야 하는 경우 발생

  - 하지만 중복되는 비슷한 두 상표의 제품이나 서비스가 전혀 다른 분야라면 문제 없음

 

□  시사점

 

 o 한국기업 미국 현지 법인설립 시 상호등록과 상표등록의 차이를 확실히 인지함으로 단순한 상호등록이 아닌 별도의 상표등록을 적극 지원함으로써 지재권 보호와 권리 확보에 힘씀.

 o 설령 연방등록이 안 되어 있더라도 주 별 Common Law 를 통해 상표권이 부여될 수도 있다는 정보 전달 통해 상표권 침해 시 대응방향을 제안함.

 o 적극적인 기업들의 지재권 보호를 위해 IP Desk 내 출원비용지원 서비스 홍보

  - 상표출원 시 KOTRA IP-Desk를 이용할 경우 기업당 건당 소요 비용의 50%, 최대 600 달러까지 최대 4건의 출원 비용 지원

 

 

자료원: 미국중소기업청, 뉴욕주 기업청, 특허청 및 KOTRA 내부 정보 활용