심상희 jsan 상하이 Keycreate 특허법인 변리사(전 주상하이 총영사관 특허관)

여전히 중국하면 짝퉁을 떠올리는 사람들을 주변에서 쉽게 볼 수 있다. 아마 지난 세월 중국을 다녀와 본 많은 사람들이 주요 관광지 등에서 해외 명품가방, 시계의 위조품을 쉽게 볼 수 있었고, 한두 번쯤은 직접 구입해 본 경험도 있을 것이다. 물론 바가지를 쓰는 경우가 대부분이었겠지만 호기심이 작동한 것도 없지 않았을 것이다. 과연 중국은 우리가 알고 있는 것처럼 짝퉁 천국일까? 필자는 반은 맞고 반은 틀렸다고 본다. 한국 화장품을 비롯해 수많은 짝퉁 제품들이 지금 이 시각에도 여전히 타오바오를 비롯한 온라인 쇼핑몰 등에서 버젓이 유통되고 있다는 점에서는 맞는 말인 것 같다. 그러나 다른 한쪽에서는 이들 짝퉁을 생산, 판매, 유통하는 침해행위를 단속하기 위해서 수많은 중국의 공무원들이 관련 업무를 수행하고 있다는 점에서는 틀렸다고 본다. 중국에 진출하고자 하는 우리 기업들의 지식재산권 보호와 관리방안에 대해 앞으로 기회가 된다면 몇 차례에 나누어 필자의 경험과 사례를 중심으로 설명을 했으면 하는 바람에 이 글을 쓰게 됐다.

특허출원에 대한 오해, '한국에만 출원하면 중국에서는 우리 기술을 못 보겠지?'

필자는 2012년 4월 초부터 주상하이 대한민국총영사관에서 특허담당 영사로 근무하면서 중국의 지식재산생태계와 인연을 맺게 됐다. 지금까지 중국 지식재산권 관련 업무를 하면서 많은 기업관계자를 상담했다. 매번 자주 듣게 되는 이야기 중의 하나가 중국에 출원하면 기술만 빼앗긴다는 것이다. 특허(발명특허, 실용신안, 디자인)제도는 자신의 발명, 창작물을 일반 공중에 공개해 산업발전에 이바지하는 대신 일정 기간 독점권을 부여하는 것이다. 즉, 출원하면 일정 기간이 지나거나 등록 결정이 나면 각국 지식재산권 주무부처에 의해 공고형식으로 일반에게 공개되는 것이 기본원칙인 것이다.

예를 들어, 한국특허청에 A기업이 특허를 출원하면 특별한 사정이 없는 한, 1년 6개월이 경과하면 자동으로 특허공개공보에 수록돼 일반 공중에 공개가 된다. 당연히 A기업의 경쟁사인 B, C기업도 A기업의 특허를 열람할 수 있다. 또한 특허선진 5개국(IP5)의 회원국인 우리나라는 출원된 특허문헌에 대해 영문초록을 발행하고 있다. 국내뿐만 아니라, 해외의 경쟁사들도 A기업의 한국특허출원문헌의 영문초록을 마음만 먹으면 언제든지 열람할 수 있다. 따라서 한국 기업 중 중국 시장에 진출을 계획하거나 이미 진출한 기업이 한국에만 특허를 출원하고, 중국에 출원하지 않는 것은 중국의 수많은 경쟁사들에 자신의 특허기술을 헌납하는 것과 다를 바 없다는 의미다.

1년에 134만 건의 특허가 출원되는 중국

2016년 한 해 동안 중국에 출원된 발명특허는 약 134만 건이다. 우리나라에 출원된 발명특허와 비교해 6배가 넘는 수치이다. 중국은 이미 2011년부터 미국을 제치고 특허 출원량 세계1위를 질주하고 있고, 매년 20% 안팎의 증가율을 보이고 있다. 134만 건의 출원 중 외국인(또는 기업) 출원은 약 13만 건이고 나머지는 모두 중국인(또는 기업)에 의한 출원이다. 120만여 건의 중국인(또는 기업)에 의한 출원 중 80% 이상이 직무발명에 해당한다. 중국은 이미 특허출원이 보편화돼 있고, 연구성과물을 특허로 보호하는 것이 일반적이고 상식으로 인식되고 있다.

중국특허 언제 출원해야 하나?

중국 사회의 특허에 대한 인식이 이와 같은데, 아직도 한국의 사장님들은 중국에 가면 기술만 빼앗긴다는 하소연만 하고 있는 것이다. 그간 접해본 많은 중소기업의 사례를 돌이켜보면, 과연 우리 기업이 중국에서 보호받기 위한 준비가 돼 있는지 의심스러울 때가 많다. 대부분 특허나 디자인의 등록요건 중 가장 기본적인 '신규성'에 대한 인식이 부족하다. 한국에서 이미 2~3년 전부터 생산 및 판매를 해오던 제품 관련 특허나 디자인을 중국에 출원했거나 출원하고자 하는 경우가 많다. 그러나 이런 특허출원은 심사과정에서 거절될 가능성이 높고, 실용신안이나 디자인의 경우 무심사등록제도에 의해 등록은 가능하겠으나 향후 침해품에 대응하기 위해 권리를 행사할 수는 없는 무용지물인 경우가 많다.

중국에 특허를 출원하는 방법은 3가지가 있다. 첫째, 가장 일반적인 경우로 발명이 완성되면 한국특허청에 특허를 출원하고, 1년 이내에 중국을 지정해 PCT 출원을 하는 것이다. 국가 또는 지역에 따라 다르지만, 중국의 경우 한국에 처음 출원한 날로부터 30개월 이내에 중국 국내 단계진입절차를 진행해 중국 내 심사를 받으면 된다. 관납료 1000위안을 납부하면 32개월까지 연장 가능하다. 둘째, 첫 번째 방법과 유사하나 한국에 출원한 후 1년 이내에 중국 특허청에 우선권을 주장하면서 직접 출원하는 방법이다. 마지막으로 셋째, 발명이 완성되면 중국에 먼저 출원하는 경우이다. 간혹 중국 법인에서 완성한 발명 또는 중국 시장에만 출시하는 제품과 관련된 특허의 경우에 활용하는 방법이다. 어느 정도 중국어 실력이 뒷받침돼야 가능한 경우라 하겠다.

중국 특허 과연 써먹을 데가 있나?

특허권의 효력은 특허를 받은 국가 또는 지역에서만 한정된다. 한국 특허는 대한민국의 영토 내에서만 효력을 가지는 것이다. 앞서 언급한 A기업이 한국에 출원 후 중국에 출원하지 않고 중국에 진출한다면, 다른 경쟁사가 중국에 해당 기술을 모방한 제품을 판매해도 속수무책으로 당할 수밖에 없다. 한국 특허는 중국 본토에서는 아무 효력이 없기 때문에 A기업을 보호해줄 수 없다. 많은 우리 기업들이 그간 가공무역 또는 대기업의 협력사 형태로 중국에 진출하다 보니 중국 특허에 대해 크게 신경 쓰지 않았던 것이 사실이다. 그러나 중국 내수시장에 진출하거나 중국 기업과 합자법인을 만들고자 한다면 특허권 없이는 더 이상 논의자체가 불가능하다. 최근에 중국에 진출하기 시작한 기업들이 기술력은 우수하나 한국에만 특허권을 가지고 있고, 중국 특허를 등한시한 결과, 합자법인 설립이나 투자유치에 많은 애로를 겪고 있는 경우를 종종 보게 된다.

중국에 특허침해가 많이 일어나기 때문에 특허가 더 필요하다는 것이 중국 측 관계자들의 반응이다. 특허침해가 발생했을 때, 대응수단이 있는지 여부가 중국 기업이나 투자자들이 한국의 협력파트너를 선정할 때 중요한 기준이 되고 있다. 우리 기업입장에서도 중국에 특허권이 있을 경우 침해업체를 상대로 소송을 하든 협상을 하든 대응을 해볼 수 있지만, 특허권이 없다면 속수무책으로 당할 수밖에 없다. 물론 뛰어난 연구역량으로 기술격차를 꾸준히 유지할 수 있다면 좋겠지만 인적, 물적 자원의 규모에서 웬만한 중소기업에 쉽지 않은 일이다.

중국의 특허소송 환경

A기업이 중국에 특허를 등록했고, 해당 특허가 유효하다면 침해업체들을 상대로 민형사 소송을 청구하거나 각 지방정부의 지식산권국(知识产权局)에 행정단속을 요청할 수도 있다. 2014년 말부터 베이징, 상하이, 광저우에 지식산권법원이 개설돼 해당 지역의 특허소송1심과 상표 소송의 2심을 전속관할로 하고 있다. 지식산권법원의 법관들은 대부분 지식재산 관련 업무를 10년 이상 수행한 전문가들로 구성돼 있고, 필요 시 외부 기술전문가들을 활용할 수 있는 시스템이 갖추어져 있다. 물론 소송을 청구한다고 해 100% 이길 수는 없는 노릇이지만, 소송을 진행하면서 해당 기업과 협상을 통해 라이선싱 계약을 체결할 수도 있고, 비침해 협약을 체결할 수도 있다. 

최근 중국 주요 도시의 지식재산권 관련 소송에서 원고 승소율은 상당히 높은 편이고, 일부 지역은 90% 이상인 곳도 있다. 강한 특허권을 확보하고 있다면 중국에서의 특허침해소송도 이제 해볼 만한 시기라고 본다. 특히 특허청 등 정부의 다양한 지원프로그램을 활용할 경우 저비용으로 침해업체에 대응할 수 있는 방법은 있다. 이 모든 것의 전제는 출원해 등록 받은 권리가 있을 때 가능한 얘기다. 등록 권리가 없다면 눈 뜨고 바라볼 수밖에 없지만 있다면 칼을 뽑아 싸워볼 수 있다. 어떤 길을 선택할 것인지는 기업에서 판단할 문제이다.

※ 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 의 공식의견이 아님을 알려드립니다.