미국, 특허괴물의 ITC 통한 분쟁 계속되나?

- 미국 특허괴물, 삼성전자 제품의 수입 배제 및 중지 명령 요구 -

- ITC, 특허괴물의 337조항 남용 막을 수 있을까 -

□ 미국 국제무역위원회(이하 ITC), 특허괴물의 제소에 따른 특허권 침해 조사 개시 발표

 ○ ITC, 삼성전자를 포함한 4개 기업의 특허권 침해 관련 조사 착수

  - 지난해 12월 18일 미국 특허관리전문업체(Non-Practicing Entity)인 프래그마터스(Pragmatus LLC)가 삼성전자, 소니, 노키아, ZTE의 모바일기기가 자사의 특허권을 침해, 미국 관세법 337조항*을 위배했다는 제소장을 ITC에 제출함.

   * 미국 관세법 337조항(Section 337 of the Tariff Act of 1930): 특허권, 상표권, 저작권 등의 침해에 따른 불공정 무역관행을 규제하는 조항으로 해당 상품의 수입을 금지시키거나 불공정행위를 정지하도록 명령할 수 있음.

  - 이에 따라 ITC는 지난 17일 홈페이지를 통해 해당 업체들의 337조항 위배 여부 조사를 시작했다고 발표함.

  - 제소측은 특허권 침해 제품에 대한 제한적 수입배제(limited exclusion)와 중지명령(cease or desist order)을 발부해 줄 것을 요구함.

  - ITC는 조사 착수 45일 내에 조사 완료 기한을 발표할 예정이며 최종 구제 명령은 발부된 즉시 유효하며, 60일 이내 오바마 행정부가 거부권을 행사하지 않으면 최종 확정됨.

 ○ 특허괴물 프래그마터스, 최근 한국 기업에 대한 ITC 제소 계속돼

  - 미국 버지니아에 소재한 특허괴물 프래그마터스는 2010년 또 다른 특허괴물인 인텔렉추얼벤처스(Intellectual Ventures)로부터 41개의 통신기기 관련 특허권을 매입한 이후 삼성전자, LG전자, 팬텍 등 한국기업을 비롯한 다수의 전자제품 업체에 특허소송을 제기하고 있음.

  - 이번에 ITC에 제소한 특허분쟁의 해당 특허는 GPS를 이용한 모바일기기 위치추적 시스템(U.S. Patent Nos. 8,149,124)과 보안코드 관련 특허(Nos. 8,466,795)임.

  - 프래그마터스는 지난 2012년 4월 24일 다른 특허권 침해로 삼성전자와 LG전자를 337조항 위반으로 ITC에 제소한 바 있으며 이 조사는 업체 간 합의로 종료됨.

  - 또, 지난해 6월 팬택을 제소한 바 있으며 현재 ITC의 조사가 진행 중인 것으로 알려짐.

□ 시사점

 ○ 337조항 분쟁, 지방법원 통한 특허소송보다 비용 적고 승률 높아 특허괴물의 무기로 부상

  - 1990년대 연간 10건 안팎이던 ITC의 337조항 관련 조사가 2000년대 들어 특허분쟁이 심화되며 급증함.

  - 미국 연구단체인 카토 재단(Cato Institute)은 337조항을 통한 분쟁이 지방법원을 통한 특허소송보다 비용과 시간이 적게 들고 승률도 높으며 수입금지 명령이라는 강력한 처벌이 따를 수 있어 특허분쟁에서 이용 빈도가 늘어난 것으로 판단함.

  - 실제로 현재까지 337조항에 따른 분쟁에서 ITC가 제소측 손을 들어준 사례가 58%로 나타났으며 지방법원 특허소송에서 제소측 승률인 32%보다 현저히 높음.

  - 337조항 관련 분쟁은 2011년 69건으로 최고치를 기록하고 2012년 대폭 감소함.

  - 전문가들은 337조항 관련 제소가 급증하며 타당성이 부족한 특허분쟁도 늘어나 2011년 제소측 승률이 급격히 하락하면서 제소 빈도 역시 떨어진 것으로 판단함.

  - 하지만 2012년 ITC가 제소측의 손을 들어준 사례가 늘어나면서 337조항을 이용한 특허분쟁이 다시 증가할 수 있다는 의견이 있음.

  ITC 337조항 관련 조사 건수 추이

자료원: ITC 홈페이지

ITC 337조항 조사 제소측 승률 추이

(단위: %)

자료원: PatentLYO

 ○ ITC, 특허괴물의 337조항 남용 막기 위해 예비심리 실시

  - 본래 337조항은 해당 특허권이 국내 산업에서 제품 생산을 통해 사용되고 있음을 증명해야하지만, 1988년 의회가 발명가와 신생 기업들의 특허권을 보호하기 위해 특허권을 이용한 제품이 생산되지 않더라도 국내 산업 인정이 가능해짐.

  - 이에 따라 특허를 이용한 제품이 생산되지 않더라도 특허를 위한 투자(R&D, 등록 비용)가 있을 경우 특허권 위반을 주장할 수 있음.

  - 하지만 특허괴물의 337조항 남용이 증가함에 따라 지난해 ITC가 특단조치를 내놓음.

  - 작년 3월 특허관리전문업체인 라미나 패키징 이노베이션스(Lamina Packaging Innnovations)가 ITC에 15개 업체를 대상으로 라미네이트 포장 관련 특허분쟁을 제기했을 당시 ITC의 행정판사가 국내 산업을 증명하는 예비심리 절차를 최초로 추가함.

  - 이후 337조항 분쟁에서 국내 산업 증명이 까다로워짐에 따라 제소 측의 비용이 늘어나고 증명되지 못한 특허에 대한 조사는 이루어지지 않아 피소측의 비용은 줄어든 것으로 나타남.

  - 특허법 전문가들은 비용이 늘어나면서 특허괴물의 제소 건수가 줄고 피소측의 비용이 줄어 부득이한 합의 건수도 줄어들 것으로 예상함.

  - 하지만 프래그마터스는 현재 미국에서 이번 분쟁 대상 특허를 이용한 제품이 HTC와 LG전자 등과의 계약을 통해 생산되고 있다며 국내 산업을 주장하고 있어 ITC가 예비심리에서 어떤 판정을 내릴지 주목됨.

자료원: 미국 국제무역위원회(ITC) 홈페이지, LAW360, CATO Institute, STR Trade Report, PatentLYO, 기타 KOTRA 워싱턴 무역관 보유자료 등