미국 상표출원 기반 공략(상)

- 미국은 선사용주의 채택, 미국 내에서 상표를 사용한 사용실적서 제출 필요 -

- 국내 상표 보유 현황과 미국 진출시기 고려, 적절한 베이스를 선택해 출원 -

□ 미국과 한국의 상표 출원 차이점

 ○ 미국, 사용주의 채택

  - 한국, 중국과는 달리 미국은 사용주의를 채택해 상표가 실제로 사용됐는지를 증명하는 사용실적서 제출을 요구

  - 한국의 경우, 먼저 상표를 출원하고 등록한 사람이 해당 상표의 상표권자가 되나, 미국의 경우에는 상표가 등록되고 상표권을 갖기 위해서는 반드시 상업적으로 해당 상표를 ‘사용했는지’ 확인하는 사용실적서를 필수로 제출해야 함.

  - 한국을 포함한 외국에 등록된 상표일 경우, 사용실적서 제출을 면제해주는 혜택이 제공됨.

□ 미국 상표 출원 베이스

 ○ 미국에서의 상표 출원 베이스로는 실제 사용기반 ‘Section 1(a) Actual Use’, 향후 사용 의도 기반 ‘Section 1(b) Intent to Use’, 해외출원 또는 등록 상표 기반 ‘Section 44(d)’ 및 ‘Section 44(e)’와 마드리드 국제 출원 ‘Section 66(a)’가 있어 상표 출원 베이스 사전 확인 필요

 ① 실제 사용기반 ‘Section 1(a) Actual Use’

  - 가장 빠르고 저렴하게 상표 출원이 가능. 사용실적서가 상표 출원서와 함께 접수돼 상표 심사와 기타 절차가 문제없이 완료된다면 바로 상표 등록 가능

 ② 향후 사용 의도 기반 ‘Section 1(b) Intent to Use’

  - 아직 미국 내에서 실질적으로 사용한 바는 없으나, 상표 출원과 함께 상표 사용 의도가 있음을 뜻하는 기반임.

  - 상표 심사와 기타 절차가 완료되면 미 상표청은 6개월 내로 우리 기업에 사용실적서 제출을 요청하고, 우리 기업은 해당 시점까지 미국 내 판매를 시작해야 함.

  - 미 상표청이 제시한 기한 내에 미국 내 판매를 시작하지 못했을 경우, 6개월씩 5번 연장 가능. 그러나 추후 사용실적서 제출 시 300~500달러 가량의 추가 비용 소요. 사용실적서를 준비하지 못해 연장할 경우, 200~400달러의 추가 비용 소요

 ③ 해외출원 상표 기반 ‘Section 44(d)’

  - 해외(한국, 중국 등의 파리조약 가입국)에서 상표를 출원한 지 6개월 이내에 미국에 상표를 출원할 경우, 해외 출원일자를 미국 출원일자로 소급 적용 가능

  - 미국의 선사용주의는 상표를 먼저 사용한 개인 및 기업에 어느 정도의 권리 인정, 출원일자의 소급적용이 중요하게 작용함.

  - 해외에서의 상표 등록 원부를 영문으로 번역해 제출해야 하며, 제출 시 300~500달러의 추가 법률비용 발생

  - 해외 상표 등록까지 미국 등록은 보류되며, 한국 상표가 등록되지 않을 경우 미국 상표는 미국 내 실제 사용 ‘Section 1(a) Actual Use’ 또는 향후 사용 의도 기반 ‘Section 1(b) Intent to Use’로 변경해 진행해야 함.

 ④ 해외 등록 상표 기반 ‘Section 44(e)’

  - 해외 출원 상표 기반 ‘Section 44(d)’와 마찬가지로 미국 상표청에 출원서와 함께 해외 상표 등록 원부를 영문으로 번역해 제출해야 하나, 상표 심사와 기타 절차가 완료될 경우 바로 상표 등록 가능

  - 등록원서 번역 비용만이 추가로 소요되며, 기타 법률 비용은 없음.

 ⑤ 마드리드 국제 출원 ‘Section 66(a)’

  - 한국 또는 해외 특허청에 출원 및 등록된 상표를 기초로 국제 출원서를 작성하며, 국제 출원서에 미국을 출원 국가로 지정해 출원 가능

  - 마드리드 국제 출원은 동일한 날짜를 사용해 많은 국가에 동시 출원이 가능해 출원일을 확정할 수 있는 장점이 있으나 뿌리가 되는 한국 출원 또는 등록이 5년 안에 포기되거나 취소될 경우 다른 국가의 출원 및 등록 상표도 자동으로 취소되는 단점이 있음. 이로 인해 전문 변호사들은 국제 출원을 추천하지 않는 경우가 있음.

□ 미 상표청이 요구하는 사용실적서

 ○ 사용실적서란?

  - 출원 또는 등록 대상 상표가 찍혀있는 제품, 라벨, 태그(tag), 광고, 포장 등의 사진을 증빙으로 사용 실적으로 인정

 ○ 상업용으로 사용된 실적 증빙 제출 필요

  - 한국을 포함한 해외 판매는 미 상표청이 인정하는 상업용으로 사용된 실적으로 제출될 수 없으며, 반드시 미국 내에서의 판매실적을 제출해야 함.

  - 미 연방 상표법 15 U.S.C. §1127에 의하면, 상표 사용 실적의 핵심 요소는 일반적인 제품이나, 서비스 광고를 위한 사용으로 일회성 판매나 단순한 상표권 획득을 위한 형식적인 판매는 상업적인 용도의 실적으로 인정하지 않음.

□ 시사점

 ○ 적합한 상표 출원 베이스 선택이 가장 중요

  - 실제 사용 기반의 상표 출원이 가장 간단한 출원 방법이나, 상표 출원 없이 실제 사용실적이 생기기를 기다린다면 상표가 선점될 가능성이 높아지고, 미국 내에서 우리 기업의 상표 인지도가 높아질수록 유사 제품 및 모방제품이 발생할 수 있음.

  - 미국 내 빠른 출원이 필요하나 사용실적이 없는 경우이거나 3년 동안 미국 진출 계획이 없는 경우, 한국에서 우선 상표 출원, 등록 후 미국으로 진출해 사용실적서를 면제받는 전략 필요

 ○ LA IP 데스크와 출원 전략 상담 활용

  - LA IP 데스크는 우리 기업의 사업 계획과 지재권으로 배정된 예산 등을 고려, 우선적으로 출원이 필요한 상표와 출원 베이스에 대한 전반적인 검토를 지원

  - 또한, 미국에서 사용할 상표를 결정한 뒤 LA IP 데스크의 약식 유사상표 검색 서비스를 활용, 미국에서 사용하고자 하는 상표가 이미 선점되지 않았는지 확인 필요

자료원: Trademark Manual of Examining Procedure(TEMP) Chapter 900, Trademark Trial and Appeal Board Cases(TTAB), 미 상표청 통계 자료 및 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합