OEM 생산 방식으로 본 중국 상표권 침해행위 사례 분석

- 크로커다일(Crocodile) 과 타이산의류업체와의 상표권 침해분쟁 건 -

☐ OEM 생산 방식은 국제적 브랜드를 가진 대기업 등에서 주로 사용하는 생산 방식이었으나 최근 높은 인건비와 재료비로 인해 상당수 기업에서도 제3국에서의 제품 생산 방식을 이용하고 있음. 단, 이러한 가공방식에 따른 지식재산권의 침해 사례도 크게 늘고 있어 국내외 기업과 시장에 심각한 피해를 끼치고 있는 것으로 나타남.

 ○ OEM(Original Equipment Manufacture)

  - 해외 상표권자가 제조업체에 상품을 제조하도록 위탁하여 완성된 상품을 국내에서 판매하지 않고 제3국으로 수출하는 것을 뜻함. 주문자위탁생산 또는 주문자상표부착생산이라고도 불림.

  - 대부분 기업에서는 높은 인건비로 인해 가격경쟁력을 상실하여 인건비가 비교적 저렴한 해외 지역에 공장을 세우거나 현지의 제조공장에 OEM 방식을 이용하여 제품을 생산하여 제3국으로 수출함.

 ○ OEM생산의 상표권 침해행위 판단기준

  - 제품 혹은 서비스 유형과의 유사점에 따른 제조업체의 합리적인 심사 진행 여부

  - 제조업체에서 생산된 모든 제품의 해외수출 여부

  - 제조업체에서 법적책임 회피 여부 등

☐ OEM 위탁제조 중 발생한 상표권 침해분쟁 사례

 ○ 원고-홍콩 크로커다일(Crocodile)사

  - 중국 'CROCODILE' 제246898호 상표의 상표권자

  - 지정상품은 제25류 의류

  - 존속기간은 2016년3월29일까지

○ 피고-타이산의류(Taishan Lifu Garments)사

  - 1992년8월4일 회사를 설립

  - 경영범위는 의류와 의류 세탁세제 생산

  - 생산제품의 90%는 해외로 수출

  - 일본 Kurado사의 의뢰를 받고 Yamato사의 남성용 셔츠에 'Crocodile 및 악어도안' 상표를 부착하여 생산

 ○ 사건 경과

  - 2009년 1월부터 2010년 12월까지 2년 동안 Kurado사는 Yamato사의 의뢰를 받고 'Crocodile 및 악어도안'상표를 부착한 남서용 셔츠를 생산할 수 있는 OEM제조업체를 찾던 중 타이산의류사를 찾게 되었고 제품 생산에 관련한 원자재와 부자재를 공급함.

  - 2010년 8월 18일, 타이산의류사은 주하이꿍베이(拱北)세관 소속 구주세관을 통해 'Crocodile및악어도안' 상표를 부착한 남성용 티셔츠를 일본으로 수출함.

  - 크로커다일은 타이산의류사 수출 제품에 사용된 상표가 디자인에서 약간의 차이(대문자 및 소문자, 글자체 및 칼라)가 있으나 자사 'CROCODILE'상표와 같은 의미와 동일한 자모구성을 가지고 있으므로 상표권을 침해한 행위라고 주장함.

○ 크로커다일 광동성주하이시중급인민법원에 소송 제기

  - 크로커다일은 2010년12월23일 타이산의류사를 대상으로 법원에 소송을 제기하고 상표권 침해 행위를 즉시 중지하고 손해배상금 50만 위안 및 본 소송 시에 발생한 소송비용 전부를 부담할 것을 청구함.

  - 본안의 침해혐의 상표 'Crocodile 및 악어도안'과 크로커다일의 'CROCODILE' 상표는 문자와 도형부분에서 약간의 차이가 있으나 소비자의 혼돈을 초래할 요소가 있고 크로커다일의 허락 없이 동일한 제품에 유사상표를 사용하여 수출한 것은 크로커다일의 상표전용권을 침해한 행위에 속한다고 지적함.

  - 법원은 타이산의류사에 크로커다일의 제246898호 'CROCODILE' 상표전용권을 침해하는 행위를 즉시 중지할 것 과 판결 효력 발생일로 부터 10일내에 크로커다일에 30만 위안의 손해배상금을 지불하라는 판결을 내림.

○ 타이산의류사 광동성고급인민법원에 항소 제기

  - 법원은 타이산의류사가 일본 상표권자인 Yamato사의 의뢰를 받아 제품을 생산하였으며 내수 없이 전부 해외로 수출하였기에 전적으로 OEM생산 행위에 속한다고 지적함.

    * 사법실행 중, OEM생산의 침해 여부는 각 안건의 구체적인 상황에 따라 처리하도록 규정

  - 크로커다일의 'CROCODILE'상표와 침해혐의 상표 'Crocodile'은 영어자모와 도형의 외관 디자인에서 차이가 있으며 단지 위탁가공을 받았을 뿐 고의적으로 크로커다일의 'CROCODILE' 상표를 침해한 행위는 없음.

  - 타이산의류사에서 생산한 'Crocodile및악어도안'을 부착 제품은 모두 내수가 없이 해외로 수출하였으므로 중국 국내 소비자들로 하여금 크로커다일의 제품과 혼동을 일으킬 염려는 없을 것으로 보이며 크로커다일의 매출에 아무런 영향을 미치지 않을 것이므로 침해가 존재하지 않음.

  - 결국, 법원은 주하이시중급인민법원의 1심 판결을 취소하고 피고(크로커다일)의 항소기각 판결을 내림.

☐ 중국 상표법 중의 OEM생산 행위에 대한 침해행위 판단기준

○ 상표법 제52조 1항, 상표권자의 허락을 받지 않고 동일 상품 또는 유사 상품에 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 행위

○ 상표법 제52조 2항, 상표권을 침해하는 상품을 판매하는 행위

☐ 시사점

○ OEM생산으로 인한 국제브랜드의 위조품 생산판매를 방지하기 위해서는 OEM생산 의뢰를 받을 때 주문자의 사업자등록증, 상표출원 등록 현황 등 서류를 사전 검토할 의무가 있으며 서류 및 물품 제조공급 계약서(OEM계약서)를 제출할 수 있어야 검토 의무를 실행하였다고 볼 수 있음.

○ 생산 의뢰를 받은 제조업체에서는 OEM방식으로 생산한 제품을 전부 해외로 수출해야 하며 주문자의 허락 없이 내수판매를 진행한 행위에서 대해서는 상표권 침해행위로 인정하고 처벌을 받게 됨을 명시해야 함.

자료원: 중국지식산권보(中國知識產權報)