최미란 법무법인 더헝(德恒) 칭다오 법률사무소 변호사

(cuiml@dehenglaw.com)

 

OEM은 흔히 ‘주문자 위탁생산’ 또는 ‘주문자 상표부착생산’이라 지칭하고 있으며 주문자가 제조업체에 상품 제조를 위탁하여 생산한 후, 완성된 제품을 주문자의 브랜드로 판매하는 방식을 말한다. OEM방식으로 제조된 제품은 통상적으로 제조 국가에서 내수 판매가 불가능하며 해외로 수출된다. OEM 방식은 임가공 무역의 주요 방식으로 많은 사례에서 해외 주문자가 중국 내 상표등록을 진행하지 않음으로 인해 수출과정 중 상표권 침해 논란이 일고 있다.

 

필자는 최근 여러 건의 OEM 상표권 침해 관련 문의를 받았는데, 모두 제품 수출 과정에서 세관이 지재권 보호조치를 취함으로써 수출 제품이 압류되어 제조 및 해외 주문업체가 불이익을 당한 사례이다. OEM 방식 하, 해외 주문자 및 중국 제조 업체가 어떤 방식으로 상표권 침해 리스크를 피하고 불이익을 당하지 않을 것인지에 대해 아래와 같이 정리해 보았다.

 

1. 대표적인 OEM 방식 및 상표권 침해이슈

대표적인 OEM 방식은 아래와 같이 2가지 경우로 분류된다.

(1) 해외 주문업체가 수출 목적지 국가에서 상표권을 보유하고 있으며 OEM 방식으로 제조된 제품 100%를 해외 주문업체 소속 국가 또는 수출 목적지로 수출하는 경우

(2) 해외 주문업체가 자사의 상표권이 아닌 기타 해외 브랜드의 제품을 제조업체에 위탁생산하고 제조된 제품 100%를 해외 브랜드 소속 국가 또는 지정된 제3국으로 수출하는 경우

 

중국 최고 법원의 판례 및 전문가 의견에 따르면 아래 요건을 구비할 경우 통상적으로 상표권 침해로 분류하지 않는다.

 ① OEM 방식으로 제조된 제품 100% 수출

 ② 해외 주문업체가 제품 수출 목적지 국가의 상표권을 보유

 ③ 법적 효력이 존재하는 OEM 계약서 또는 유사 효력을 갖춘 제품 발주서 체결

 ④ 해외 주문업체가 OEM 가공업체에 법적 효력이 존재하는 상표권 사용허가서 또는 수권서 발급

 ⑤ OEM 방식의 제조 및 수출과정에서 중국 상표권자의 법적 권익에 불이익이 가해지는 상황이 존재하지 않을 경우 (이는 주로 중국 내 해당 제품시장에서의 경쟁력 및 점유율 등에 불리한 영향을 주는 상황을 말한다.)

 

상기 (2)번의 경우 해외 주문업체가 제품에 부착되는 상표에 대한 소유권을 보유하고 있지 않으므로 해외 상표권에 대한 이중허가에 해당된다. 상표권 침해여부를 판단하기 위해서는 주문업체가 상표권자로부터 법적 효력을 갖춘 사용허가서 또는 수권서를 취득했는지에 대한 확인이 우선되어야 한다. (2)번의 경우 제조업체가 OEM계약 하의 상표권 권리상태 및 이후 사용범위에 대한 사전검토를 하지 않음으로 인한 피해사례가 많이 발생되고 있다.

 

2. OEM무역에서 상표권 침해로 분류되는 상황

OEM방식의 제조 과정 중 상표권 침해로 인정되는 대표적인 상황은 아래와 같다.

 

(1) 해외 주문업체가 법적으로 유효한 상표권을 보유하고 있지 않거나 상표권 사용권한이 없을 경우

해외 주문업체가 아래 경우에 해당될 경우, OEM 제조업체는 상표부착 및 제품 수출과정에서 상표권 침해를 겪을 위험성이 높다.

 ① 주문업체가 소재국가의 상표권을 보유하고 있지 않거나 상표권의 유효기간이 초과되는 등 법적 보호를 받을 수 없는 상표권으로 OEM 계약을 체결한 경우

 ② 주문업체가 수출목적지 국가의 상표권을 보유하고 있지 않거나 상표권의 유효기간이 초과되는 등 수출목적지 국가의 법적 보호를 받을 수 없는 상표권으로 OEM 계약을 체결한 경우

 ③ 주문업체의 상표가 소재국가 또는 수출목적지 국가에서 기타 제3자의 상표권을 침해하는 경우

 ④ 상표권 이중 허가에 해당될 경우. 주문업체가 해외 상표권자의 사용허가를 취득하지 않는 등 법적 사용권한이 없는 상표권으로 OEM 계약을 체결한 경우

 

OEM 제조업체가 계약 체결과정에서 주문업체에 상표소유권 또는 상표사용권과 관련된 증빙서류의 제출을 요구하지 않는 등 합리적인 심사를 진행하지 않을 경우, 상표권 침해가 일어날 가능성이 높다. 주문업체의 행위가 상표권 침해에 해당될 경우 제조업체도 법적으로 연대 배상책임을 져야할 수도 있다.

 

(2) 해외 주문업체가 상표권의 권리범위를 벗어나 OEM계약서를 체결한 경우

상표권은 등록된 국가에서만 법적 보호를 받을 수 있으며 또한 등록이 허가된 제품에만 사용할 수 있는 한계가 존재한다. 실제로 해외 주문업체가 상표등록이 허가된 제품의 범위를 벗어나 기타 제품의 제조를 위탁하는 경우도 있다. 예를 들면 해외 주문업체 A사가 미국과 중국의 의류 제품에 상표권을 보유하고 있고 OEM 방식으로 중국업체 B사에 핸드백의 제조를 위탁하여 100% 미국으로 수출하고 있다. 중국업체 C 사가 핸드백 제품에 있어 A사의 상표와 유사한 중국의 상표권을 보유하고 있는 경우 A사는 핸드백 제품과 관련하여 중국에 상표등록을 진행하지 않은 관계로 ‘A사가 B사에 핸드백의 제조를 위탁한 행위’ 및 ‘B사가 핸드백을 제조한 행위’ 모두 C사의 상표권을 침해한 행위로 인정될 가능성이 높다.

 

따라서 해외 주문업체는 상표등록이 허가된 제품에 대해서만 제조를 위탁해야 하고, 제조업체 또한 상표권 심사를 진행할 때 상표등록이 허가된 제품의 범위에 대해서 면밀히 검토할 필요가 있다.

 

(3) 제조업체가 주문업체의 사전 허가 없이 OEM 임가공 제품을 내수 판매한 경우

OEM 방식 하의 제품은 통상적으로 100% 수출되므로 해외 브랜드가 중국 내 상표등록을 하지 않아도 제조 및 수출 행위는 중국 <상표법>에서 정하고 있는 상표의 사용행위에 해당되기 어렵고 중국 내에서 상표권 침해로 인정될 가능성이 낮다. 그러나 임가공 업체가 주문업체의 사전 허가없이 임가공 제품을 내수 판매하고 중국 내 유사 또는 동일한 상표가 등록되어 있을 경우 이는 중국 상표권자의 시장경쟁력 및 제품 점유율에 충분히 영향을 줄 수 있는 행위이며 제품 출처에 대한 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 상표권 침해로 인정될 가능성이 높다.

 

(4) 제조업체가 주문업체의 사전 허가 없이 상표 로고를 임의로 변경한 경우

중국 최고법원의 2019년 지재권 대표사례 (2019)최고법민재138호 민사판결서에서는 제조업체가 해외 상표로고를 임의로 변경하여 중국의 상표권과 유사성이 존재하는 경우를 상표권 침해 행위로 인정한 바 있다. 이와 같은 경우 제조업체가 제품에 부착하는 상표권에 대한 합법적인 사용권한이 없다고 간주되므로 중국 내 동일 또는 유사 상표가 등록되어 있을 경우 상표권 침해로 인정될 가능성이 아주 높다.

 

3. OEM 무역 중 상표권 침해 리스크의 예방

OEM 무역에서 해외 주문업체는 자사의 상표권 침해 리스크뿐만 아니라 제조업체의 부적합한 행위로 인한 침해 리스크에 대해서도 사전 예방할 필요가 있다. 해외 주문업체는 아래와 같은 사항에 유의해야 한다.

 

(1) 중국 내 상표권 등록

상표권은 등록 및 등록이 허가된 제품에 대해서만 법적 보호를 받으므로 해외 주문업체가 중국 내 상표권을 보유하고 있지 않을 경우 최대한 빠른 시일 내 상표권을 등록하고 향후 제품의 OEM까지 감안하여 등록 제품의 범위를 가능한 폭 넓게 책정할 것을 제안한다.

 

(2) 상표권 세관 등록

해외 주문업체는 중국 내 상표권 등록 후 세관 등록을 진행함으로써 OEM 방식으로 제조된 제품의 원활한 수출 경로를 확보할 수 있다. 또한 세관 등록 후 신규 OEM 제조업체와 계약을 체결할 경우 신규 업체의 정보를 세관에 추가 등록해야 한다는 점에 유의해야 한다.

 

(3) 중국 내 유사상표 존재 여부 검색

상표 등록은 권리취득까지 최소 9개월 정도 소요되므로 해외 주문업체는 중국에서의 상표권 침해 리스크를 예방하는 차원에서 OEM 무역 진행 전 중국 내 선등록된 유사 상표가 존재하는지에 대한 사전 체크를 진행해야 한다. 중국 내 선등록된 유사 상표가 존재할 경우 우선 상표권자와의 협상 시도, 무효심판 또는 상표권 취소 검토 등 구체적인 상황에 따른 대응책을 수립해야 한다.

 

(4) 상표권의 권리 귀속 명시 및 악의적인 무단선점 행위 예방

해외 주문업체가 계약 체결 시 상표권의 권리 귀속 및 중국 내 상표등록 권리에 대한 내용의 약정을 소홀히 여겨 제조업체가 해외 주문업체의 상표권을 중국에 악의적으로 무단 선등록하여 불법 이익을 도모하는 사례가 존재한다. 따라서 해외 주문업체는 OEM 계약 체결 시 상표권의 권리 귀속을 명시하고 악의적 무단 선점 행위에 대한 법적 책임 등의 내용을 사전에 면밀히 검토해야 한다.

 

(5) 상표사용 행위에 대한 관리

해외 주문업체는 가능한 범위 내에서 제조업체의 상표 부착 등 상표의 사용행위에 대한 일상 관리를 강화하여 상표권 침해 리스크를 예방해야 한다.

 

OEM 무역에서 제조업체는 제품의 제조자 및 수출자로서 침해분쟁의 직접적인 책임자라 할 수 있다. 따라서 제조업체도 아래와 같은

사항을 예의 주시하여 침해 리스크를 최대한 피해야 한다.

 

(1) 상표권에 대한 합리적인 심사

제조업체는 계약 체결 전 우선 해외 주문업체의 상표권에 대한 합리적인 심사를 진행해야 한다. 합리적인 심사는 상표권의 권리상태, 권리인, 등록허가된 제품, 권리의 유효기간, 상표권에 존재하는 잠재적 법적 분쟁 및 리스크 등이 포함된다.

 

(2) 상표권에 대한 사전 검색

상표등록기관의 공식 홈페이지를 통해 중국 내 유사 상표권 존재 여부를 사전 검토한 이후 계약을 체결하는 것이 바람직하다. 만약 해외 주문업체의 상표권이 중국 내 등록되어 있지 않고 유사상표가 존재할 경우 향후 제품 수출 과정에서 중국 내 상표권자로부터 침해 권리 주장이 있을 것으로 예상되므로 신중히 고려해야 한다.

 

(3) 보증의무에 대한 약정

상표권 침해 리스크가 있으나 비즈니스 차원에서 부득이 OEM 제조를 진행해야 하는 경우, 계약서 상 해외 주문업체의 보증 의무를 명확히 할 필요가 있다. 해외 주문업체의 보증 의무는 주로 상표권의 유효성 및 권리위임의 유효성에 대한 보증, 주문 업체의 권리위임에 하자가 존재하거나 기타 제3자로부터 권리침해의 주장이 들어올 경우 손해배상 등의 내용이 포함된다.

 

(4) 제조 과정에서 상표에 대한 합리적인 사용

제조업체는 제품 표식에 관한 규정 및 OEM 상표권 수권서, 계약서의 내용에 따라 제조 과정에서 해당 상표에 대한 합리적 사용에 유의해야 한다. 가장 유의해야 할 사항은 주문업체의 사전 허가 없이 임의로 상표 로고를 변경해서는 안되며 변경이 필요할 경우 필히 주문업체와 사전 협의 및 별도 권리위임을 받아야 상표권 침해 리스크를 최대한 줄일 수 있다.

 

 

※ 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.