中 OEM 생산 시 상표사용에 관한 침해분쟁 대응 사례

- 중국 내 OEM 생산 시 상표권 분쟁 가능성 존재 -

- OEM 생산 시 중국 내 상표권 등록 검토해야 -

2012-11-30

상하이 무역관

 현진연 (shanghaiip@kotra.or.kr)

□ 중국내 OEM 방식 수출제품의 상표권 분쟁 증가

 ○ 중국내 OEM 방식으로 인한 상표권 분쟁이 급증

  - 중국의 가공무역이 점차 감소세를 보이고 있으나 여전히 전체 교역비중의 상당부분을 차지.

  - 중국 내수판매와 관계없는 OEM 방식 주문생산도 중국 내 상표권 등록여부에 따라 상표권 분쟁에 휘말릴 가능성 존재.

  - 2001년 중국이 WTO에 가입한 이후 중국 세관에서 단속한 지재권침해 사건은 매년 30% 증가.

  - 그중 90%가 상표권 침해에 관련된 사건이고, 상표권 침해사건 중 2005년 이후부터 OEM 방식에 의한 상표권 분쟁이 35% 이상을 차지함.

 ○ OEM 방식의 생산은 중국 내수판매와 관계가 없어 상표권 분쟁을 둘러싼 해석은 여전히 분분한 상황

  - 중국 내 생산제품의 내수시장 유입가능성이 있어 OEM 방식이 지재권에서 자유롭기는 어려움.

□ 중국 내 주요 OEM 주문 생산방식 상표권 분쟁 사례

 ○ 한국 청바지 기업(이하 A사라 함)의 모 브랜드 OEM 분쟁 건

  - 싱가폴 B사는 1987년에 한국에 모 브랜드를 포함한 3건 상표를 등록하였고 한국  A기업과 해당상표의 한국내 독점사용권 계약을 체결함.

  - 2009년 A기업은 무석의 무역회사 C사에 3500벌 모 브랜드의 청바지를 생산을 주문

  - 2010년 상해세관은 무석 C사가 수출하는 제품이 중국의 D사가 이미 등록한 것과 동일 상표로, 상표권을 침해하였다는 D사의 신고를 받고 C사의 통관제품을 압수

  - 법원은 C사가 제출한 싱가폴 B사의 한국내 상표등록증, 한국 A사의 상표사용 허가서 및 C사와 A사가 체결한 OEM 계약서에 의하여 C사가 D사의 중국내 등록된 'CROCODILE' 상표에 대한 침해 고의가 없다고 판단하여 압수조치를 철회하였음.

 ○ 미국 덱커스(Deckers)와 하남성 맹주시 광우기업 간 소송

  - 미국 덱커스 아웃도어는 유명한 신발업체로 이미 중국에서  ‘UGG’ 상표를 등록하였고, 소비자들에 많이 인지되어 있는 브랜드임.

  - 하남성 맹주시 광우기업은 OEM 방식으로 생산한 부츠에 의뢰업체가 호주에서 등록한 ‘UGG Grand Australia’ 상표를 부착하여 칭다오세관에 통관신청 하였으나 덱커스의 ‘UGG’와 유사하다는 이유로 5900 켤레 신발을 압수당함.

  - 세관의 통지를 받은 덱커스는 광우기업이 등록상표 ‘UGG’에 대한 상표권침해로 소송을 제기하고 50만 위안의 경제보상금을 요청함.

  - 광우기업은 ‘UGG Grand Australia’ 상표는 위탁한 업체가 이미 호주에 등록한 상표이고 중국내에서 판매 또는 유통하지 않기에 상표법 의미상의 사용이 아니라고 주장함.

  - 법원은 ‘UGG’ 부분을 확대하여 사용해 소비자가 덱커스의 제품으로 오인할 수 있어 상표침해가 구성된다고 판정하고 10만 위안의 경제보상금을 지불하라고 판결함.

  - 본 건에서 광우기업은 OEM 생산에서 필요한 모든 서류를 제출하였고 의뢰업체의 상표권 상황에 대한 확인도 하였지만 상표사용시 고의적으로 상표의 특정부분을 확대하여 타인이 중국에서 등록한 상표로 오인하게 한 악의가 다분하기에 소송에서 패소하였음.

자료원: 왼쪽이 덱커스의 ‘UGG’ 부츠, 오른쪽이 광우기업이 OEM한 ‘UGG Grand Australia’ 부츠

□ 시사점

 ○ OEM 생산에 대한 중국 정부의 태도

  - 중국 내 OEM 방식의 주문생산에 종사하는 기업이 다수를 차지하고 있어 중국정부는 OEM 생산방식에 대한 지재권 분쟁에 대해서는 비교적 관대한 입장을 보이고 있음.

 ○ OEM 생산 시 상표권 등 관련 서류 함께 제공 필요

  - OEM 주문 제조시 한국 내 상표권 등록 지재권 관련 증빙사항도 함께 제공함으로써 분쟁을 미연에 방지해야 함.

  - 또한 먼저 자체 브랜드가 생산업체 국가에 등록된 상표가 있는지 여부를 조사하여, 등록되어 있지 않다면 미리 상표출원을 하여 상표권으로 인한 분쟁이 발생할 소지를 없애야 함.

자료원 : 중화상표, 지재권신문, 경제일보 등