법률자문 로펌 Sapalo Velez Bundang & Bulilan Law Offices, Gina Lasalita

필리핀은 지식재산권법(Intellectual Property Code of the Philippines, Republic Act No. 8293, as amended)에 따라 ‘선출원주의(first-to-file)’ 제도를 운영하고 있다. 이 제도는 먼저 출원한 자에게 상표권을 부여하는 방식으로, 해외 기업이 현지 진출 이전에 제3자가 동일 또는 유사 상표를 선점할 경우 ‘트레이드마크 스쿼팅(trademark squatting)’ 문제가 발생할 수 있다. 이 같은 행위는 상표를 되팔거나 부당 이익을 취할 목적으로 이뤄지는 경우가 많아, 외국기업의 브랜드 진출 과정에서 중요한 리스크 요인으로 지적되고 있다.

상표권 유지 의무: 실제 사용 선언(Declaration of Actual Use, DAU)

상표권 보호는 일회성이 아니라 지속적인 관리가 필요하다. 필리핀에서는 상표 등록 이후에도 일정 주기에 따라 DAU(실제 사용 선언)제출이 의무화돼 있다. 사용 증빙 자료를 제출하지 않을 경우 상표가 등록부에서 삭제될 수 있다. 또한, 정당한 사유가 있는 경우에는 DNU(비사용 선언, Declaration of Non-Use) 제출이 가능하나, 정부 규제, 법원 명령, 분쟁 중인 사건 등 제한적 요건에 한해 인정된다.

외국기업의 대응 방안

만약 외국기업의 상표가 제3자에 의해 선점됐을 경우 활용 가능한 주요 절차는 다음과 같다.

<필리핀 상표 선점 대응 수단 요약>

[자료: Sapalo Velez Bundang & Bulilan Law Offices]

법원 판례 및 최근 제도 변화

필리핀 대법원은 최근 일련의 판례에서 ‘선출원주의’라 하더라도 악의적 출원은 무효라는 원칙을 명확히 했다.

<주요 판례 요약>

[자료: Sapalo Velez Bundang & Bulilan Law Offices]

또한, 필리핀 지식재산청(Intellectual Property Office of the Philippines, 이하 IPOPHL)은 2025년 4월부터 ‘주지상표 등록부(Well-Known Marks Registry)’제도를 신설해, 동일·유사 상품군 외 영역에서도 침해·희석화로부터 보호를 강화하고 있다.

시사점

필리핀의 선출원주의는 외국기업 입장에서 구조적 리스크로 작용하고 있다. 상표를 선점당하면 진출 자체가 가로막히는 사례가 적지 않고, 회수에도 상당한 시간과 비용이 소요된다. 따라서 진출 초기 단계에서 선제적 상표 출원 및 실제 사용 선언(DAU) 관리를 병행하는 것이 무엇보다 중요하다. 특히 주지상표 지위 확보와 IPOPHL의 ‘주지상표 등록부’ 활용은 권리 보호를 강화할 수 있는 현실적 대안으로 꼽힌다.

아울러 최근 대법원 판례와 IPOPHL의 제도 개선은 선의의 권리자 보호를 명확히 하는 방향으로 발전하고 있다. 그러나 악의적 출원인의 행태는 여전히 시장 곳곳에서 반복되고 있는 만큼, 외국기업은 법적 대응 수단(이의신청, 무효심판, 행정·민사·형사 소송)을 적극적으로 검토해야 한다. 단순한 분쟁 대응을 넘어, 기업의 브랜드 전략 차원에서 상표권 관리 역량을 내재화하는 것이 필리핀 시장 진출의 필수 조건으로 자리 잡고 있다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식 의견이 아님을 알려드립니다.