박윤근(John K. Park) 특허변호사

귀하의 소중한 사업체의 상호(business name)나 상품에 대한 상표(trademark) 또는 서비스 업종에 대한 서비스 마크(service mark)를 결정하여 등록하기 이전에 동일하거나 유사한 이름이 먼저 등록되어 있는지를 확인하는 것은 매우 중요합니다. 일반적으로 개인회사 설립 경우에는 해당 카운티 정부에 회사 이름(fictitious business name)을 등록하여 Doing Business As(/d/b/a) 방식이며, 주식회사인 경우에는 해당 주 정부에 주식회사를 설립하여 주식회사 이름(corporation name)으로 주식회사를 등록하게 됩니다.

개인회사(/d/b/a/)인 경우 카운티 정부는 어떤 이름으로 신청되든 신청된 이름으로 상호등록을 해주고 있고 동일한 이름을 본 카운티에 등록을 못하게 할 뿐 다른 책임은 지지 않습니다. 그러므로 카운티 정부에 회사 이름을 등록하기 이전에 동일한 회사 이름이 있는지를 확인하는 것은 등록인의 책임이 됩니다. 마찬가지로 주식회사 회사명은 주 정부에 주식회사 이름을 등록하므로 주 정부는 해당 주에 동일한 이름의 주식회사가 설립되는 것은 허락하지 않습니다.

그러나 주식회사로 등록된 이름을 타회사가 사용하거나 타주에서 동일한 이름이 주식회사로 등록되는 것을 막을 권리가 없습니다.  추가로 카운티 정부의 회사 이름(fictitious business name) 등록이나 주 정부의 주식회사 등록은 상표 사용함과는 완전히 따로 분리되므로 상표 사용함을 인정함이나 허락함이 아닙니다.

따라서, 사용하고자 하는 회사이름이 다른 회사나 사람에 의하여 이미 상표 (trademark) 또는 서비스 마크 (service mark)로 연방정부에 등록되었다면 카운티 정부나 주 정부에만 등록을 한 회사는 연방 상표권 침해에 어떤 보호없이 노출되어 있는 셈이 됩니다. 동일한 이름이나 혼동이 가능한 상표가 다른 개인 또는 다른 회사에 의하여 미국 연방정부에 이미 등록된 사실을 모르는 상태에서 무심코 사용하거나, 또는 상품이 판매된다면 연방 상표 등록자의 상표권을 침해하게 됩니다. 추가로 연방상표 등록 외 주마다 그 주 범위의 주 정부 상표권도 등록되어 있을 수 있으므로 귀하의 상품이 그 주에 판매된다면 연방 상표 및 그 주 상표 침해가 될 수 있습니다.

이러한 이유로 점점 많은 사업체가 상표 등록 또는 서비스마크의 연방정부 등록을 실행하고 있습니다. 따라서, 사업체를 설립하기 이전에 원하는 회사 이름이 연방정부와 50개 주 정부에 상표 또는 서비스 마크로 이미 등록되어 있는지를 전문가를 통하여 파악한 후에 투자라고 생각하고 판매하고자 하는 상품 및 서비스업에 대한 상표등록을 하는 것이 바람직합니다. 

귀하의 사업이 매우 소규모이기 때문에 아무도 신경 쓰지 않으면 모르지만, 귀하의 사업이 번창하여 소비자의 인지도가 높아짐에 따라 연방정부에 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권에 대한 불법 침해로 인하여 법정명령에 따라 귀하의 상표를 갑자기 바꾸셔야 할 수도 있습니다. 이렇게 된다면, 귀하께서 오랫동안 공들여 쌓으신 상표의 인지도 및 권리를 하루아침에 상실하게 되고, 상표권자의 소송에 따른 손해 배상 및 변호비용도 감당해야 될 수 있습니다.

상호(business name)는 상표(trademark)와 적용되는 법이 서로 다릅니다. 그러나 많은 분들이 상표 등록을 하지 않고 상호를 상표처럼 사용하시기 때문에 상표법이나 불공정 거래법(unfair competition)을 위반하게 될 소지가 있습니다. 특히, 회사 이름 즉 상호를 상표나 서비스마크로 사용하고자 하는 경우에는 상표 또는 서비스 마크의 연방정부 등록과 개인회사 또는 주식회사의 카운티 정부 또는 주 정부 등록을 병행하는 것이 바람직합니다.

또 외국에 등록된 상표 권리가 있다 해도 미국에서 등록된 상표권이 없으면 미국에서는 권리가 없다고 생각하시면 됩니다.  그러므로 한국이나 외국에 중요한 상표가 있으면 미국에 상표 신청으로 상표 등록이 절실히 필요합니다. 미국 상표 신청 및 등록이 외국 상표 등록증으로 완성될 수 있으므로 미국 시장이 중요하다고 생각하시면 서둘러 신청하십시오.

미국은 선사용 증명으로 상표권을 주장할 수 있지만 우선 타인이 신청했던지, 등록을 하였으면 큰 비용과 행정소송을 통해 오직 미국 내  선사용을 증명한 후(외국에서의 상표 사용은 미국 내 사용 증명으로 제시할 수 없습니다.) 타인의 상표 신청을 막던지 타인의 상표 등록을 취소해야 하는 법정 분쟁이 있어야 하며 만일 승소를 한다 해도 온전한 권리 주장을 못 하고 부분적 권리만을 획득할 가능성이 급니다.

 ※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.