스타벅스, 하이네켄, 페레로의 소송사례로 살펴본 러시아의 상표권

- 유사한 상표 혹은 모양을 지닌 현지 제품의 노이즈 마케팅, me too 전략 주의 -

□ 상표권 분쟁의 대상이 된 맥주, 'Ohota'와 'Ohota Nashevo'

 ㅇ 글로벌 맥주 제조사 하이네켄(Heineken)은 상트페테르부르크와 레닌그라드 분쟁법원에 자사의 맥주 브랜드 Ohota의 상표권 침해를 이유로 'Ohota Nashevo'라는 맥주를 생산 유통하는 러시아 기업 Afanasy, Brut, Nikitin사를 대상으로 소송을 제기함.

  - 2000년부터 러시아 시장에 선보인 Ohota는 하이네켄이 러시아의 8개 공장에서 생산하는 도수 8.1%의 맥주 브랜드로, 하이네켄은 최근 3년간 이 브랜드의 광고비에만 1억7800만 루블(약 300만 달러)를 투자했음.

  - 또한 Ohota 상표는 하이네켄의 자회사인 Bravo Holdings Limited가 2004년 러시아 특허청에 무알코올 및 알코올 음료 분류로 등록한 바 있음.

  - 하이네켄은 Afanasy사에는 생산 중단과 10만 루블의 배상금을, Brut 사에 생산 중단 및 2만 루블의 배상금을 요구했으며, Nikitin사에는 제품 취급 중단 및 10만 루불의 배상금을 요구함.

 ㅇ 한편, Afanasy사는 이번 분쟁을 관습, 언어, 애국심 프레임으로 해석하며 노이즈 마케팅을 하고 있음.

  - Afanasy사는 하이네켄이 러시아 공장 Bochikalev을 인수해 Ohota를 내놓기 전부터 Ohotniche 라는 이름의 맥주가 러시아에서 생산되고 있었으니 하이네켄도 상표권 침해의 당사자가 될 수 있다고 반박함.

  - 또한 Afanasy사는 Ohota nashego 브랜드의 'Ohota'가 '갈구'(desire)라는 뜻으로, 하이네켄의 브랜드 Ohota('hunting')가 가진 의미와는 상이하며, nashego(our)를 강조해 애국적인 의미를 지니고 있다고 호소함.

 ㅇ 이에 하이네켄은 과거에 러시아 기업이 생산한 Ohotniche라는 맥주가 존재한 것은 사실이나, 상표권 등록이 된 적은 없음을 지적함. 또한 하이네켄 러시아는 러시아에 법인등록이 된 기업으로 러시아 정부에 세금을 납부하고 있으므로 외국기업이라는 주장은 옳지 않다고 반박함.

 ㅇ Afanasy 사의 Ohota Nashevo는 도수 6%의 꿀을 첨가한 알코올음료로, 갈색 바탕에 흰색 글씨로 쓰인 상표명이 소비자들로 하여금 하이네켄의 Ohota 제품과 혼동을 불러일으킬 수도 있으나, 법원 판결이 어떻게 될지 귀추가 주목되고 있음.

'Ohota'와 'Ohota Nashevo' 제품 사진

자료원: Afanasy 사의 설문 사이트 https://anketolog.ru/okhotanashego

□ 상표권 인식이 향상되는 러시아, 과거 사례는 어떨까?

 ㅇ 러시아 민법은 소비자의 혼동을 막고 제3자의 재산권 침해를 막기 위해 문자, 이미지, 문자와 이미지의 결합형태, 제품의 형상 등을 상표권으로 등록할 수 있게 규정하고 있음. (1481조, 1483조 3항, 6항 등)

 ㅇ 글로벌 기업의 러시아 내 상표권 분쟁 중 유명한 사례로는 스타벅스가 있음.

  - 커피 체인점 스타벅스(Starbucks)는 1997년 러시아에 'Starbucks Coffee'를 상표등록했으나, 실제 러시아 진출은 한참 후에 이루어짐. 당시 상표법상 3년 이상 사용하지 않는 상표권은 권리 말소가 가능해 2002년 이를 노린 러시아 변호사 세르게이 주이코프가 스타벅스의 상표권을 말소하고 OOO Starbucks(LLC Starbucks)라는 이름으로 법인을 설립해 스타벅스 본사에 백만 달러에 인수할 것을 제안함.

  - 이 제안을 거절한 스타벅스는 승소를 통해 자사의 상표권을 되찾았으나, 주이코프가 합법적인 절차를 통해 글로벌 커피체인을 위협한 것이 화제가 되기도 함. 주이코프는 이후 자신의 이름을 내건 지재권 전문 법무법인을 운영하며 중국 등 개도국의 지재권 관련 세미나에도 적극 참여하는 것으로 알려짐.

 ㅇ 2000년대 초의 화이트 와플 초콜릿으로 유명한 이탈리아의 페레로(Ferrero) 사와 레닌그라드주 초콜렛 공장 Landrin사의 분쟁도 유명함.

  - 1995년 러시아에 진출한 페레로 사는 Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher,Tic Tac 등 초콜릿 제품 및 과자류를 공급해 옴.

  - 2003년 설립된 상트페테르부르크의 제과공장 Landrin사는 페레로의 러시아 북서관구 유통상이었던 Igor Markitanov가 설립횐 회사로, 과자를 넣은 초콜렛 제품 등을 생산하면서 한때 1억 달러의 연매출을 기록함.

  - Landrin사는 2008년 모스크바 분쟁법원으로부터 자사의 초콜릿 제품(아래 사진 참조)이 페레로사의 Raffaello와 외형상 유사해 상표권을 침해한다는 판결을 받고 상급법원에 항소했으나 기각됨. 이후 2012년 Landrin사는 파산하고 일부 시설은 페레로 사에 인수됨.

자료원: 페레로 사 홈페이지, 현지 언론 Sostav.ua(2010.1.29.)

□ 시사점

 ㅇ 러시아 식품업계의 지재권 분쟁은 2014년 하반기부터 활발해짐. 서방의 대러 경제제재 및 러시아의 서방식품 수입금지조치, 러시아 정부의 수입대체 자국 제조업 육성, 루블화 약세로 인한 소비자 구매력 저하 등의 요인으로 러시아 시장의 서방 식품제조사들의 입지는 크게 위축된 반면, 서방제품의 시장점유율을 뺏기 위해 'ME TOO' 전략을 구사하는 로컬 식료품 제조사들의 증가한 것이 그 원인임.

  - 일례로, 현지기업 Wimm-Bill-Dann은 2015년 9월 글로벌 유제품 제조사 다농(Danone)의 요구르트 제품 Aktivia광고를 인용해 다농 광고 특유의 밸리댄스를 추는 동작과 함께 '같은 효능에 가격은 더 싼 제품'으로 자사 제품 Biomax를 광고해 다농으로부터 경고를 받기도 함. 그러나 이같은 다농의 반응이 오히려 Biomax의 인지도를 올려준 것이라는 평가도 많음.

 ㅇ 스타벅스, 페레로 등의 과거 사례는 상표권 보유 기업에 유리하게 판결이 났으나, 이같은 결말을 얻기까지 기업이 소모한 비용 및 시간은 상당한 것으로 보임. 이를 미연에 방지하기 위해서 러시아 진출을 염두에 두고 있는 업체라면 ICGS 분류(International Classification of Goods and Services, Nice 분류)에 따라 제품의 상표권을 등록하는 것은 물론, 기타 제품군의 등록 가능성도 염두에 두어야 함.

  - 일례로, 디지털 제품 제조사 애플의 경우 컴퓨터, 사진, 광고마케팅 등 여러 분류에 200여 건의 상표권을 보유하고 있으나, 2015년 말 현지 향수 제조업체 LLC Apple Perfume가 애플의 홈페이지 주소를 연상시키는 'apple.ru'를 상표권 등록 시도하면서 상표권 침해 위기를 겪기도 함.

 ㅇ 최근 현지 프리미엄 슈퍼마켓 Land, Stokmann 등에 간장류, 소스류, 김 등 우리나라 제품 유입이 늘고 있어 향후 중국산 혹은 현지산 유사제품 유입도 증가할 것으로 전망되는 바, 상표권 침해 사례가 없는지 지속적으로 모니터링해야 할 것으로 보임.

자료원: 현지 비즈니스 전문포털 Delovoi Petersburg(2016.4.24.), Izvestia(2015.11.17), Adindex.ru(2015.9.23), 상트페테르부르크 무역관