인수매각(M&A) 시 지재권 이슈를 잘 점검하자

- 최근 급증하고 있는 기술관련 회사의 가장 큰 가치는 지재권에 있음 –

- 지재권 포트폴리오 관리 실패 시 인수 결렬되는 사례 많아짐 –

□ 개요

 ○ 최근 미국지재권변호사협회(AIPLA)에서 발행한 온라인 뉴스 기사에선 기술 기반의 회사가 경쟁사 혹은 대기업으로부터 어마어마한 금액의 인수 제안을 받고도 지재권 관리에 실패하여 계약이 결렬되는 사례에 대해 소개

  - 이 기사에 의하면 기술에 기반한 스타트업이나 중소기업의 경제적 가치는 지재권에 있음.

 ○ 신기술의 경우 특허를 통해, 독창성 있는 문구나 캐릭터의 경우 저작권을 통해, 식별력이 있는 고유한 이름의 경우 상표를 통해 지재권 권리 확보를 해놓지 않는다면, 지재권 권리 보호의 취약성 때문에 회사의 경제적 가치가 크게 하락할 수 있음.

  - 그러나 국내 스타트업을 비롯한 상당수의 기술 기반 회사들은 지재권을 특허출원 정도로 인식하고 있음.

□ 실제 사례를 통한 지재권 관리의 중요성 점검

 ○ 최근 유럽의 한 소프트웨어 회사는 미국 기업으로부터 인수 제의를 받았으나 결국 성사되지 않음. 소프트웨어 회사의 핵심 가치는 바로 회사의 기술력과 그 기술력을 바탕으로 한 지식재산권에 있는데, 이 유럽 회사는 지재권 포트폴리오 관리에 실패함. 사례를 바탕으로 다음의 요소들을 주의하여 준비할 경우 적어도 지재권에 의한 인수 실패라는 오명은 벗어날 수 있음.

  - 직원과 회사간 지재권 이전에 대한 조항: 이 유럽의 회사는 직원들이 지재권을 개발하였을 경우 회사로 지재권을 이전하는 것에 관해 명확하게 조항으로 규정해두지 않았음.

  - 외부업체와 회사간 지재권 이전에 대한 조항: 프로젝트나 사업을 하며 맺는 외부업체들과 지재권 관련 소유 문제를 구체적으로 계약서에 명시하지 않았음.

  - 외부업체(특히 대학 혹은 R&D 센터 등)과 특허이전(Patent assignment)에 대한 계약서: 유럽과 북미에서는 종종 있는 일로, 보통 대학이 소유하고 있는 특허를 회사에 이전하여 그 회사가 특허에 대한 권리 행사를 하게 되는데, 이 유럽 회사는 특정 특허에 대한 이전의 절차에 대해 이행하지 않아 법적으로 대학의 특허를 소유하고 있지 않았음.

  - 라이센싱: 대학으로부터 이전 받은 특허의 불완전성으로 인해 다른 외부업체들과 기술 계약 시 상업적 목적이 아닌, 비실용적인 학문적(academic) 목적의 라이센싱 계약을 할 수 밖에 없었음.

  - 각 시의 친기업 중심 제도의 이면: 이 회사가 위치한 도시도 여느 도시와 같이 더 많은 비즈니스와 투자유치를 위해 조세 감면, 연구개발비 보조 등의 친기업 서비스를 제공하는데, 그 이면엔 불리한 조건이 붙는 경우가 있음. 이번 사례의 경우 유럽 회사의 핵심기술 개발에 드는 상당한 비용에 대해 조세 감면 정책의 혜택을 받았는데, 공교롭게도 그 기술을 추후에 이전할 경우 상당한 제약이 붙는다는 것을 예상하지 못했음.

 ○ 만약 소프트웨어나 기술 기반의 회사를 운영할 때 성공적인 출구 전략이 인수합병이라면, 자사의 지재권에 대한 관리를 철저히 하는 것이 추후 비즈니스 협상 혹은 Due diligence(자산실사)를 할 때 긍정적인 효과를 낳을 것임.

  - 반면 인수를 하려는 회사의 경우 매각하려는 회사가 소유하고 있는 지재권의 정확한 권리를 확인해야 하고, 지재권과 연관된 불리한 조건들은 없는지 반드시 조사해야 함.

□ 시사점

 ○ 일반 기업이 고려해야 하는 기본적인 사항은 다음과 같음.

  - 회사의 주된 제품이나 서비스 어떠한 지재권에 의해 어떻게 보호될 수 있는가?

  - 향후 회사가 보유하게 될 지재권 자산은 무엇인가?

  - 경쟁사는 어떠한 지재권을 보유하고 있는가?

  - 회사의 지재권은 향후 투자유치에 어떠한 영향을 미칠 수 있는가?

  - 지재권 관련 비용은 얼마인가?

 ○ 좋은 지재권은 사내 특허 담당자에 의해 만들어지는 것이 아니라 초기부터 모든 임직원이 지재권의 기본적인 이해를 바탕으로 그 중요성을 공감할 때 만들어지는 것임. 즉 지재권을 중시하는 회사 문화와 그에 대한 우선순위가 필요함.

 ○ 획기적인 특허를 보유하고 있다고 하더라도, 지재권에 대한 진정한 가치는 단 하나의 특허가 아닌 그 특허를 지원하는 여러 개의 관련 특허, 즉 특허 포트폴리오로 평가받기 때문에 소량의 특허에 대한 과도한 신뢰는 금물임.

 ○ 특히 최근 급증하고 있는 기술 기반의 테크 스타트업 및 신생기업들의 경우 자사의 특출한 기술력이 회사의 자산이기 때문에 그만큼 지재권과 기술 관리에 대한 더 많은 주의가 요구됨.

자료원: AIPLA, DLA Piper 기사, KOTRA 뉴욕무역관 내부 자료