중국내 OEM 생산, 상표권 유의해야

2012-06-25

베이징 무역관

한춘화( 710073@kotra.or.kr )

□ OEM위탁제조 중 발생한 상표 침해

 ㅇ ‘UGG’를 그대로 사용함

  - 2011 년 10월, 산둥(山東)성 법원에서 열린 재판에서 법원은 孟州市光宇皮业有限公司(이하 광우공사‘光宇公司’)가 Deckers사의 상표전용권을 침해 했다고 판결.

  - 피고 光宇公司가 해외 모 회사의 OEM제품을 생산하는 과정 중 Deckers의 상표 ‘UGG’을 사용.

 ㅇ 상표전용권 침해 판단 기준 : 상표법 제 52조

  - 상표등록권자의 허가를 받지 아니하고 동종 상품 또는 유사한 상품에 등록상표와 동일 또는 근사한 상표를 사용하는 경우, 상표전용권 침해에 해당됨.

  - 대외 무역 중 상표 관리의 규정에 의하면, 대외 무역 수출입 활동 중 제3자가 지정 혹은 위탁한 상표에 관하여, 유효한 상표전용권 증명서 혹은 합당한 범위 내에서 상표 사용 허가 증명서 제출을 요함.

  - OEM제조 상표는 중국에서 이미 등록된 동일한 상표 및 유사 상표와 일치하거나 비슷해서는 안됨.

□ OEM생산 중 상표권 침해 소송안 관련 쟁점

<쟁점1>

 ㅇ 피고 측의 이의 제기

  - 생산한 UGG부츠는 중국 시장에서 판매하지 않으므로 상표법의 규정으로 판단할 문제가 되지 않고 중국의 관계자나 소비자들에게 혼동을 주지 않음.

  - 의뢰인과의 계약 과정에서 상표 사용 권한 증명서를 제출할 것을 요구하였음

 ㅇ 이의 제기에 대한 법원의 판결

  - 첫 번째 문제는 중국 시장에서의 판매 여부를 떠나 상표의 특징으로 보았을 때 원래 상표와의 차별화 여부로 상표법의 규정을 인용해 판단 가능.

  - 무역 관련 지식 재산권 협정 제1조 제1항에 의하면, 동일한 제품 혹은 서비스에 동일한 상표를 이용할 경우, 혼동가능성이 존재한다고 간주하는 것이 마땅함. 光宇公司는 OEM생산 과정 중 Deckers의 상표인 UGG를 글자체 및 사이즈가 비슷하다는 판단 하에 법원에서 동일한 상표를 사용한 것으로 판결.

그림 왼쪽: Deckers 상표 UGG, 오른쪽 모방 상표 UGG Grand Asutralia

자료원 : 구글 이미지

<쟁점2>

ㅇ 수탁측의 오판

  - 의뢰측에서 제출한 증명서 내용에서 ‘UGG GRAND AUSTRALIA’ 상표는 호주에서는 사용 가능하다는 내용이 기재되어 있음, 그러므로 중국에서는 관련 권한이 없음.

  - 光宇公司측은 OEM 생산 전 확실한 조사를 하지 않아 문제가 발생한 것임.

□ 중국에서 생산하는 제품은 중국의 법을 준수해야 함

 ㅇ 중국에선 중국 법을 따라야

  - 光宇公司의 주장 : UGG는 호주에서 모든 양가죽부츠에 사용 가능한 상표이며 양가죽부츠 생산자들은 이 상표를 사용하는데에 있어서 법의 제한을 받지 않음.

  - 로마에서는 로마의 법을 따르듯이, 중국에서는 호주의 상표 사용법이 통하지 않음. 해외 기업의 의뢰를 받아 OEM방식으로 제품을 생산한다 하더라도 중국의 법을 따라 UGG는 중국에서 모든 양가죽부츠 생산자들이 함부로 사용할 수 있도록 되어 있지 않음.

□ 시사점

ㅇ對中 OEM을 위한 준비

  - 중국은 현재 중소기업의 발전과 수출 확대를 위하여 OEM생산 방식에 적극적임. 국제무대에서의 이미지와 명예를 위하여 법적으로 엄격하게 대응할 것이고, 이로 인해 더 많은 해외기업의 합법적인 투자를 끌어들일 계획임. 이런 상황에서 외국 기업들은 중국의 저렴한 인건비와 풍부한 자원을 악용하지 않도록 주의해야 하고, 중국의 지식 재산권에 관한 완벽한 이해를 통하여 차질이 생기지 않도록 모든 절차에 철저한 조사와 많은 노력을 해야함.

 자료원 : 중화상표(中华商标)

 작성자 : KOTRA 베이징무역관 손희관