中，특허권 양도 시 이런 점 유의해야

2012.08.31

광저우 무역관

백원행(712113@kotra.or.kr)

□ 특허권은 산업재산권의 한 분류로, 무역거래에서 양도가 가능함. 단 특허권 객체인 '발명창조'는 무형자산(無形資産)으로 유형자산(有形資産) 보다 양도 과정 중에 분쟁이 발생할 가능성이 높음.

 ○ 특허권의 유형 및 법적지위 확인  

  - 중국 특허법 규정에 의하면, 특허는 발명(發明專利), 실용신안(實用新案) 및 외관디자인(外觀設計) 특허로 구분됨. 실용신안 및 외관디자인 특허에 대한 수권은 실질검사를 거치지 않기에 “안정성”이 발명특허보다는 상대적으로 약하다고 볼 수 있음. 때문에 양수인은 반드시 특허권 양도의 유형을 충분히 파악하고 잠재적 리스크를 타진함으로써, 필요시 특허권자에게 국가지식산권국에서 발행한 검색보고서를 요구할 수도 있음.

  - 양수인은 반드시 양도인의 특허권 법적지위에 대한 검색과 양도 받을 특허권이 유효한지 여부, 특허권 존속기한 만료일에 대해서도 확인이 필요함.
 

 ○ 특허권자 및 양수인의 신분(身份) 유의

  - 특허권 양도인이 법적 소지자인지 여부

  - 특허권 공동출원인 존재 여부

  - 특허권 양도측 국유기업 여부

   * 국유기업의 경우, 중의 국유자산권 양도 관련 규정에 의거하여 국유자산권 양도절차를 따라야 함.

 ○ 서면계약 체결 필수

  - 특허권은 산업재산권의 한 분류이긴 하나, 특허권 객체인 발명창조는 무형자산이기에 유형자산처럼 완전히 소유할 수는 없으므로 특허권의 귀속은 국가지식산권국의 등록원부를 기준으로 함. 중국 특허법 상 특허권을 양도하는 당사자는 반드시 서면으로 양도계약을 체결하며, 즉시 국가지식산권국에 설정등록을 해야 한다고 규정되어 있음.

   * 유의할 점은 특허권의 양도는 특허등록원부에 기재한 시일로부터 효력이 발생한다는 것임.

 ○ 특허권 무효가 될 경우 처리방식 명시 필요

  - 중국 특허법 제47조 규정에 의하면, 무효선고를 받은 시일부터 특허권은 효력을 상실하여 이미 이행된 특허권 양도계약에 대하여 소급적 효력을 갖지 않으며 특허권 양도비용은 반환하지 않음. 단,   의도적으로 평등원칙을 위반한 경우에는 반드시 전부 또는 일부 비용을 반환하여야 함.

  - 양수인측에서 보면, 양도 받은 특허권이라 할지라도 유효한 것은 아니라고 볼 수 있음. 즉, 특허권이 일단 무효선고를 받게 되면 양도 후의 특허권은 의미가 없게 됨. 중국 특허법의 유관 규정에 의하면, 기존의 특허권자는 양도비용을 반환할 의무가 없으며, 기타 협의 약정이 없는 상황에서는 양수인이 특허권 무효선고 후의 책임을 부담하도록 되어 있음. 때문에 양수인은 양도 계약체결 전 반드시 양도 받을 특허권의 "안정성", 특허권 양도비용 및 특허실시의 경제적 효율에 대한 비전 등 요소들을 사전 파악해야 하며, 특허권자와의 양도 계약체결 시 특허권 무효선고 후의 상황별 처리방식을 명시하여야 함.

 ○ 양도 받을 특허권의 실시 상황 파악 필요

  - 양도 받을 특허권이 이미 타인과 실시허가계약 체결의 가능성이 존재하고 또 먼저 체결한 허가계약이 국가지식산권국에 등기 또는 신고를 하였을 경우, 양수인은 본 특허의 사용 허가인에게 실시행위를 중단할 것을 요구할 권리가 있음. 허가계약이 이미 국가지식산권국에 등록 또는 신고하여 공시가 된 경우에는 본 특허의 피허가인은 본 특허를 실시할 권리를 누릴 수 있으며, 양수인은 피허가인의 실시행위를 중단할 권리가 없게됨.

  - 양수인은 특허권리자가 자체적으로 본 특허를 실시하였는지 여부를 파악하여야 하며 특허권 양도 계약서에 특허권 양도 전 실시상황 및 분쟁을 초래할 가능성에 대하여 법률책임, 해결방안을 명확히 할 필요가 있음.
 

 ○ 타인의 합법적 권익 침해에 대한 약정

  - 특허권의 실시는 타인의 합법적 권익을 침해할 가능성이 존재함. 예를 들어 외관디자인특허권의 실시는 타인의 저작권, 초상권 등을 침해할 가능성이 있으며, 발명특허 및 실용신안 특허권은 타인이 출원한 특허를 기초로 하여 개량한 가능성이 존재할 수 있음. 개량발명 특허권의 실시는 기본특허 권리자의 허가가 없을 경우 특허권을 침해한 혐의가 발생할 수 있기에 특허권 양도 계약서에 양수인은 반드시 상기 상황이 발생할 경우의 침해에 대한 책임방식을 규정화할 필요가 있음.

  - 양수인은 특허권 양도 및 실시허가의 차이점에 대하여 유의할 필요가 있음. 특허권 양도는 타인에게 권리를 이전하는 것으로, 양수인이 새로운 특허권자가 되는 것이며, 특허실시허가는 특허권자가 타인에게 계약규정 아래 발명창조를 실시할 수 있도록 허가를 부여하는 것을 말함. 다시 말하면, 특허실시허가의 경우, 특허권의 귀속은 여전히 특허권자에게 있는 것임. 때문에 양측 당사자는 반드시 특허권 양도 및 실시허가 두 방식의 차이점에 주위를 기울여 실제 상황에 따라 가장 효율적인 방식을 택하는 것이 바람직함.

  자료원: 중국지식산권보(中國知識產權報)