중국 특허법 실시조례 개정예정

- 특허법 제3차 개정안과 동시에 실시 예정 -

 

 

 

이 보고서는 2009년 8월 중국지재권연구회의 주최로 진행된 '특허법 실시조례' 및 '특허심사지침' 세미나에서 사용된 교육자료를 참고한 것으로 '특허법 실시조례' 최종 개정안은 국무원이 심의를 거친 후 공포한 내용에 준함

 

□ 특허법 실시조례 개정

 

 ○ 제3차 특허법이 2009년 10월1일부터 시행됨에 따라 새로운 특허법에 따른 실시조례가 개정되어 2009년 2월 국무원에 제출되었으며, 심의를 거쳐 2009년 10월1일 전에 공포될 예정임

   - 특허법 실시조례는 특허법과 함께 실시되는 행정법규로 1985년 4월1일 특허법과 동시에 실시되었으며, 1992년과 2000년에도 특허법과 동시에 개정을 거쳐 실시되었음

    

 ○ 법규의 명칭을 현행 ‘특허법 실시세칙(實施細則)’에서 ‘특허법 실시조례(實施條例)’로 변경함

 

□ 주요 개정내용

 

특허법 실시조례 제3차 개정의 주요 변경 내용    - 현행 특허법 실시세칙의 일부 규정을 제3차 특허법으로 이동  - 특허출원서 형식 관련규정 일부 수정  - 중국에서 완성한 발명창조를 외국에 출원할시 비밀유지 심사 의무화 및 관련절차 규정  - 특허 심사절차 수정  - 특허 평가보고서 신설 및 무효선고 절차의 보완  - 특허권 응용에 관한 규정 신설 및 발명인·설계인에 대한 장려와 보수  - 특허권의 관리 및 보호 강화  - 특허 출원비용 납부 및 반환규정 수정  - PCT 출원 특허 보정기한 연장

 

(1) 현행 특허법 실시세칙의 일부 규정을 제3차 특허법으로 이동

 

  ○ 현행 특허법 실시세칙의 일부 규정을 수정·보완하여 특허법 개정안으로 이동함

   - 특허권·실용신안권·디자인권의 보호객체에 대한 규정 (실시세칙 제2조 → 특허법 제2조 제2,3,4항 )

   - 중국기업 또는 개인이 외국인에게 특허출원권·특허권 양도시 허가와 관련된 규정 (실시세칙 제14조 → 특허법 제10조 제2항)

   - 선행기술 범위와 관련된 규정 (실시세칙 제30조 → 특허법 제22조 제5항 )

 

(2) 특허출원서 형식 관련규정 일부 수정

 

  ○ 출원서류 형식에 대한 일부 규정 삭제

    - 동일한 출원서류 2부 제출요구 규정 (실시세칙 제16조 제1항)

    - 명세서 첨부도면, 디자인 설계도면 또는 사진·디자인제품 샘플 또는 모형 크기에 대한 규정 (실시세칙 제29조)

    - 보정서류 제출시 형식상의 요구내용 (실시세칙 52조)

    

  ○ 출원서 기재내용의 변경․구체화 (실시조례 제16조)

    - 발명․실용신안․디자인 특허출원서의 기재사항을 수정함 (밑줄 친 부분이 수정·추가된 내용임)    

     1. 발명․실용신안 또는 디자인의 명칭 

     2. 출원인이 중국기업 또는 개인인 경우, 기업명칭 또는 성명·주소·우편번호·조직번호 또는 신분증번호 기재. 출원인이 외국인·외국기업 또는 기타 조직인 경우, 성명 또는 명칭·국적 또는 등록한 국가 또는 지역 기재

     3. 발명인 또는 설계인의 성명

     4. 출원인이 특허대리기구에 위임한 경우 해당 특허대리기구의 명칭·기구번호와 해당 특허대리기구가 지정한 특허대리인 성명·업무증번호·전화번호 기재

     5. 우선권을 요구한 경우, 출원인이 최초로 제출한 특허출원(이하 선출원이라 칭함)의 출원일․출원번호 및 원수리기관 명칭

     6. 출원인 또는 특허대리기구의 서명 또는 날인

     7. 출원서류 목록

     8. 첨부서류 목록

     9. 기타 명확한 기재가 필요한 관련 사항

 

 ○ 디자인 출원서류에 요약설명 추가 및 유사 디자인 제도 신설

   - 디자인에 대한 요약설명에 포함되는 내용을 보충·구체화 함 (실시조례 제28조 제1항) (밑줄 친 부분이 수정·추가된 내용임)  

     1. 디자인 제품의 명칭

     2. 디자인 제품의 용도

     3. 디자인 제품의 설계요지

     4. 설계요지를 가장 분명하게 밝힐 수 있는 그림 또는 사진

   - 동일 물품에 대해 2항 이상의 유사한 디자인을 1건으로 출원하는 경우, 출원인은 요약설명에 1항의 기본설계를 지정해야 함 (실시조례 제28조 제3항)

   - 동일 물품에 대해 2항 이상의 유사한 디자인을 1건으로 출원하는 경우, 해당 물품의 기타 설계는 요악설명에서 지정한 기본설계와 유사해야 하며, 한 건의 디자인 출원에 유사한 디자인은 10항을 초과할 수 없음

 

(3) 중국에서 완성한 발명창조를 외국에 출원할시 비밀유지 심사 의무화 및 관련절차 규정

 

  ○ 실질적인 내용이 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안을 외국에 출원 할 경우, 국가지식산권국에 비밀유지 심사를 청구해야 함 (실시조례 제8조)

   - 직접 외국으로 특허출원 할 경우, 국가지식산권국에 비밀유지 심사를 청구하고 해당 기술방안을 상세히 설명해야 함

   - 중국에서 특허를 먼저 출원한 후 외국에 출원하는 경우, 외국에 출원하기 전 비밀유지 심사청구를 제기해야 함

   - 국가지식산권국에 PCT 출원을 하는 경우, 동시에 비밀유지 심사청구를 제기한 것으로 간주함

  ○ 비밀유지 심사 통지기간에 대한 2가지 방안 중 하나를 실시 예정임 (실시조례 제9조)

   - 방안 1 : 국가지식산권국이 비밀유지 심사청구를 접수한 후 비밀유지 심사가 필요하다고 판단하는 경우, 3개월 내에 출원인에게 통지해야 하고, 청구의 접수일로부터 5개월 내에 비밀유지 필요 여부에 대한 결정을 내리고 출원인에게 통지해야함

   - 방안 2 : 국가지식산권국이 비밀유지 심사청구를 접수한 후 비밀유지 심사가 필요하다고 판단하는 경우, 4개월 내에 출원인에게 통지해야 하고, 청구의 접수일로부터 6개월 내에 비밀유지 필요 여부에 대한 결정을 내리고 출원인에게 통지해야함.

   - 출원인이 전술한 기한 내에 통지를 받지 못한 경우, 해당 발명 또는 실용신안을 외국에 출원하거나 외국 유관기관에 PCT 출원을 할 수 있음

 

(4) 특허 심사절차 수정

 

 ○ 동일한 발명창조에 대해 실용신안과 발명특허 중복출원 허용 및 관련규정 재정 (실시조례 제40조)

   - 동일한 출원인이 같은 날 동일한 발명창조에 대해 실용신안을 출원하고 발명특허도 출원한 경우, 출원시 각각 설명해야 함

   - 출원시 설명하지 않은 경우 특허법 제9조 제1항의 동일한 출원인이 같은 날 동일한 발명창조에 실용신안을 출원하고 발명특허도 출원하는 관련 규정을 적용해서는 안 됨

   - 실용신안 수권을 공고할시 출원인이 한 설명도 포함함

   - 발명특허 출원이 심사를 거쳐 거절이유를 발견하지 못하였으나 발명특허권을 받을 경우 중복수권이 되는 경우, 출원인에게 규정된 기한 내에 실용신안권을 포기하도록 통지해야 함

   - 발명특허 출원인이 실용신안권을 포기한다는 성명을 한 경우, 국가지식산권국이 발명특허권 수여 결정을 내림

 ○ 비밀유지 특허출원 관련 규정 보충 (실시조례 제52조)

   - 심사를 거쳐 비밀유지 특허출원의 거절이유를 발견하지 못한 경우, 국무원 특허 행정관리 부서는 비밀유지 특허권 수여 결정을 내리고, 비밀유지 특허증서를 발급하며, 비밀유지 특허권의 관련사항을 등기해야함  

   - 비밀유지 특허권의 실시·보호 및 관리 관련 방법은 국무원 특허 행정부서가 재정함  

 ○ 유전자원에 의존하여 완성한 발명에 대해 특허출원시 요구사항 (실시조례 제26조)

   - 유전자원이란 인체·동물·식물 또는 미생물로부터 취하여 유전기능을 포함하고 실질적이거나 잠재적인 가치가 있는 자원을 말함

   - 유전자원에 대한 의존이란 유전자원의 유전기능을 이용하여 발명창조를 완성한 것을 말함

   - 출원인은 청구서에 설명하고 규정된 양식을 작성하여 해당 유전자원의 직접출처와 원시출처를 명기해야 함

 ○ 우선권 요구 수속 (실시조례 제30조)

   - 현 실시세칙에서 출원인의 우선권 요구 수속에 대해 과하게 엄격한 규정을 수정하여 출원인이 청구서에 선출원일·출원번호·원수리기관 중 하나 또는 두 개의 항목을 작성하지 않았거나 잘못 작성한 경우, 출원인에게 지정한 기한 내에 보정을 허가하고 기한이 만료되었으나 보정하지 않은 경우에만 우선권을 요구하지 않는 것으로 봄

   - 우선권 요구는 청구서에 작성하는 것이지 단독으로 '우선권 성명'을 하는 것은 아니어서 '우선권 성명' 표현을 삭제함

   

 ○ 실용신안 및 디자인 출원에 대한 초보심사 내용 추가

   - 실용신안이 명확하게 신규성·실용성에 부합하지 않는지 여부를 심사함

   - 디자인이 타인의 선행권리와 명확히 충돌하는지 여부, 평면인쇄물의 표지성 설계에 명확히 부합하는지 여부, 특허법 제24조 제1항에 명확히 부합하지 않는지 여부를 심사함

 

(5) 특허 평가보고서 신설 및 무효청구 절차의 보완

 

 ○ 실용신안 및 디자인 평가보고서 신설

   - 특허권자 (방안 2 : 특허권자 또는 이해관계인)가 청구 제기 가능함

   - 이해관계인이란 특허법 제60조의 규정에 따라 특허권 침해분쟁에 대해 인민법원에 기소하거나 특허관리 업무부서에 청구하여 처리할 수 권리가 있는 사람을 말하며, 특허실시독점허가계약을 체결한 피허가인을 포함함

   - 특허 평가보고서를 작성하기 전, 특허권자 (방안 2 : 특허권자 및 이해관계인)의 의견을 들을 수 있음

   - 동일한 실용신안 또는 디자인에 대해 한 부의 보고서만 발급함

   - 어떠한 단체 또는 개인도 해당 보고서를 열람하거다 복사할 수 있음  

 ○ 무효선고 절차의 보완

   - 특허법 제23조 3항에 근거하여 먼저 취득한 합법적인 권리와 충돌되는 디자인에 대해 디자인 특허 무효청구를 할 수 있는 주체를 선행권리인 및 이해관계인으로 명확하게 규정함 (실시조례 제63조 제3항)

   - 무효선고 청구인이 청구를 취하한 경우 또는 무효선고 청구가 취하된 것으로 보는 경우 무효선고 청구 심사절차는 중지되지만, 전리복심위원회가 청구인이 제공한 증거 및 이미 진행한 심사에 기초하여 특허권 무효선고를 하기에 충분한 경우, 심사절차를 중지하지 않음 (실시조례 제69조)

 

(6) 특허권 응용에 관한 규정 신설 및 발명인·설계인에 대한 장려와 보수

 

 ○ 특허권의 응용을 장려하여 특허권의 시장가치를 실현함

   - 특허권의 응용이란 특허권자가 실시·양도·허가·담보·출자 등의 방식으로 특허권을 사용하는 것을 말함 (실시조례 제69조)

   

 ○ 기업의 직무발명인 또는 설계인에 대한 장려와 보수 관련 규정 수정 (실시조례 제81조)

   - 특허권을 받은 기업과 발명인 또는 설계인은 특허법 제16조가 규정한 장려 및 보수의 지불방식과 액수를 약정할 수 있음

   - 직무발명인 또는 설계인에게 지급한 상금과 보수는 국유기업·사업단체의 직원 인건비 총액에 포함되지 않음

   

(7) 특허권의 관리 및 보호 강화

 

 ○ 특허권 침해분쟁 처리 관할 부서 구체화 (실시조례 제87조)

   - 지방인민정부 특허관리업무 부서가 특허권 침해 분쟁·특허도용 사건이 해당 지역에 미치는 영향이 크다고 판단하거나 동일한 성(省)·자치구·직할시의 두 개 이상 행정구역에서 발생한 행위일 경우, 상급 지방인민정부의 특허관리업무 부서에 처리·조사 또는 법 연합집행을 청구할 수 있음

   - 성(省)·자치구·직할시 인민정부 특허관리업무 부서가 특허권 침해 분쟁·특허도용 사건이 해당 지역에 미치는 영향이 크다고 판단하거나 두 개 이상 성(省)·자치구·직할시에서 발생한 행위인 경우, 국무원 특허행정부서에 지도 또는 법 연합집행을 청구할 수 있음

 ○ 특허 도용(假冒) 행위에 대한 정의 일부 수정·보완 (실시조례 제91조) (밑줄 친 부분이 수정·추가된 내용임)  

   - 허가를 받지 아니하고 제조 또는 판매한 제품 또는 제품의 포장에 특허표시를 하거나 해당 상품을 판매하는 행위

   - 특허권이 무효선고를 받거나 중지된 후에도 제품 또는 제품의 포장에 계속하여 특허표시를 하거나 해당 상품을 판매하는 행위

   - 허가를 받지 아니하고 제품 또는 제품의 포장에 타인의 특허번호를 표기하거나 해당 상품을 판매하는 행위

   - 광고 또는 기타 홍보자료 중, 특허권을 받지 않은 기술 또는 설계를 특허기술 또는 특허설계라 칭하거나 특허출원을 특허라 칭하는 행위

   - 허가를 받지 아니하고 타인의 특허번호를 사용하여 공중으로 하여금 관련 기술 또는 설계가 타인의 특허기술 또는 특허설계로 오인하도록 하는 행위

   - 타인의 특허증서․특허서류 또는 특허출원 서류를 위조 또는 변조하는 행위

   - 특허권이 중지되기 전 합법적으로 특허제품 또는 제품의 포장에 특허표시를 사용하고 특허권이 중지된 후 해당제품을 판매하거나 판매 허가를 하는 경우는 특허도용 행위에 속하지 아니함

 

(8) 특허 출원비용 납부 및 반환규정 수정

 

 ○ 절차중지청구료·강제허가청구료·강제허가사용사용료의 재결청구료·출원유지료를 취소함

 

 ○ 비용을 초과지불·중복지불·잘못지불 하여 당사자가 비용을 지불한 날로부터 3년 내에 반환 청구를 제기한 경우, 국가지식산권국은 반환해야 함 (실시조례 제103조 제4항)

 

(9) PCT 출원 특허 보정기한 연장

 

 ○ 국제출원 및 국가출원의 일관성 요구

   - 실용신안 국제출원시 국내단계 진입 후 보정 기한을 1개월에서 2개월로 연장함 (실시조례 제121조 제1항)

   - 우선권 요구시 국내단계로 들어온 날로부터 2개월 내에 우선권 요구료를 납부해야 하고 기간이 만료되어도 납부하지 않거나 납부액이 부족한 경우 해당 우선권을 청구하지 아니한 것으로 봄 (실시조례 제119조 제2항)

 

괄호 안의 '특허법 실시조례' 조항은 2009년 6월9일 최종 수정된 의견수렴 원고에 기준함

 

 

 * 자료원 : 중국지재권연구회(中國知識產權研究會)의 특허법 실시조례 개정안 교육자료

 * 작성 : 정에스더.   감수 : 허성무