미국 내 특허 공세에 국내 중소기업 속수무책

- 美 기업 무차별한 특허 공세에 시장 포기 -

- 제기된 소송 건에 무조건 포기 말고, 적극적 대응방안 모색해야  -

보고일자 : 2008.2.13.

이정선 워싱턴 무역관

jeongsunny@kotra.or.kr

□ 대미 진출 확대따라 국내기업 겨냥 미국 내 지재권 소송도 증가

 ○ 미국 법률정보사이트인 Justia.com을 통해 2004년부터 2007년까지 4년간 미국 연방지방법원(US District Court)에 제기된 국내 대미 수출 상위 30대 기업(2007년 기준)의 특허권 관련 제소 혹은 피소건수를 조사한 결과 총 127건으로 집계됨.

  - 127건 중 국내 기업 피소건수는 99건(78%), 제소건수는 28건(22%)

  - IT 수출 비중이 높은 삼성그룹과 LG그룹에 대한 소송이 주(83%)를 이룸.

기업별 특허권 관련 총 소송 건수

 ○ 미국 연방지방법원과 함께 또 다른 지재권 구제기관인 미국무역위원회(USITC)에서 개시된 Section 337 제소에서도 한국 기업은 주요 타깃으로 등장

  * 미무역위원회 Section 337은 외국산 수입품 지재권 침해에 대해서만 개시됨.

  - 제소기준, 2006년 총 33건의 제소 케이스 중 4건, 2007년 총 36건의 제소 케이스 중 7건이 한국 기업을 타깃

  - 반도체, 통신장비에 대한 피소가 대부분

□ 대기업뿐만 아니라 중소기업을 겨냥한 해외 특허공세도 늘어나고 있으나, 국내 중소기업 대응 취약

 ○ 미국 현지에서 한국기업 특허소송을 담당하고 있는 현지 변호사에 따르면 국내 중소기업에 대한 소송 건수도 꾸준히 증가

  - 최근 특허분쟁은 선소송 후협상의 경향을 강하게 나타내고 있는데, 미국의 소송비용이 막대하고 3배 배상 가능성에 따른 피고측 부담, 특허권자의 승소율이 높다는 사실을 이용해 특허권자가 피소측에게 간접적인 압력 행사 가능

 ○ 국내 중소기업은 소송 진행에 막대한 시간과 자본이 투입되고, 승산도 불분명하기 때문에 대체로 울며 겨자먹기 식으로 미국 시장을 포기하는 경우가 다대

  - 한국의 A사는 진공청소기를 생산하는 중소기업으로 미국시장에 진출, 반응이 좋아 대규모의 수출 판로를 개척하고 있던 중이었음. 그러던 중 특허침해를 이유로 미국의 한 법원에 제소되었다는 서류를 전달받게 되었는데, 미국 변호사를 통해 침해 여부 및 해당 특허의 무효 가능성을 검토해본 결과 A사의 진공청소기는 문제의 특허권을 침해하고 있지 않을 뿐만 아니라 이를 무효화시킬 수 있는 가능성이 충분하다는 결론이 내려짐. 그럼에도 불구하고 A사는 자금력 부족과 소송을 진행할 전문 인력 부족으로 소송 대응을 포기

  - B사는 경쟁력 있는 블라인드 제품을 갖고 미국 전시회에 출품, 상당한 호평을 받음. 이를 계기로 대미 진출을 계획하고 있던 단계에 미국의 한 특허권자로부터 피소. B사는 피소 여부가 타당한지 여부에 대해 검토조차 하지 않고 특허권자가 소송을 취하한다는 조건으로 다시는 미국에 진출하지 않겠다는 계약서에 서명함으로써 사건 종결

  - C사는 MP3 플레이어를 생산하는 한국의 중견기업으로 대미 시장진출 초기단계부터 판매주문이 쇄도. 그러던 중 미국의 한 회사로부터 C사의 제품이 이 기업의 특허권을 침해하고 있으니 미국 내 판매 및 수입을 중지하라는 경고장을 받게 됨. 변호사 의견검토 결과 특허침해로 판단, 특허권자로부터 실시권(license)을 받으라는 의견이 제시됐으나, C사는 이에 대한 경험이 전무해 실시권을 받는 것조차 포기. 결국에는 기존 주문에 대한 배상금을 지불하면서까지 계약 파기 및 미국 진출 계획 전면 백지화

□ 시사점
 

 ○ 앞서 지적한 바와 같이 국내 기업의 대미 진출이 활발해짐에 따라 미국 내에서 특허권 관련 분쟁에 휘말리는 것은 불가피
 

 ○ 그러나, 특허권 침해로 피소됐다고 해 무조건적으로 백기를 들고 미국시장에서 철수하기보다는 충분한 법률 자문을 통해 침해 여부에 대한 타당성과 소송 진행에 따른 비용대비 효과를 면밀히 검토한 후 대응전략 수립 필요

  - 실시권 등을 통해 타협점을 찾거나, 승산이 높을 경우 적극적인 소송 대응을 통해 장기적으로 수익성이 높은 미국 시장 유지

  - 아울러, 자금력이 부족한 국내 중소기업을 지원하기 위해 해외 수출지원기관인 KOTRA 등을 통한 정부 차원의 대책 마련 필요

자료원 : Justia.com, USITC, Kita.net, 현지 로펌 특허전문 변호사 인터뷰 결과