‘대체 불가능한 토큰’이라는 뜻의 ‘Non-fungible Token(NFT)’은 수집, 판매, 거래 가능한 신종 디지털 자산이다. 지난 3월과 4월 뉴욕 IP-DESK가 해외시장뉴스를 통해 다룬 나이키(Nike) 운동화 NFT 상표권 침해 소송 Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-CV-00983 (S.D.N.Y.)와 에르메스(Hermès) 버킨백(Birkin handbags) NFT 상표권 침해 소송 Hermès International and Hermès of Paris, Inc. v. Mason Rothschild, No. 1:22-CV-00384 (S.D.N.Y.) 소식에 이어, 이번 달에는 영화 대본 NFT를 둘러싼 소송 Miramax, LLC v. Quentin Tarantino et al., No.1:21-CV-08979(C.D. Cal)에서 제기된 법리 쟁점들을 살펴보고자 한다. 이번 사건은 상표권 침해뿐만 아니라 저작권 침해와 계약 위반 사안까지 비중 있게 다루고 있어 NFT 사업을 준비하는 이들에게 통찰의 폭을 넓혀주고, 수반하는 권리에 대한 철저한 분석과 사전 실사(due diligence)가 얼마나 중요한지 재차 상기시켜주고 있다.

사건의 발단

미국 영화계의 거장 쿠엔틴 타란티노(Quentin Tarantino) 감독은 그의 1994년 작 “펄프 픽션(Pulp Fiction)”으로 칸 영화제(Cannes Film Festival) 황금종려상(Palme d’Or)과 아카데미 각본상(Academy Award for Best Original Screenplay)을 거머쥐고, 당시 전 세계에서 2억1000만 달러가 넘는 박스 오피스 매출 기록을 세운 바 있다. 그동안 Kill Bill 시리즈, Django Unchained, Once Upon a Time in Hollywood 등 유수의 명작들을 탄생시켰지만 펄프 픽션이야말로 그의 커리어에 큰 획을 긋는 대표 히트작이라 할 만하다.

타란티노가 영화 시나리오를 쓰고 감독한 펄프 픽션은 프로듀서 로렌스 벤더(Lawrence Bender)가 제작을 총괄하고, 타란티노와 벤더가 설립한 ㈜브라운 25 프로덕션즈(Brown 25 Productions, Inc.) (이하 “B25”)를 통해 배급됐다. 1993년 6월 23일 타란티노와 벤더는 영화∙TV 스튜디오 미라맥스 필름(Miramax Film Corp.)과 펄프 픽션 영화의 “제작과 투자에 관한(relating to the production and financing)” 계약을 체결했다. 이 계약서에는 펄프 픽션에 대한 두 사람의 모든 권리를 전 세계에서 미라맥스 측에 영구적으로 양도한다는 조항이 포함돼 있었다. 

반면, 타란티노 감독이 이전하지 않은 권리 일부를 나타내는 “유보 권리(Reserved Rights)”는 계약서에 “사운드트랙 앨범, 음악 출판, 라이브 공연, 출판물 인쇄(대본 출판, 책 만드는 과정, 만화책, 소설 출간 등 오디오 및 전자 포맷 포함), 인터랙티브 미디어, 연극 및 TV 속편으로 리메이크할 권리, TV 시리즈로 각색 또는 파생된 작품을 제작할 권리(soundtrack album, music publishing, live performance, print publication(including without limitation screenplay publication, ‘making of’ books, comic books and novelization, in audio and electronic formats as well, as applicable), interactive media, theatrical and television sequel and remake rights, and television series and spinoff rights)”로 정의돼 있었다. 

<미라맥스-타란티노-벤더가 1993년 6월 23일에 체결한 계약서 1면>

[자료: 미라맥스의 소장 Exhibit A 2면]

1993년 7월 15일 타란티노 감독은 본인이 보유한 제한된 권리 이외에, 펄프 픽션 영화에 대한 저작권, 상표권을 포함한 모든 독점적인 권리를 1993년 6월 23일 자로 미라맥스에 양도한다는 문서에 서명하고 공증을 받았다. 이 양도서에 기재된 “유보 권리(Reserved Rights)”는 1993년 6월 23일 자 계약서상 정의를 그대로 따랐다. 미라맥스는 이 양도서를 미국 저작권청에 등록했다. 타란티노 감독에 이어 B25도 펄프 픽션에 대한 광범위한 권리를 미라맥스에 이전하는 계약서를 1994년 7월 1일에 체결했고, 미라맥스는 이 양도서를 저작권청에 등록했다.

2021년 11월 2일, 프라이버시를 보장하는 스마트계약 플랫폼 “시크릿 네트워크(Secret Network)”를 운영하는 이스라엘계 회사 시크릿 랩스(SCRT Labs)는 타란티노 감독이 영화 펄프 픽션의 미공개 장면(exclusive scenes) 일곱 건, 감독의 음성 해설과 친필 대본으로 구성된 NFT를 발행해 경매에 부친다고 발표했다. 그로부터 이틀 뒤인 11월 4일 미라맥스는 타란티노 감독에게 경고장을 보내 펄프 픽션 NFT 발행 및 판매를 위한 라이선싱 행위는 그가 자사와 1993년에 체결한 계약에 명백히 반하며 저작권 침해라고 통보했다. 미라맥스에 따르면 타란티노가 보유한 제한적인 권리 이외에 펄프 픽션 대본의 모든 버전에 대한 권리는 이 영화의 일환으로 촬영됐는지 혹은 최종 편집본에 포함됐는지 여부와 무관하게 자사가 독점하고 있다는 것이었다. 

다음 날 타란티노의 변호사는 판매 예정인 NFT 7종 컬렉션 각각이 펄프 픽션 영화 중 한 장면에 대해 타란티노 감독이 손으로 쓴 대본 원본의 일부를 고화질로 스캔한 결과물이며, 이 장면에서 얻은 영감으로 디자인된 “표지(book cover)”가 들어가는 것 이외에는 다른 장식이나 첨가 요소가 없을 예정이기 때문에 타란티노 감독이 보유하고 있는 “대본 출판(screenplay publication)” 권리 범위 내에서 충분히 행사 가능하다고 반박하며 미라맥스의 경고장 요구사항에 응하지 않았다. 그러자 2021년 11월 16일 미라맥스는 캘리포니아 중부 연방지방법원(U.S. District Court for the Central District of California)에 타란티노 감독과 그가 CEO로 재임 중인 ㈜비저나 로만티카(Visiona Romantica, Inc.) 등을 상대로 Miramax, LLC v. Quentin Tarantino et al., No. 1:21-CV-08979 (C.D. Cal) 소송을 제기하며 제동에 나섰다. 하지만 소송 위협에도 불구하고 타란티노는 2022년 1월 17일부터 NFT 판매를 전격 개시한 것으로 알려졌다. 

미라맥스의 법리 주장과 타란티노 감독의 항변 논거

미라맥스가 소장(complaint)에서 나열한 청구 사유는 (1) 계약 위반, (2) 저작권 침해, (3) 상표권 침해, (4) 불공정 경쟁 네 가지이다. 2021년 12월 9일 피고 타란티노 감독과 비저나 로만티카는 모든 혐의를 부정하는 내용의 답변서(answer)를 법원에 제출했고, 당사자들은 현재 증거개시(discovery) 절차를 밟고 있다. 소송 진행 절차상 아직 초기에 불과하고 답변서만으로는 타란티노의 항변 논거를 온전히 파악하기 어렵지만 지금까지 법원에 접수된 문서들을 통해 양쪽의 입장을 간략히 정리해보고 합리적으로 예측해 봄으로써 핵심 쟁점에 한층 더 가까이 다가가고자 한다.

1) 계약 위반

1993년 6월 23일 자 계약서는 감독인 타란티노와 프로듀서인 로렌스 벤더가 미라맥스 측에 “all rights(including all copyrights and trademarks) in and to the Film(and all elements thereof in all stages of development and production) now or hereafter known including without limitation the right to distribute the Film in all media now or hereafter known(theatrical, non-theatrical, all forms of television, home video, etc.)”을 양도한다고 기재하고 있다. 즉, 영화에 대한 저작권과 상표권을 포함해 현존하거나 향후 개발될 모든 권리를 가리키는데 영화 제작 단계와 관계 없이 영화에 관련된 모든 요소들을 포괄하며 연극적∙비연극적 대상, 모든 형태의 TV 콘텐츠, 홈비디오 등 현존하거나 향후 개발될 모든 미디어로 유통할 권한까지도 미라맥스가 양도받은 권리 범위 안에 들어간다.

미라맥스는 “현존하거나 향후 개발될 모든 미디어 형태로 이루어진 … 현존하거나 향후 개발될 … 모든 권리(all rights … now or hereafter known … in all media now or hereafter known)”라고 명시한 계약서 문구가 NFT 발행에 적용된다는 입장을 고수했다. 이처럼 자사에 이전된 권리 범위가 넓고 포괄적으로(catch-all) 표현된 것과 달리, “Reserved Rights”를 정의하는 문구에는 향후 개발될 기술에 대한 언급이 누락됐다는 점이 대비된다고 강조했다. 따라서 미라맥스는 타란티노가 이 계약서를 통해 대가를 받고, “Reserved Rights”를 제외한 펄프 픽션에 관한 모든 권리를 이미 영구적으로 미라맥스 측에 넘긴 상태였기 때문에 펄프 픽션 NFT를 발행∙판매하기 위한 권리를 더 이상 보유하고 있지 않았지만 계약 위반을 무릅쓰고 펄프 픽션에 대한 권리를 불법적으로 행사한 결과, 미라맥스에 큰 손해를 끼쳤다고 주장했다. 

이에 대해, 피고들은 펄프 픽션 대본 NFT 출시가 1993년 6월 23일 자 계약서에 규정된 “Reserved Rights”를 행사한 것에 불과하다는 논리로 맞섰다. 특히 “대본 출판 … 등 오디오 및 전자 포맷(screenplay publication … in audio and electronic formats as well, as applicable)”까지 포함하는 “출판물 인쇄(print publication)” 권리는 타란티노 개인이 보유하고 있다고 계약서에 구체적으로 명시됐기 때문에, 그동안 그가 사적으로 소장하고 있던 수기 대본으로 NFT를 생성해 판매하는 것은 법적으로 전혀 하자가 없다는 것이었다. 피고들의 답변서는 타란티노 감독이 미라맥스 측과 협상을 거쳐 이 권리를 양도 대상에서 제했는데, 1993년 계약 당시 타란티노가 출판물 인쇄권을 가진다는 사실에 동의했었던 미라맥스가 이제 와서 돌연 소송을 제기해 타란티노 감독에게 주어진 당연한 권리를 부정한다며 날 선 비판을 가했다.

2) 저작권 침해

1995년 7월 21일 미라맥스는 미국 저작권청에 자사 명의로 “Pulp fiction/a Band Apart and Jersey Films production; written and directed by Quentin Tarantino”라는 제목의 ‘영화’ 저작물에 대한 저작권(등록번호 PA0000704507)을 등록했고, 2003년 10월 7일에는 영화 포스터로 추정되는 ‘시각 예술’ 저작물(등록번호 VA0001224051)에 대한 등록까지 마쳤다. 영화 작품 자체에 대한 저작권 등록뿐만 아니라, 1993년 7월 15일 자 타란티노 감독-미라맥스 양도서(등록번호 V2917P169)와 1994년 7월 1일 자 B25-미라맥스 양도서(등록번호 V3005P270)까지 저작권청에 등록(record)함으로써 미라맥스는 펄프 픽션 영화에 대한 독점적 저작권자로서의 입지를 증명하고자 했다. 그런데 타란티노 감독이 저작권자의 허락 없이 펄프 픽션을 기반으로 한 2차적저작물(derivative works)을 만들었기 때문에 미라맥스는 미라맥스는 17 U.S.C. § 501 조항에 의거한 저작권 침해가 성립한다고 주장했다.

<펄프 픽션 영화 저작물의 저작권청 등록 내역>

[자료: 미국 저작권청, https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/11521517]

한편 피고들은 미라맥스가 소장에서 언급한 저작권 등록 작품들에 대해 저작권 침해가 법적으로 성립할 수 없다고 반박하고 있다. 답변서의 특성상 상세한 설명을 담지는 않았지만, 타란티노가 집필한 펄프 픽션 영화 대본이 미라맥스가 등록한 펄프 픽션 ‘영화 저작물(motion pictures)’과 별개로 존재하는 ‘어문저작물(literary works)’이라는 논리로 추후 맞설 것이 예상된다. 연방법원에서 저작권 침해 소송을 제기하기 위해서는 해당 작품을 반드시 저작권청에 등록 혹은 예비등록한 상태여야 하므로 타란티노의 대본에 대한 등록된 저작권을 소유하지 않은 미라맥스는 대본에 대한 저작권 침해를 주장할 수 없다.

3) 상표권 침해

미라맥스는 영화가 개봉된 지 약 9년 후인 2013년에야 연방상표 ‘PULP FICTION’을 출원했고, 9류 자석, 14류 의류 장식 핀, 16류 달력과 포스터, 18류 토트백과 지갑, 21류 컵과 머그잔, 25류 의류, 모자, 코스튬, 28류 액션 피규어, 퍼즐, 수집품 등 장난감 상품에 대해 2018년 10월 9일 자로 상표 등록(등록번호 5,581,017)을 완료했다. 미라맥스는 타란티노 감독이 자신의 NFT 전용 홍보 웹사이트 https://tarantinonfts.com에서 미라맥스의 등록상표명인 ‘PULP FICTION’을 노골적으로 언급했을 뿐만 아니라, 영화에 등장하는 캐릭터들의 이미지를 불법 도용했다고 밝혔다.

<타란티노 감독이 미라맥스의 동의 없이 펄프 픽션 NFT 홍보에 이용한 영화 캐릭터 이미지>

[자료: 미라맥스의 소장 19면]

미라맥스는 타란티노의 펄프 픽션 관련 NFT와 홍보물이 이를 접한 소비자들로 하여금 미라맥스가 이 NFT의 생성∙판매에 관여했다는 혹은 피고들이 미라맥스와 관련 있다는 오해를 일으킨다는 이유로 15 U.S.C. § 1114 조항에 의거한 상표권 침해를 주장했다. 특히 문제의 권리가 미라맥스에 있음을 피고들이 충분히 알면서도 미라맥스가 쌓아온 소비자 신뢰(goodwill)에 편승하고 혼동을 조장하려는 의도로 NFT 판매 행위를 강행했다고 비난했다. 

이에 대해 피고들은 미라맥스의 상표권 침해 입증 요건 중 하나인 소비자들의 출처 혼동 위험이 지극히 낮다는 반박 논거로 대응할 것이 예상된다. 캘리포니아주, 오리건주 등 미국 서부를 관할하는 제9순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit)은 출처 혼동 여부를 판단하는 데에 있어 (1) 원고 상표의 식별력, (2) 각 상표의 지정상품 간 연관성 (3) 두 상표의 유사성, (4) 소비자들의 출처 혼동 실제 사례 존재 여부, (5) 마케팅 채널, (6) 관련 상품 구입 시 소비자들이 주의를 기울이는 정도, (7) 피고가 해당 상표를 채택한 의도, (8) 상품군 확장 가능성의 총 여덟 가지 요소(일명 ‘Sleekcraft factors’)를 종합적으로 분석한다. 피고들은 이 각각의 요소에 대해 살펴본 후 펄프 픽션 대본 NFT를 접한 소비자들이 출처를 혼동할 가능성이 미미하므로 원고의 상표 침해 주장은 기각돼야 한다는 논리로 접근할 것이다.

이 외에도, 피고들은 NFT로 만들어진 타란티노의 영화 대본이 가리키는 대상을 나타내는 용도로 미라맥스의 등록상표명을 사용했다는 지명적 공정이용(nominative fair use)을 항변 논거로 내세울 수 있다. 지명적 공정이용을 판단하는 제9순회 항소법원의 기준은 (1) 등록상표를 사용하지 않고서는 해당 상품·서비스를 언급할 적절한 방법이 없고, (2) 상품·서비스를 설명하는 데에 등록상표의 사용을 최소한으로 하며, (3) 상표권자가 이 같은 사용 행위를 보증하거나 승인한다는 인상을 주지 않을 경우이며, 피고는 이 세 요건 모두를 갖추었을 때 상표법에 저촉 없이 해당 명칭을 사용할 수 있다. 게다가 1993년 6월 23일 자 계약서에 “타란티노가 보유한 유보 권리를 행사∙이용하는 과정에서 영화 제목을 사용할 권리를 가진다. Tarantino shall have the right to use the title of the Film in connection with the exploitation of the Reserved Rights라고 명시돼 있어 NFT 상품을 설명하는 데에 펄프 픽션 영화 제목을 언급한 행위는 합법이라는 피고 측 주장에 힘을 실어줄 것으로 보인다. 

4) 불공정 경쟁

미라맥스는 피고들이 등록상표를 무단 도용함으로써 펄프 픽션 NFT의 출처, 원산지, 후원사, 제휴 대상과 관련해 소비자들을 기만하고, 미라맥스가 해당 NFT를 판매, 허가, 승인, 후원하거나 이에 관여했다는 오해를 야기한다고 주장했다. 이는 출처 허위 표시(false designation of origin)이자 사실관계 왜곡 행위로, 상표법 15 U.S.C. § 1125(a) 조항이 금지하는 불공정 경쟁 행위라는 것이다. 

하지만 피고들은 타란티노의 대본 NFT 출시 행위가 수정헌법 제1조(First Amendment)에 명시된 표현의 자유(freedom of speech)로 보호받기 때문에 미라맥스의 상표권 침해 및 불공정 경쟁 주장이 성립될 수 없다는 입장을 취하고 있다. 제2순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)이 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) 판례에서 천명한, 피고의 상품이 예술적∙표현적인지를 판단할 때 헌법이 보장하는 권리를 상표법이 해치지 않도록 후자를 협소하게 해석해야 한다는 원칙은 제9순회 항소법원에서도 동일하게 적용된다. Rogers 판례에 의하면 (1) 저변 작품과 상표 사용 사이에 “예술적 연관성(artistic relevance)”을 전혀 찾을 수 없거나, (2) 예술적 연관성이 존재한다 하더라도 그것이 해당 작품의 출처나 내용을 “명백히 호도(explicitly mislead)”하는 경우에만 상표를 비상업적인 표현(noncommercial speech)에 사용할 수 없다. 피고들은 펄프 픽션 대본 NFT와 등록상표명 ‘PULP FICTION’ 사이에 예술적 연관성이 충분하며, 대본의 출처나 내용을 호도하지 않으므로 미라맥스의 상표권보다 타란티노의 예술 표현의 자유가 우선한다고 주장할 공산이 크다.

시사점

이 소송의 관건은 NFT가 세상에 출현하기 20여 년 전 원고와 피고가 체결한 계약서 문구를 법원이 계약 해석의 원칙과 저작권법 및 상표법 개념을 두루 적용해 어떻게 해석하느냐이다. 만일 타란티노 감독이 펄프 픽션 대본 NFT를 출시한 행위가 그가 보유한 “대본 출판” 권리를 행사한 것으로 간주된다면 이번 분쟁은 타란티노의 선방으로 종결될 것이다. 하지만 저작물을 소수에게 제한된 목적으로 배포하는 경우 일반적으로 저작권법이 규정하는 “출판(publication)” 행위로 보기 힘들다는 시각도 존재하기에, 이를 확신하기 어렵다. 반면, NFT 출시를 대본 페이지를 일회성으로 공개하는 거래 정도로 본다면 타란티노가 미라맥스 측에 양도한 “향후 개발될 모든 미디어”에 대한 권리 행사로 간주할 수도 있을 것이다.

이 소송이 시사하듯 NFT의 발행과 판매는 끊임없이 진화하는 기술 변천 과정에서 새로 등장한 개념들로 인해 기존에 존재하지 않았던 법적 이슈들을 양산하고 있다. 특히 저작권은 하나의 권리가 아니라 복제권, 2차적저작물 창작권, 배포권, 공연권, 전시권, 디지털 오디오 송신에 의한 녹음물 공연권으로 대변되는 여러 권리 다발(bundle of rights)로 구성되다 보니, NFT를 발행하는 대상과 정황에 따라 NFT에 적용되는 권리와 저변 저작물에 적용되는 권리에 대한 불확실성이 존재할 수 있다. 따라서 이 같은 위험을 최소화하려면 NFT를 발행하는 자와 이를 구입하는 자가 각자 거래 대상 권리에 대한 철저한 실사를 단행하고, 미래에 개발될 권리를 수반하는 경우 계약서에 최대한 구체적인 표현으로 명시하는 것이 필요하다.

NFT 관련 경제 규모는 최근 비약적 성장을 이룩했다. 2021년 말부터 성장 폭이 둔화된 것은 사실이지만 시장이 성숙기에 진입하면서 완만한 증가세가 당분간 지속될 것이라는 전망이 우세하다. 이 가운데 반세기 가까이 무수히 많은 감독, 시나리오 작가들과 권리 이전 계약을 체결해온 미라맥스의 입장에서는 자사가 보유한 풍부한 콘텐츠를 활용한 NFT 사업이 지닌 상업적인 잠재력을 간과하기 힘들었을 것이다. 한편, 유보 권리 조항이 미라맥스-타란티노-벤더의 1993년 계약서와 비슷하게 정의된 계약을 영화사와 체결한 시나리오 작가들은 타란티노 감독의 승소 여부에 지대한 관심을 가질 만하다. 본인의 창작물을 상업적으로 활용 가능한 새로운 기회가 열릴 수도 있기 때문이다. 미국에서 엔터테인먼트 콘텐츠로 NFT 사업을 구상 중인 우리 기업들은 미국 법원이 현행 저작권법과 상표법 체계를 NFT라는 신종 자산까지 아우르도록 재해석하고 확장시키는 과정을 면밀히 지켜보며 관련 법제 변화에 기민하게 대응해야 하겠다.

자료: 15 U.S.C. §§ 1114, 1125; 17 U.S.C. §§ 103, 106, 411, 501; Fourth Estate Pub. Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLC, 139 S. Ct. 881 (U.S. 2019); Feist Publ’ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (U.S. 1991); E.S.S. Ent. 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008); Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002); New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992); AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979); Miramax, LLC v. Quentin Tarantino et al., No. 1:21-CV-08979 (C.D. Cal); Public Access to Court Electronic Records(PACER), https://pacer.login.uscourts.gov; Copyright Circular 12: Recordation of Transfer and Other Documents, https://www.copyright.gov/circs/circ12.pdf; Copyright Detail Record View, https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/11521517; Quentin Tarantino Revealed as Iconic Artist Behind First-Ever Secret NFTs, Showcasing Never-Before-Seen Work Revealed Only to NFT Owner, https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/02/2325448/0/en/Quentin-Tarantino-Revealed-as-Iconic-Artist-Behind-First-Ever-Secret-NFTs-Showcasing-Never-Before-Seen-Work-Revealed-Only-to-NFT-Owner.html; Tarantino to Auction ‘Pulp Fiction’ NFTs Despite Miramax Suit, https://www.law360.com/articles/1452540; Tarantino NFTs, https://tarantinonfts.com; “Pulp Fiction” and Beyond: The Future of NFT Litigation, https://www.jdsupra.com/legalnews/pulp-fiction-and-beyond-the-future-of-3958832/; The NFT Market Is Probably Not As Down As You Think It Is, https://fortune.com/2022/05/05/nft-market-sales-not-flatlining-data-shows; NFT Sales Hit $25 Billion in 2021, But Growth Shows Signs of Slowing, https://www.reuters.com/markets/europe/nft-sales-hit-25-billion-2021-growth-shows-signs-slowing-2022-01-10