2010년 특허심사지침서 수정 내용

-제12기 인민망 IP살롱 내용 정리-

 

 

□ 2010년 특허심사지침서 주요 수정 내용

 ◯ 직권에 따른 심사 역할을 명확히 규정함으로써 심사 효율을 제고.

  - 제1부분 제2장 제2절 심사원칙 중 '신청 서류 중 미흡한 부분이 있을 경우, 심사원은 보정통지서를 발급하지 않고 권리에 의한 수정 신청를 통해 직접 수정할 수 있다'는  규정을 추가.

 ◯ 명확하고 실질성적인 결함 및 신청 기각 조건에 대한 심사 표준을 완비

  - 제1부분 제2장 제3.3절에 '신청 서류 중 현저한 실질성 결함이 있을 경우, 필요 시에 관련 증거와 결부시켜 분석을 해야 한다'는 내용를 추가.

  - 제3.5절 신청 기각과 관련하여 수정한 내용은 다음과 3가지가 있음.

  - 첫째, 제3.5.1절에 2개 문장으로 나뉘어 심사의견 통지서와 보정통지서를 발급한 다음의 서로 다른 기각조건을 규정함. 그리고 '규정한 기간내'에 보충 제출한 서류는 심사원의 심사근거라고 강조함.

  - 둘째, 수정한 지침서에는 심사의견 통지서를 발급한 다음 신청인이 실질성적인 수정을 하지 않았다면 심사원은 직접적으로 기각결정을 내릴 수 있고, 신청인이 통지서에 지적한 부족점에 대해 수정을 거쳤다면 결함이 존재하더라도 다시 수정 또는 의견을 진술할 기회를 주어야 한다고 규정함.

  - 셋째, 실용신안에 대한 기각 결정의 법적인 근거가 특허법실시세칙 제44조의 조항에 포괄되어야 한다고 명확히 강조.

  - 현저한 참신성이 없는 실용신안 출원에 대한 초보심사는 특허법 제22조 제2각호의 규정에 따라 심사한다고 규정함.

  - 실용성과 관련한 심사는 특허법 제22조 제4각호의 규정에 따르며 심사표준은 변하지 않고 발명 특허의 심사와 동일하다고 규정함.

 ◯ 특허법실시세칙 변화에 따른 수정 및 보호 객체에 대한 심사표준 조절

  - 제6절 중 실용신안 보호객체의 심사에 대한 수정: 원 지침서의 '제품의 형태'와 '제품의 구조'를 통합하여 '6.2 제품의 형태와/또는 구조'로 변경하였으며 장절 소제목에 '실용신안은 마땅히 제품의 형태와/또는 구조에 대해 제출한 개진이어야 한다'고 설명을 추가함으로써, 객체 심사  중 형태, 구조 및 그 결합의 3가지 중 한가지만 만족하면 된다고 명확히 규정함.

  - 제6절에서는 우선 특허법 제2조 제3각호의 실용신안에 대한 정의를 명확히 하였으며 '이는 특허보호를 받을 수 있는 실용신안에 대한 일반성적인 정의이지 참신성, 창조성, 실용성을 판단하는 구체적인 심사표준이 아니다'라고 추가.

 ◯ 신청인의 제출서류에 대한 요구를 세분화

  - 제7.3절에 첨부 도안을 필요로 한다는 규정을 추가.

  - '(10) 설명서 첨부도안에 보호를 요구하는 제품의 겉모양, 구조 또는 서로 결합된 첨부도안이 있어야 하는데 온도 변화 곡선도 등과 같은 현유 기술에 대한 첨부 도안만 있거나 제품의 효과, 성능을 표시하는 첨부도안만 있어서는 안된다'고 규정.

  - 7.4절의 권리 요구 중 도형특징에 대한 규정을 추가.

  - (8) '권리 요구에 일반적으로 도형으로 표현한 기술특징이 들어있어서는 안된다.'고 규정

  - 제8.2절에서 특허법실시세칙 제51조 제3각호의 수정에 기초하여 다음 4개 부분의 내용을 규정.

  - 첫째, 지적한 결함에 대해 수정한 내용이 범위를 초과하였는지, 수정한 방식이 특허법 실시세칙 제51조 제3각호의 규정에 부합되는지 등은 심사원이 수정 뒤의 서류를 심사하는 기준이라 함.

  - 둘째, 통지서에서 지적한 결함에 기초해 수정을 진행하는 데 관한 규정을 추가: 신청인이 체줄한 통지서에 지적한 결함이 아닌 부분에 대한 수정내용이 특허법 제33조의 규정에 부합되고 원 신청서류에 존재하는 결함을 제가하였으며 권리 수여 전망이 있다면 통지서에서 지적한 결합에 대한 수정으로 동일시 할 수 있음.

  - 셋째, 특허법 실시세칙 제51조 제3각호의 수정에 대한 처리방식을 명확히 함

  - 넷째, 신청인이 재차 수정을 거쳤지만 여전히 특허법 실시세칙 제51조 제3각호의 규정에 부합되지 않을 경우, 심사원은 수정전의 서류에 따라 계속 심사를 할 수 있음. 기각조건에 부합되는 경우, 기각 결정을 내릴 수 있으며 통지서에 지적한 결함이 직권에 의해 수정할 수 있는 사항이라면 심사원이 수정 전의 서류에 대해 수정을 거친 뒤 수권 결정을 내릴 수 있음.

 ◯ 국가단계의 국제출원에 관한 심사규범을 추가

  - 실용신안의 국제출원에 대해 명확히 규정하고, 초보심사 및 절차관리부 PCT 제2사무처에서 국가단계에 들어간 초보심사를 진행한다고 명확히 규정함.

  - 제15절의 국가 단계의 국제출원 심사 중 대부분 내용은 발명 국제출원의 내용과 일치한데 특허법 실시세칙 변경내용에 따른 수정을 거침. 실용신안의 주동 수정 기한을 2개월로 규정. 실용신안의 번역문 오류를 수정하는 시기에 대한 규정: 특허국에서 실용신안 특허권 공고 준비를 하기 전에 신청인이 중문 번역문의 오류를 발견하였을 경우, 개정 요구를 제출 할 수 있음.

◯ 디자인 특허에 관한 수정

 - 디자인 특허 권리 수여 실질성 조건을 조절: 기존의 디자인 특허에는 동일, 근사한 비교만 있었는데 이번 개정을 거쳐, 동일, 실질적 동일과 명확한 구별 세가지로 나뉘었음.

 - 디자인 특허를 수여한 뒤, 평가보고에 대한 청구 절차를 추가하였으며 창신 수준 제고와 관련하여 평면이고 표지 작용만 하는 디자인에 대해 보호를 하지 않음.

 - 디자인 설계에 대한 요약설명을 제출해야 함.

 - 기존에 없던 일괄신청 중 근사한 설계에 대한 규정을 추가.

 

□ 질의 및 답변

◯ 질문 1

 - 새로 수정된 지침서에는 디자인 특허 출원시 요약설명을 첨부할 것을 요구하고 있는데 예를 들어서 사진을 제출하지 못하고 도안만 제출하고, 그 도안의 모 부분이 ‘색깔 A로 되었음’이라고 설명해도 가능한지 알고 싶음.

◯ 답 1

 - 요약설명이란 바로 도안과 사진을 말하는데 그림 및 사진으로 설명할 수 있는 것은 문자로 서술할 필요가 없음. 즉 디자인 요점이 외관 또는 도안에 있는지만 설명하고 외관 또는 도안에 대해서는 서술할 필요가 없음. 그리고 색채에 대해 보호하려면 반드시 채색으로 된 그림을 제출해야 함.

◯ 질문 2

 - 비슷한 디자인 특허 출원은 일괄신청이 가능하다고 함. 무효절 차에서 비슷한 디자인특허에 대해서만 무효 청구를 제출한다고 할 때, 만일 기본 설계를 포함하고 기본 설계가 무효하다면 기타 디자인 특허도 자연적으로 무효인지 아니면 기본 설계 무효의 영향을 받지 않는지 알고 싶음.

◯ 답 2

 - 비슷한 디지인의 일괄 신청은 허안신청의 한 가지 방식임. 실제 심사과정에서 우리는 매 건의 디자인에 대해 실질적으로 동일한지 엄격히 심사를 하는데 이는 비슷한 디자인이 옳은지 아닌지를 판단하는 것임. 그중의 한 건을 기본 디자인으로 한다는 것은 이 디자인들이 필연적으로 비슷하다는 것이 아니기에 그중 하나의 디자인이 무효하다고 해서 기타 디자인 특허도 무효한 것이 아님. 무효 심사에서 비슷한 디자인에 대해 건건이 제기해야 하며 그 디자인에 대한 무효 또는 유지 결정은 기타 디자인에 영향을 주지 않음.

◯ 질문 3

 - 국제 특허 분포에서 대만지역이 홀시되어 왔음. 대만지역과 대륙 쪽은 우선권이 없음. 대만지역에 출원하기 전에 국가지식산권국에 비율유지 심사를 제출하여야 하는데 시간상 많이 지체될 것 같음. 앞으로 대륙내 회사가 대만지역에 특허를 출원하는 것과 관련하여 법률상 어떠한 규정이 없을지 궁금함.

◯ 답 3

 - 현재 디자인 관련 비밀유지 심사제도에 따르면 세가지 청구 방식이 있음. 첫 번째는 처음 신청으로 대륙 외의 특허기구에 신청을 제출하는데 청구서 및 기술방안 설명서를 제출해야 함. 이런 방식으로 진행할 경우, 분명하게 비밀과 관련되지 않는 상황에서 통지서를 받는데 한달이 소요됨.

 - 두 번째는 중국에 처음으로 출원을 제기하는 것으로 국외 출원 시 비밀유지 신청을 하려면 신청서를 제출하기만 하면 아주 빠른 시간내에 통지서 및 국외신청을 허락한다는 통지를 받을 수 있음.

 - 세 번째는 PCT를 통한 신청으로, 중국 관련 기관을 통해 PCT신청를 할 경우, 중국은 이에 대해 국제안전검사를 하는데 소요되는 시간은 일주일 정도임. 제안하고 싶은 것은 우선 대륙에 출원을 함과 동시에 비밀유시 심사 청구를 제출한다면 시간을 지체하는 문제가 없을 것으로 판단.

◯ 질문 4

 - 디자인 특허 권리 수여에 대한 기준이 높아져 창조성과 비슷한 특성을 필요로 하고 있음. 만일 출원 대상이 모형이라 하고, 이미 자동차가 있다고 할 때, 자동차 모형에 대해 특허로 출원할 수 있는지?

◯ 답 4

 - 권리 수여는 디자인에 대한 초보 심사로 권리 수여 절차 시는 권리 수여가 가능하지만 실체적인 조건에 부합되지 않기에 그 뒤의 절차에 가서는 무효함.

◯ 질문 5

 - 디자인 특허와 관련하여 중복 수권을 피면하도록 개정을 하였는데, 심사지침서 세미나 때에도 지적한 바와 같이 동일한 제품에 대한 비슷한 디자인 같은 류의 제품이면 모두 가능하다고 하였는데, 병 라벨과 병은 근사한 품목에 속하는데 관련 디자인 출원 시, 이러한 디자인 출원은 가능한지 알고 싶음.

◯ 답 5

 - 비슷한 디자인의 일괄신청과 관련 디자인은 아주 큰 구별이 있음. 이는 일괄신청의 한가지 형식으로 여기서 말하는 동일한 제품이란 용도가 동일한 제품을 말하는 것이지 동일한 류의 제품인 것이 아님. 예를 들면 휴대폰 디자인 특허를 갖고 있는데, 이 디자인을 MP3에도 사용이 가능한 것은 아님.