중국 내 실용신안 등록 Q&A

- 중국 내 실용신안 기 등록업체에 대한 대응법 -

보고일자 : 2007.10.22.

김병호 칭다오무역관

kotraqingdao@hotmail.com

□ 한국 소재 특장차 제작업체인 A사는 중국내 한국 투자기업인 B사에 광고용 LED 탑재차량 공급계약을 체결한 후, 중국 현지 위와 같은 광고용 차량과 관련된 실용신안이 이미 등록돼 있는지 조사하는 과정에서 산동성 청도시에 소재한 중국업체인 C사가 광고용 LED 차량 관련, 매우 광범위한 조건으로 실용신안을 등록해 놓은 사실을 발견했음.

 ○ A사체는 B사와 함께 C사를 방문해 자신들이 C사가 실용신안을 등록해 놓은 것과 같은유형의 제품을 들여올 예정이라고 밝힘.

 ○ C사에서는 광고용 LED 탑재차량 1대의 수입을 허용하나 차후 자사 제품과 계약을 하자고 요구함과 동시에 차량 수입시 자사에 로열티를 지불할 것을 요구함.

 ○ 실용신안이 이미 등록돼 있는 제품의 경우 중국내 반입시 자사가 세관에 요청할 경우 통관이 불가한 경우가 발생할 수 있음을 주장하며 A사에 로열티 지불을 강요함.

□ 이에 당황한 A사는 KOTRA IP-China Desk를 방문해 자문을 의뢰함.

답변) 중국내 기 실용신안등록이 돼있는 경우라 할지라도 해당 실용신안이 중국 및 외국 국가에서 등록 시기 이전 통용화된 노하우일 경우 무효소송을 제기할 수 있음.

 ○ LED 광고판 탑재형 특수차량의 경우 C사가 실용신안을 등록한 2004년 이전 한국이나 미국 등지에서 이미 통용되던 실용신안으로 판명이 됨. 현재 중국 내에서 C사가 해당 실용신안을 등록해 그 권한을 가지고 있으나, 이미 다른 국가에서 상기 실용신안이 통용되고 있다는 증빙자료를 준비해 기존 실용신안 무효소송을 할 수 있음.

 ○ 최근 유사사례로 한국기업이 소송을 통해 중국기업이 갖고 있는 실용신안 권한을 무효화시킨 판례가 있음.

 ○ 이와 관련, 변호사는 A사에 중국진출을 위해 동사의 기술특허 및 상표권을 중국에 선출원할 것을 권고함.

  * 상표권의 경우 선등록제를 실시하고 있어 먼저 등록한 법인이나 개인에게 그 상표에 대한 권리가 부여되는 반면 실용신안의 경우 외국에서 등록이전 실용신안이 통용되고 있는 사례가 있을 경우 기존 등록 실용신안에 대한 무효심판 청구소송을 청구할 수 있음.

  * 그러나 상표권의 경우 선출원업체의 권리가 보장됨. 예를 들어 한국의 ABC 라는 제조업체가 중국 내 상표등록을 하지 않은 상태에서 제품을 중국내에서 생산해 한국으로 수입해 들여올 경우, 만약 ABC 라는 상표권을 등록한 중국 업체가 세관에 신고 제품의 수출통관을 저지할 경우 한국기업은 제품을 수출할 수 없음. 실제 상표권을 선출원한 후 상표권을 빼앗긴 외국기업에 중국에서 제조해 수출하는 제품에 일정액의 로열티를 요구하는 경우가 종종 있음.

  - 이와 관련, 기등록된 상표에 대한 무효소송을 제기할 수 없으며 로열티를 지불하던지 중국업체와의 합의를 통해서만 통관을 진행할 수 있음. 그렇지 않은 경우 한국 내에서 상표를 부착하는 방법을 강구할 수 있음. 그러나 최선의 방법은 자사 상표에 대한 권리를 선등록하는 것임을 인식해야 함.

자료원 : KOTRA 칭다오 무역관 IP China Desk 고문 변호사