美 수출 우리 기업의 상표권 문제, 예방이 최선

- 미국에 등록된 상표인지 미리 확인해야 불필요한 비용 소모 줄일 수 있어 -

- 관련 변호사 선임 및 사전조사 권장 -

□ 국내기업, 미국에서 해당 상표 등록 여부 반드시 확인해야

 ○ 상표권 경고장에 대한 신속한 대응이 필수

  - 국내기업 D사는 미국에 진출한 후 미국의 로펌으로부터 경고장을 받음.

  - 이 경고장에는 D사가 미국의 유명 의료기기 업체인 MASIMO의 상표인 DST를 사용했다는 내용이 수록돼 있었음.

  - 국내기업은 DST라는 해당 상표를 유사한 제품에 사용하고 있어 결과적으로 미국기업의 상표를 침해했고, 여기에 미국 업체가 조치를 취한 것임.

  - D사는 경고장을 받은 직후 신속하게 KOTRA IP Desk로 대응 문의를 했고, IP Desk는 경고장을 검토해 MASIMO가 보유한 지재권을 확인하고 답변 대응을 지원함.

  - 즉, MASIMO의 요구사항과 우리 기업의 상황을 종합해 해당 경고장에 신속히 답변하고 양사 간 원만한 의견교류를 위해 노력함.

  - 그 결과 MASIMO에서는 손해배상 청구 없이 D사가 해당 상표를 변경하는 것만으로 분쟁을 해결하는 것에 동의함.

 ○ 상표권 등록 시 유사상표 여부 주의해야

  - IP Desk는 이후 D사가 변경할 상표에 대한 검토에 대한 도움을 제공함.

  - D사는 DST 대신에 Dist라는 상표로 변경해 등록하려 했으나 미국에서는 소리(Sounds), 의미(Meaning), 외형(Appearance)의 유사상표 요건 중 소리와 의미 2가지가 기존 등록상표와 유사하다는 것이 문제가 됐음.

  - 이에 다른 상표로 변경할 것을 업체에 제안했고, D사는 'Dian'이라는 상표로 재검토를 요청, 아무런 이슈가 없음을 확인하고 상표등록을 추진함.

□ 시사점

 ○ 상표권 등록 여부 필수

  - 국내기업은 미국에 진출할 브랜드를 결정할 때, 미리 전문 변호사를 선임해 미국에 등록된 상표인지 미리 확인할 필요가 있음. 이를 통해 상표권 침해에 따른 소송을 사전에 예방할 수 있음.

  - 인터넷 검색을 통해 해당 상표가 미국 내에서 사용되는지 미리 확인하는 것도 좋은 방법임.

  - KOTRA 로스앤젤레스 무역관에서는 IP Desk를 운영하므로 상표권과 관련해 문의해 도움을 받을 것을 권장함.

자료원: IP Desk 사례 및 변호사 인터뷰, 업체 관계자 인터뷰, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자체 보유자료 종합