중국에서 M &A시 주의해야 할 지재권 실사

- 작은 소홀로 인한 손해가 다반사 -

- 지재권전문 변호사를 통하여 지재권 실사를 진행해야 -

2013-05-27

상하이 무역관

 현진연 (shanghaiip@kotra.or.kr)

□ 中, 인수합병에서 쉽게 소홀하게 되는 지재권 실사

 ○ 일반 인수합병에서 대상 기업에 대한 사전 실사(Due Diligence)를 진행

  - 회계, 세무, 법무, 영업, 생산, 인사 등을 위주로 진행되는 사전 실사는 인수 대상 기업의 비즈니스 영속성과 인수기업과의 시너지 등 전략적 실사가 주를 이룸.

  - 그러나 실사 과정에서 지재권에 대하여 조사를 철저하게 진행하지 않아 인수합병 후 경영성과에 부정적 영향을 미치는 경우가 종종 발생함.

□ 지재권 실사 소홀로 인한 실패사례

 ○ 롤스로이스건

  - 1998년 독일의 BMW와 폭스바겐은 롤스로이스 인수를 위해 경합을 벌였고 결국 폭스바겐은 8억 달러로 크루 공장과 벤틀리 브랜드를 인수

  - 그러나 폭스바겐은 인수내용 중 롤스로이스 상표권 양도가 포함되어 있지 않은 사실을 확인하지 않았고 이 사실을 확인한 BMW에서 롤스로이스 브랜드를 인수

  - 폭스바겐은 롤스로이스의 상징인 ‘환희의 여신상(Spirit of Ecstasy)’과 파르테논 신전을 본뜬 라디에이터 그릴 사용권을 가지고 있으나 상표권 미보유로 롤스로이스 차량을 생산할 수 없음.

  - 폭스바겐과 BMW는 양측이 피해보는 것을 막기 위하여 협의를 보고 2002년까지 폭스바겐은 롤스로이스를 생산할 수 있게 하였고 환희의 여신상과 라디에이터 그릴 사용권은 BMW에 양도됨.

  - 브랜드를 잃고 공장과 벤틀리 브랜드만 남게된 폭스바겐은 2003년부터 인수한 벤틀리 브랜드 차량만 생산하게 되었고 인수경합의 최종 승자는 브랜드를 인수한 BMW임.

 ○ 애플과 선전 프로뷰의 iPad건

  - 2001년 선전 프로뷰는 온라인 개인접속 장비를 생산하고 있었고 제품명은 ‘Internet Personal Access Device’의 영문약자 ‘ipad’로 하고 상표등록을 완료함.

  - 2009년 미국의 애플사는 iPad를 브랜드명으로 한 태블릿 PC를 준비하는 단계에서 선전 프로뷰로부터 중국을 포함한 여러나라의 상표권을 양도 계약을 체결하고 iPad 제품을 출시.

  - 그러나 양도과정에서 애플은 중국 내 iPad 상표권의 실제 권리자에 대한 조사와 양도 절차가 끝나지 않은 채 상표권침해 분쟁에 휘말리게 되었고, 결국 6,000만 달러로 선전 프로뷰와 합의를 보고 상표권 양도절차를 마침.

□ 인수합병 시 지재권 실사에서 주의해야 할 문제

 ○ 중요한 지재권 자산에 대한 식별과 인수 목적과의 연관성

  - 지재권 실사에서 인수기업은 인수 목적을 정확히 하여 지재권이 인수합병과 연관이 있는지, 어느 정도 연관이 있는지를 확인하여 인수여부를 판단해야 함.

  - 모 글로벌 기업은 중국의 의료기기 기업 인수 시 대상 기업의 중국 시장 내 브랜드 점유율을 강조

  - 그러나 지재권 실사 과정에서 글로벌 기업은 대상 기업이 브랜드 상표를 의료기기 분류가 아닌 약품 분류에 등록하였고 동 업종의 타기업에서 해당 상표를 의료기기 분류에 등록한 사실을 확인함.

  - 대상 기업이 취득한 특허권도 일정한 가치가 있으나 대상 기업의 브랜드와 직접적 연관이 없었고 해당 글로벌 기업은 인수의 목적을 상표로 두었고 특허는 인수목적과 연관이 없기에 본 인수를 포기함.

 ○ 중요한 지재권 자산이 거래내역에 포함되어 있는지 확인

  - 인수목적과 직접 관련된 지재권 자산을 확인한 후, 기업은 중요한 자산이 본 인수에서 명확하게 인수계약 내역에 포함되었는지를 확인.

  - 인수계약서 내역에 ‘인수기업의 모든 지재권과 기술정보’ 이런 식의 포괄적인 내용으로 기입되어 있다면 이 ‘모든 지재권과 기술정보’의 구체적인 내용을 확인하고 하나하나 기입하고 체크.

  - 즉 중국을 포함한 각 나라에 신청한 특허 수량 및 정보기술, 그리고 취득한 특허가 최종적으로 제품으로 생산되어 나오는지 등 검수 및 확인 절차도 거쳐야 함.

 ○ 관련 지재권 자산의 권리별 소속을 확인

  - 만약 지재권이 중요한 자산이라고 한다면 그 권리별 소속에 대하여 심층조사를 하고 확인하여 인수하려는 권리별 소속이 거래내역에 포함되어 있지 않도록 미연에 방지할 수 있음.

  - 예를 들어, 모 글로벌 기업 제약회사에서 중국 기업을 인수하려고 하였고 대상 기업의 예방접종 특허에 대한 인수가 중요한 목적 가운데 하나라고 가정할 때, 조사과정에 해당 특허는 대상 기업과 대학연구소의 공동 연구결과로 해당 결과에 대한 소속을 명확하게 하지 않아 사후 분쟁의 소지가 있어 인수를 보류함.

□ 시사점

 ○ 인수합병 관련 지재권 실사는 지재권 전문 팀을 요청하여 진행

  - 많은 인수기업은 실사에 소용되는 비용을 절감하기 위하여 모든 실사를 한 조사팀에서 전부 진행하게 함.

  - 그러나 중요한 인수합병에 대하여 기업실사를 진행하던 변호사가 계속하여 지재권 실사를 진행하게 하는 것보다 상표대리인, 특허대리인, 지재권 전문 변호사 등 지재권 전문을 한 팀으로 구성하여 조사를 해야만 인수의 주요 목적, 인수대상의 현황 및 인수방식에 대하여 종합적으로 검토하고 판단하여 정확한 인수와 관련된 지재권 정보를 정확히 줄 수 있음.   

자료원 : 중국지재권신문, 기업뉴스망, 브랜드보호망 등