- 등록상표의 유지∙관리는 시장 내 경쟁우위, 제품 가격, 매출 등에 영향을 미침 -

- 합당한 사유없이 기한 내 사용선언서 및 사용 증거 미제출 시 필리핀 상표권 소멸 -

필리핀 상표권 개요

필리핀 지식재산권법 제121조(상표의 정의)에 따르면, ‘상표’란 기업의 재화나 서비스를 식별할 수 있는 단어, 부호, 기호, 로고 또는 이들의 결합을 말하며 제품에 압형 또는 표시된 용기를 포함하고 있다.

상표는 제품/서비스의 식별하기 위한 장치이며 품질지표와 홍보 등의 기능이 있다. 상표권자는 상표의 독점적 사용, 판매, 라이선싱을 통해 이익 창출이 가능하다. 상표권의 유효기간은 등록일로부터 10년이며 10년마다 갱신하여 유지가 가능하다.

상표권 등록 후 사후관리가 반드시 필요한가?

필리핀을 비롯한 동남아 국가에 우리 기업들의 진출이 활발해짐에 따라 상표권 보호를 위한 상표등록의 중요도가 점진적으로 높아지고 있다. 기업에 상표의 가치는 (1) 시장에서의 경쟁우위, (2) 제품의 가격 형성 및 (3) 매출에도 직접적인 영향을 미치므로 상표의 독점·배타적 권리를 유지하기 위해 등록상표를 유지·관리하는 것이 매우 중요하다. 특히, 상표등록 후 사용선언서 및 사용 증거를 기간 내 제출하지 못할 경우 필리핀 상표 등록부에서 해당 상표가 삭제돼 상표권을 상실하게 된다. 이 경우 상표권 획득을 위한 유일한 해결책은 상표 출원을 재신청하는 것이다.

필리핀 상표의 사후관리 방법

사후관리에서 가장 중요한 부분은 등록 상표를 유지하기 위해 정해진 기한 내 사용 선언서 및 사용 증거를 제출하는 것이다. 이를 위해 필리핀 지식재산청은 공증된 사용선언서와 함께 해당 상표가 필리핀 상거래에서 실제로 사용되는 것을 보여주는 사용 증거 제출을 요구한다.

1. 사용증거 제출 가능 목록

  - 제품라벨

  - 브로슈어, 홍보물

  - 실제 상표의 사용을 보여주는 상품의 사진, 상품에 압형되거나 표시된 용기 또는 서비스를 제공하는 시설의 사진

  - 필리핀에서 상품이 판매되고 있거나 서비스가 제공되고 있음을 명확하게 보여주는 웹사이트 화면(필리핀에서 구매할 수 있음을 보여주는 판매 페이지)

  - 서비스 계약 사본

  - 판매 영수증 또는 기타 유사한 사용 증거 등

사용증거 예시(제품 라벨)

자료: Carousell

사용증거 예시(웹사이트)

주: 자사 홈페이지가 아닌 Lazada, Shopee 등 온라인 플랫폼에서 판매되는 화면도 제출 가능

자료: Lazada

2. 필리핀 상표 사용선언서 및 사용증거 제출 시기

  - 상표 출원일로부터 3년 이내

  - 상표 등록 5주년으로부터 1년 이내(갱신 시에도 동일)

  - 상표 갱신일로부터 1년 이내

3. 주의사항

필리핀 지식재산청은 이전에 제출된 사용 증거물의 재사용, 컴퓨터로 합성 또는 보정한 사용증거물의 경우에 사용증거로 인정하지 않는다. 또한, 사용할 수 없는 장애 요건이 존재한다면, 그러한 이유를 기재한 진술서를 제출해야 한다.

시사점

필리핀 지식재산청 통계에 따르면, 2020년 상표 출원 건수는 총 3만5274건이며, 그중 내국인 출원은 2만1034건, 외국인 출원은 6827건, 마드리드 국제출원은 7413건으로 조사됐다. 코로나19의 영향으로 상표 출원 건수는 전년대비 약 10% 감소했으나 2015년 2만7112건 대비 약 30% 증가한 수치로 미뤄볼 때 상표 등록에 대한 중요도가 높아지는 것으로 확인된다.

자료: 필리핀 지식재산청(IPOPHL)

우리 기업이 시간, 비용, 노력을 들여 만든 등록상표를 유지·관리하는 것은 상표의 독점·배타적 권리를 유지하고 상표권 분쟁을 예방할 수 있으며, 기업의 브랜드 가치 보호의 관점에서도 현지 등록상표를 유지·관리함으로써 기업의 아이디어 및 재산을 보호받는 것이 바람직하다.

필리핀 IP전문 법률사무소 A씨는 필리핀 지식재산청에서 기업이 제출한 사용선언서 및 사용 증거를 인정하지 않는 경우(증거 불충분 등)가 발생할 수 있으므로 현지 전문가의 도움을 받아 사후관리를 철저히 진행할 필요가 있다고 말했다.

아울러 KOTRA 마닐라 무역관(IP-DESK)에서는 해외 진출(예정) 우리 기업의 현지 상표 신규 출원 시 발생하는 수행대리인 관련 비용의 최대 50%(한도: 미화 300달러) 및 관련 절차를 지원하고 있다. 이에 대해서는 상담 이메일(manila@kotra.or.kr)로도 문의가 가능하다.

자료: 필리핀 지식재산청(IPOPHL), Businessmirror, Lazada, carousell, KOTRA 마닐라 무역관 IP-DESK 자료 종합