뉴델리 IP-DESK 자문 법률전문가 이진

인도가 글로벌 생산 거점으로 부상함에 따라 한국 기업들의 인도 내 특허 신청에 대한 관심이 증가하고 있다. 하지만 특허 신청 건수에 비례하여 특허 분쟁 또한 증가하고 있는 추세이다. 따라서, 우리 기업은 인도 내 특허 신청 방법 뿐만 아니라 특허 분쟁으로 인하여 발생하는 특허 취소 위험 또한 인지하고 대비하여야 한다. 한편, 인도 내 수많은 특허 분쟁 사안들을 살펴보면 특허 취소에 대한 지식과 경험의 부족으로 경미한 특허 분쟁임에도 불구하고, 적절하게 대응하지 못해 분쟁이 심화되어 특허 취소까지 이르는 안타까운 경우가 많다.

특허 취소의 정의와 구분

특허 취소는 특허권자에게 받은 특허 권한에 대한 취소를 의미한다. 특허 취소의 정의는 인도 특허법에 따라 1)이의 제기에 의한 취소(특허 부여 이전), 2)이의 제기에 의한 취소(특허 부여 이후), 3)특허 철회/취소 총 3가지로 구분할 수 있다.

이의 제기에 의한 특허 취소

제3자는 특허 출원 진행중인 건 또는 출원이 완료된 건에 대해 이의제기를 통해 특허 취소를 신청할 수 있다.

<이의 제기에 의한 특허 취소 개요 (특허 부여 전/후)>

[자료: 인도 특허법(THE PATENTS ACT, 1970)]

인도 특허법은 다른 나라의 특허법과 다르게 모든 사람이 사전 이의를 제기할 수 있다. 인도는 방대한 인구 및 영토를 자랑하는 만큼, 특허 부여에 대해 다양한 의견을 가진 사람들 또한 많다. 특허청 또한 수많은 특허를 특허청에서만 관리할 수 없기에 사전에 다양한 의견을 받는 것을 목표로 하고 있다. 특허 부여 전은 물론이고, 특허 부여 후에도 출원 후 1년이라는 다소 긴 시간 동안 이의 제기 기간을 주고 있다. 특허 신청자 입장에서는 특허 출원까지 신청이 오래 걸려 정상적인 사업활동에 지장이 초래될 수 있는 부분이다. 인도 특허법 제25조 1항에 특허 전 이의 제기를 할 수 있는 사유에 대해 명시되어 있으며, 출원 후 이의 제기는 특허법 제25조 2항에 명시되어 있다.

특허 취소 이의 제기가 가능한 사유

<특허 취소를 위한 이의제기 사유>

[자료 : 인도 특허법(THE PATENTS ACT, 1970)]

이의 제기를 할 수 있는 다양한 사유 중 특허 출원인이 특허를 부정하게 취득한 경우가 있다. 예를 들어, 특허 권한이 없음에도 불구하고 특허청에 신고 후 획득하여 사용하려는 경우가 많다. 특허 양도 서류를 위조하여 제출하거나, 특허의 권한을 원소유주에게 받아 권한이 있는 것처럼 행동하여 권한을 넘겨받으려는 행위 또한 부정 행위에 속한다. 실제로 인도에서는 서류 및 서명 위조를 하는 경우가 다수 발생하며, 특허권 관련 서류 확인 시 특허의 원소유자 확인 및 이에 맞는 증빙서류 확인은 필수이다. 또한, 발명에 대한 설명이 부족한 경우 특허권이 수여되지 않는다. 실제로 특허청에서 특허 신청된 특허에 대해 자세히 설명되지 않을 경우, 특허청은 신청된 특허 기술에 대해 자세하게 설명할 것을 요구하는 노티스를 지속적으로 발부하고, 공청회를 열어 소명을 요구하곤 한다. 이에, 특허청의 요구사항을 충족시키지 못할 경우 이 또한 특허권 수여 취소 사유에 해당한다.

인도 특허법 제8조에서는 해외출원(Information and undertaking regarding foreign applications)에 관한 내용에 대해 규정하고 있다. 이에, 인도와 인도 이외의 국가에서 특허권을 부여받은 내용이 일치하여야 한다. 예를 들어, 한국에서 특허권을 부여받은 특허권자 A가 인도에서 특허권 신청시 타인인 B의 명의로 신청할 수 없다. 이외에도 특허를 행사하는 데 있어 특허 내용 수정 소요가 발생할 경우, 인도 특허청에 의무적으로 변경내용에 대해 신고를 하여야 한다.

사전 이의 제기에 대한 항의

사전 이의 제기와 특허 출원 후 이의 제기를 확실하게 구분 지어야 하는 이유는 특허 출원자 혹은 이해관계자의 특허권을 보호하고 손실을 줄이기 위함이다. 사전 이의 제기 시기를 놓치게 되면 특허 출원 후 이의 제기를 진행하여야 하며, 이 경우 일반 특허청이 아닌 법원에서 이의 제기를 해야 하여 시간과 비용 소요가 커진다. 또한, 소송이 제기되는 동안 특허권 분쟁으로 인한 사업 손실이 발생함과 동시에 특허권 방어 또한 힘들어질 수 있다. 인도 특허법에 명시되어 있듯, 사전 이의 제기에 대한 조항은 항의를 위한 조항이므로 이의 제기에 대한 처분결과에 대한 항의는 별도로 존재하지 않는다. 특허청에서 결정에 내리기 전 충분히 이의 제기 시간을 주었으므로, 특허청에서 어떤 결정을 내리든지 결과를 따르라는 취지이다. 다만, 사전 이의 제기를 할 시에는 이의 제기 신청권자가 주장하는 내용에 대하여 명확한 증거를 제출하고, 확실한 설명을 해야 한다.

특허 침해 소송에 대한 관할권

특허 침해 소송에 대한 관할권은 민사소송법(The Code of Civil Procedure, 1908) 제20조에서 다루고 있다. 민사소송법 제20조 (a) 및 (b) 항에 따르면, 소송 관할권은 원칙적으로 피고의 실제 거주지 또는 사업장을 기준으로 결정된다. 다만, 제20조의 (c) 항에 따라 소송의 원인이 된 사건이 발생한 지역의 법원을 관할 법원으로 소송이 진행될 수 있다. 

이와 관련하여, 최근 다수 사례에서 인도 법원은 사건이 발생한 지역의 법원이 관할권을 가져야 한다고 판결하였다. 또한, 사건 발생지역이 아닌 다른 지역에서 소송이 시작된 경우 사건 발생지의 관할 법원으로 사건을 이관해야 한다고 판결한 바 있다. 특히, 특허 소유자인 한국 기업이 인도 내 거주지와 사업장이 없다는 이유로 인도 내 지역에서 불합리한 판결을 받는 경우가 있으므로, 한국 기업들은 특허 침해 소송에 대한 관할권 문제를 인지하고 사전에 대비하여야 한다.

사전 이의 제기로 인한 특허 취소 적용 사례 : 2011년 Novartis 및 Cipla

사전 이의 제기로 인한 특허 취소 적용 사례로써 주목할 만한 판례는 스위스 제약 회사인 Novartis와 인도 제약 회사인 Cipla 사이의 분쟁에서 찾아볼 수 있다. 출원한 이의 제기 신청인 Novartis는 제약 Defracirox의 특허에 관하여 제약 회사인 CIPLA를 상대로 사전에 이의 제기하였으며, 인도 특허청 심사관은 공청회를 거친 후 창의적 면이 부족하다는 이유로 신청인 Novartis의 이의 제기를 받아들여 특허가 취소됐다.

시사점

인도 내에서는 특허 등록만큼 특허 취소 부분에 심혈을 기울여야 한다. 특허 등록의 경우 인도 특허청에서 직접 일괄하고 담당하지만 특허 취소의 경우 인도 법원의 명령을 받아 개별주체가 스스로 특허 취소를 진행해야 한다. 특허 분쟁이 생겨 특허청을 방문하게 되어도 특허청 담당 부서는 특허 등록에 관련된 문제만을 처리하며 특허 취소에 대한 명확한 업무범위가 없어, 특허 취소 관련 문제해결이 사실상 어렵다. 이에, 우리 기업은 특허취소 관련 사전분쟁을 예방하기위해, 관련 특허법(THE PATENTS ACT, 1970) 내용을 숙지하고, 사전에 특허 취소 상황을 꼼꼼하게 파악하여야 한다. 또한 관련 분쟁 발생시, 최적의 시기에 대처하여 원활한 인도내에서의 특허관리를 진행해야 한다.

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