미국 최근 지재권 동향
- 지난 1년간 사법부, 행정부 등에서 굵직한 사건 쏟아져 -

□ Intellectual Property Owner (IPO) 연례행사

 ㅇ IPO는 미국 내 가장 큰 규모의 지재권 변호사를 비롯, 지재권 소유자들 협회로1972년 창설된 이후로 지재권 소유자들의 권리장전과 그 외 지재권 공공교육, 정책강화 등 여러 방면에서 활동함. 최근 보스톤에서 열린 IPO 연례 행사에서는 최근 지재권 동향에 대한 많은 정보를 교류하고 지난 1년간의 미국 행정, 사법부 등 전 방면에서 지재권관련 굵직한 판결과 정책 등을 간략하게 정리함.

□ The Supreme Court of the United States (미국 연방대법원)

 ㅇ Fed. Trade Comm’n v. Actavis, Inc., 570 U.S. ___, 133 S. Ct. 2223 (2013)

  - 2003년 6월 17일, 미국 대법원은 두 제약업체 간의 1) 역지불합의(reverse payment patent settlement) 합의에 대한 타당성 여부는 합리적인 논리에 의해 판단되어야 한다고 판결 내림.

  - 제약회사 Solvay가 특허를 가지고 있는 유명 브랜드인 AndroGel에 대해, 경쟁사인 Actavis와 또 다른 업체는 2) Hatch-Waxman Act 법에 의거하여 자신들이 AndroGel과 같은 종류의 약을 재생산하고 유통하는 것이 정당하다고 주장함. Solvay는 그에 대해 특허침해 소송을 했고 법원 판결이 나기 전에 두 업체는 역지불합의(reverse payment agreement) 계약을 통해 합의를 봄. 이 합의서에 따르면 Actavis와 다른 업체는 2015년 8월까지 이 제약시장에 진출하지 않기로 하고 (AndroGel의 특허 만료일은 그 후 5년 동안 더 지속됨에도 불구하고) 그 대가로 Solvay로부터 수십억대에 이르는 금액을 받음.

  - 대법원에서 다룬 이슈는 이 역지불합의서가 독점 금지법(antitrust)을 위반했냐는 여부였는데 항소법원(11^th Circuit) 에서는 그렇지 않다고 판결함. 그 이유는 Solvay가 애초에 정당한 방법으로 약에 대한 특허를 인가 받았고 그 특허의 효력 범위 내에서 업체간 거래가 이루어졌기 때문에 독점금지법에 위반되지 않는다는 것임.

  - 하지만 대법원에서는 그 판결을 뒤집었는데 그 이유는 역지불합의를 해석하는데 있어서 단순히 특허의 조건이나 수익 가능성을 떠나 그 외 통상적으로 고려되는 독점금지법의 요소들 즉, 반경쟁적인 효과, 시장파워, 공익, 그리고 그로부터 발생할 수 있는 법적 이슈 등이 역시 중요하게 고려되어야 한다는 것임. 덧붙여서 역지불합의는 일반적인 합의 계약서가 아닌 점을 지적하며, 아직 불이익을 입지 않은 당사자가 합의금을 받고 특허권자의 시장으로의 진출을 포기하는 것으로 전면적인 독점금지법 분석이 필요하다고 지적함.

     1) 역지불합의: 경쟁업체가 특허보유자에게 일정액을 받는 조건으로 그 시장에 진출하지 않거나 그 특허에 대한 진위성 여부를 묻지 않겠다고 약속하는 계약서. 이는 어느 분야에서건 특허를 인가 받음에 따라 그 특허보유주는 그 시장의 독점적인 위치를 차지할 수 있음에도 불구하고 경쟁사들이 그 특허의 진위여부에 의문을 제기하며 소송을 걸고 또 그 소송으로 인해 앞서 인가 받은 특허가 취소되는 경우를 방지하기 위해 존재. 하지만 독점 금지법의 취지와 충돌하고 공익에 반(反) 하는 것으로 자주 문제제기됨.

     2) Hatch-Waxman Act: 1984년 제정된 연방법으로 제약회사들이 상표명이 없는 의약품(generic drugs)의 생산을 적극 장려했고, FDA로부터 'generic'이라는 것을 판정 받을 경우, 이미 같은 의약에 대해 특허를 인가 받은 브렌드 제약회사로부터의 특허침해 소송에서 자유로울 수 있음. 특허소지 브랜드 제약업체에게 불리한 법률.   

□ The Federal Circuit (미국 연방항소법원)

 ㅇ Motiva, LLC v. Int’l Trade Comm’n, 716 F.3d 596 (Fed. Cir. 2013)

  - 2013년 5월 13일, 미국 연방항소법원은 ITC가 내린 판결을 수용함. 판결 내용에 의하면 Motiva라는 회사가 Nintendo를 상대로 소송을 했지만 소송의 근거였던 Tariff Act에 명시된 337조항을 Nintendo측에서 위반했다는 것을 증명하는데 실패함.

  - 제337 조항에 의하면 미국 특허를 침해할 수 있는 해외 제품(articles) 수입이 금지되어 있음. 단, 이 조항을 충족시키기 위해서는 특허가 사용되는 제품이 유통되는 시장이 이미 미국에 존재하거나 혹은 시장이 형성 과정 중에 있어야 함. 이것을 'domestic industry' 조건이라고 부르는데, 회사측에서 (1) 특허 발명품에 대한 시장이 있다는 것을 증명하거나 혹은 (2) 특허 발명품과 관련된 라이센싱화에 충분한 투자가 이루어졌음을 보여야 함.

  - Motiva는 Nintendo가 Wii 비디오 게임을 수입함에 따라 자사의 특허가 침해됐다고 주장함. 하지만 그 특허기술이 유통될 수 있는 시장이 미국 내에 마련되어있지 않았기에 두 번째 충족조건인 '자사 특허 관련 라이센싱화에 대한 투자'라는 명분으로 domestic industry 조건을 충족시키려고 시도했지만 그들이 내세운 라이센싱화에 대한 투자는 Nintendo에게 제소한 소송에 막대한 자금이 투자된다는 것이 전부임. Motiva는 Nintendo와의 소송이 미래에 있을 라이센싱화 노력에 실질적인 투자라고 주장함.

  - 연방항소법원은 Nintendo에 대한 Motiva의 소송이 Domestic industry 조건을 충족하기 위해서는 라이센싱 프로그램에 막대한 직접적인 투자가 이루어짐으로써 그것이 보유하고 있는 특허기술이 사용된 제품의 개발로 이어져야 한다며 Motiva의 투자는 라이센싱 프로그램에 직접적인 연관이 없고 라이센싱의 극대화 혹은 제품에 대한 시장 창출이 아닌 반대로 단순한 이익창출을 위한 소송이라고 추정되기 때문에 제337 조항의 domestic industry 조건을 충족시키는데 실패했다고 결론내림.

 ㅇ 한국기업에 적용

  - 예를 들어 한국기업이 앞으로 A라는 제품을 미국으로 수출함에 따라 그 제품이 미국의 B라는 특허를 침해 할 수 있다고 가정할 때, 미국기업들이 한국기업의 A 제품 수출을 막기 위해서는 Tariff Act의 337 조항에 의거, 'domestic industry' 조건을 충족시키면 됨. 그러기 위해서는 B 특허를 사용하는 C 제품이 이미 미국에서 유통되고 있고 그런 시장이 있다는 것을 증명해야 함.

  - 한국기업 입장에서는 실제 그런 시장이 존재하는지, 존재하지 않는다면 그 특허의 라이센싱화가 적극적으로 이루어지고 있는지 등의 사전 시장조사가 필수임.

  - 단, Tariff Act 337 조항에 의하면 만약 미국 정부에서 인가한 수출품이거나 미국 정부가 주도하여 수출을 성사시켰을 경우에는 설사 미국 내 특허 침해 가능성이 있더라도 허용됨.

□ Executive Orders (행정 명령)

 ㅇ 특허괴물(NPEs)에 대한 엄격한 규제

  - 2013년 6월 4일 백악관은 미국 전체 특허침해 소송에 62%를 차지하고 있는 NPEs(다량의 특허를 구입해놓고 사용은 안하며, 자신의 특허를 침해했다고 추정되는 업체에 대해 소송을 거는 기업)에 대한 규제를 강화하는 행정 명령을 내놓음.

 - 총 5개의 행정명령을 내놓았고 이 중에는 ITC와의 협력관계 강화, 특허화된 제품을 사용하는 고객들이 부득이한 특허침해 소송에 휘말리지 않게 하는 정책 등 NPEs의 세력약화에 적극 동참함.  

자료원: IPO 배포 자료