배준식 전문위원/변호사, 한국지식재산보호원 워싱턴 D.C. IP센터

washington_ipcenter@koipa.re.kr

 

들어가며

 

미국 특허상표청(U.S. Patent and Trademark Office, USPTO, 이하 ‘USPTO’)은 2012년 미국 발명법(America Invents Act, AIA)을 통해 도입된 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, 이하 ‘IPR’) 제도[1]를 통해, 이미 등록된 특허라도 제3자가 일정 요건 하에 행정심판으로 무효를 다툴 수 있도록 하고 있습니다.[2] 이 제도는 기술 혁신을 가속화는 ‘사후 검증 메커니즘’으로 평가받지만, 특허권자에게는 지속적인 불안 요인으로 작용해 왔습니다.

 

2025년 3월 26일, 당시 USPTO 청장 대행(Acting Director) 코크 모건 스튜어트(Coke Morgan Stewart)는 「특허심판원(The Patent Trial and Appeal Board) 업무량 관리에 관한 잠정 절차(Interim Processes for PTAB Workload Management)」를 발표하며, IPR 개시 여부를 판단하는 새로운 절차를 도입했습니다.[3] 이 지침은 IPR 심사를 ① 재량적 요소 검토 → ② 본안 개시 심사로 분리하는 이른바 ‘분리(bifurcated) 절차’로 규정하고, 첫 단계에서 “확립된 기대(Settled Expectations)”를 새로운 재량 심사 요소로 추가했습니다.[4]

스튜어트 청장 대행은 일정 기간 이상 존속한 특허는 그 자체로 안정된 신뢰 이익을 형성하므로 IPR 개시를 재량으로 거부할 수 있다고 밝혔습니다. 그러나 이 새로운 접근은 IPR 제도의 본질적 기능과 충돌할 수 있고, ‘확립된 기대’가 언제 형성되는지 불명확하다는 점에서 즉각적인 비판이 제기된 바 있습니다.[5] 특히, 스튜어트 청장 대행의 전제—“특허가 일정 기간 이상 존속하면 권리자는 안정된 기대를 한다"—가 실제 데이터에 의해 뒷받침되지 않는다는 Law360의 보도[6]는 이 논란을 증폭시켰습니다.

 

한편, 2025년 9월 18일 상원 인준을 받은 USPTO의 신임 청장 존 스콰이어스(John Squires)는 취임 직후 재량적 IPR 기각 결정 권한을 부청장으로 승진한 스튜어트에게 공식 위임했고,[7] 현재 운영 중인 IPR 재량심사(discretionary review) 프로그램을 앞으로도 계속 유지할 것임을 공식적으로 확인했습니다.[8] 이처럼 IPR에서 ‘확립된 기대’ 지침이 IPR 재량기각 사유로 작용하는 현재 상황은 당분간 지속될 전망이며, 이에 따라 IPR 제도의 구조적 변화 역시 불가피할 것으로 보입니다. 이에 이하에서는 ‘확립된 기대’ 지침의 도입 배경과 논란, 이에 대한 실증적 비판, 이와 관련된 최근 IPR 재량기각 정책의 동향 등을 살펴보겠습니다.

 

“확립된 기대(Settled Expectations)” 지침의 탄생 배경과 논란

 

스튜어트 청장 대행의 2025년 3월 26일 자 메모랜덤은 IPR 개시 판단 시 두 단계 절차(bifurcated process)를 도입하고, 그 첫 단계에서 ‘확립된 기대’를 포함한 재량적 요소를 고려해 IPR의 개시 여부를 결정할 수 있도록 규정했습니다. 특허 존속기간이 길수록 해당 특허에 대한 ‘기대권(expectation)’이 강화돼 일정 시점 이후에는 IPR 개시가 자제돼야 한다는 스튜어트 청장 대행의 정책적 견해를 밝힌 것인데, 이는 특허심판원 심판부의 업무 효율성을 제고하려는 행정 재량 확대의 일환으로 해석됩니다.

 

문제는 특허권자에게 ‘확립된 기대’가 어느 시점에 형성되는지에 대한 구체적인 기준이 없다는 것이었습니다. 스튜어트 청장 대행은 Dabico Airport Solutions Inc. v. AXA Power Aps 사건에서 “확립된 기대가 언제 확립되는지에 대한 명확한 기준은 없다”라고 언급하면서도, “특허가 유효한 기간이 길수록 기대는 더욱 확립돼야 한다”라는 일반론만 제시했습니다.[9] Law360의 분석에 의하면, 2025년 6월과 7월에 내려진 113건의 IPR 재량 기각 결정 중 71건(약 63%)이 6년 이상 된 특허를 대상으로 한 것이었고, 이 중 90%가 ‘확립된 기대’를 이유로 기각됐습니다.[10] 즉, 실무상으로 특허 존속기간 6년 이상을 ‘확립된 기대’ 형성의 경계선으로 해석하는 경향이 자리 자리 잡고 있는 것입니다.

 

그러나, Law360 기고자들은 Lex Machina 데이터베이스를 기반으로 2012년부터 2025년 7월까지 IPR 청구 1만7515건을 분석한 결과, 스튜어트 청장 대행이 ‘확립된 기대’를 IPR 재량기각 사유로 삼은 전제(“특허가 일정 기간 이상 존속하면 권리자는 안정된 기대를 한다”)가 데이터상 뒷받침되지 않는다고 지적했습니다.[11]

 

첫째, 2012년부터 2025년 7월까지 청구된 IPR 청구 사건 1만7515건 중 8166건(46.6%)이 6년 이상 된 특허를 대상으로 했는데,[12] 이는 “6년이 지나면 특허 안정성에 대한 신뢰가 형성된다”라는 스튜어트의 청장 대행의 논리나 가정과 배치됩니다. 데이터는 특허가 길게 존속할수록 오히려 핵심 기술로서 경제적 가치가 커져, IPR 청구의 대상이 될 수 있음을 시사합니다.

<IPR 청구 신청 건수>

 [자료: Law360]

 

둘째, 6년 이상이 된 특허를 대상으로 한 IPR 청구 사건 8166건 중 2269건이 최종 결정(Final Written Decision)에 이르렀는데, 이 가운데 1861건(82%)에서 최소 1개 이상의 청구항이 취소됐습니다.[13] 이는 오래된 특허일수록 방어에 강하고 보호돼야 한다는 스튜어트 청장 대행의 논리나 가정과 상반되는 결과입니다. 

따라서 특허의 존속기간만으로 IPR 재량기각 여부를 판단하는 것은 IPR 제도의 핵심 취지인 사후 검증 메커니즘을 훼손할 위험이 있다는 점이 지적되고 있습니다.

<한 개 이상 IPR 청구항이 무효로 결정된 비율>

[자료: Law360]

 

스콰이어스 체제하 IPR 재량기각 정책과 ‘확립된 기대’ 지침의 운용 ― 실무 사례 및 정책 의도

 

앞서 본 바와 같이, 스콰이어스 청장은 취임 이후 당시 운영 중인 IPR 재량심사 프로그램을 앞으로도 계속 유지할 것임을 공식적으로 확인했고, 재량적 IPR 기각 결정 권한을 부청장으로 승진한 스튜어트에게 공식 위임했습니다.[14] 이에 따라 스튜어트 부청장은 IPR 기각 결정권을 유지하며 최근 54건(37건 기각, 17건 개시)의 사례 중 상당수 사건에서 ’확립된 기대’ 지침을 실무적으로 적용했습니다.[15] 다만 최근의 사례를 살펴보면, 스튜어트 부청장은 재량심사에서 ’확립된 기대’ 지침을 단순히 시간의 경과로만 판단하지 않고, 특허권자의 상업적 투자 규모, 기술적 활용도, 행정적 오류, 관련 소송의 진행 경과 여부 등을 종합적으로 고려하는 ‘상황 중심적 재량 판단기준’으로 운용하고 있는 것으로 나타났습니다.[16]

먼저, 특허 존속기간이 10년 이상인 경우, 스튜어트 부청장은 대부분 ‘더 이상 도전받지 않을 것’이라는 기대가 정당하다고 판단해 IPR 신청을 기각했는데, 대표적인 사례는 아래와 같습니다.

첫 번째 사례로, 스튜어트 부청장은 ‘하이센스 USA 코퍼레이션(Hisense USA Corp.)’이 ‘비디오랩스(VideoLabs Inc.)’의 특허를 대상으로 제기한 IPR 신청을 기각하며, 해당 특허들이 11~12년간 유효해 왔다는 사실을 주된 근거로 들었습니다. 나아가, 비디오랩스가 20개 이상의 기업에 해당 특허를 라이선스했고, 2022년 하이센스에 특허 포트폴리오 관련 통지서를 발송했으며, 2023년 라이선스 협상 중 문제의 특허에 대한 청구항 대조표를 제공했다는 점을 언급했습니다.[17]

두 번째 사례로, ‘구글(Google LLC)’의 ‘어드밴스드 코딩 테크놀로지스(Advanced Coding Technologies LLC)’의 특허 3건에 대한 IPR 신청도 기각됐는데, 스튜어트 부청장은 해당 특허들이 6년에서 13년 동안 유효했고, 구글이 특허 심사 과정에서 오류가 있었다는 설득력 있는 주장을 하지 못했으며, 특허심판원의 결정이 내려지기 전에 재판이 진행될 가능성이 높다는 점을 언급했습니다.[18]

마지막 사례로, ‘퀄컴(Qualcomm Inc.)’의 ‘콜라보 이노베이션스(Collabo Innovations Inc.)’의 특허에 대한 IPR 신청도 기각됐는데, 스튜어트 부청장은 해당 특허가 14년간 유효했기 때문에 콜라보 측에 확고한 ‘확립된 기대’가 존재하고, 해당 특허는 이전에 다른 기업들에 의해 IPR 심사가 이뤄졌으나 실체적 근거로 기각된 바 있다는 점을 지적했습니다.[19]

그 외에도 ‘옴니비전 테크놀로지스(OmniVision Technologies Inc.)’가 ‘RE 시큐어드 네트워크스(RE Secured Networks LLC)’의 특허를 대상으로 제기한 IPR 신청은 해당 특허가 20년간 유효하게 지속되다가 이미 만료됐다는 이유로 기각됐고, ‘유나이티드 마이크로일렉트로닉스(United Microelectronics Corp.)’의 ‘어드밴스드 인티그레이티드 서킷 프로세스(Advanced Integrated Circuit Process LLC)’ 특허에 대한 IPR 신청 역시 해당 특허가 10년에서 16년간 유효하게 지속됐다는 이유로 기각됐습니다.[20]

반면, 특허의 존속기간이 짧은 사례에서는 “확립된 기대가 충분히 형성되지 않았다”라고 보아 IPR 개시를 허용하고 특허심판원에 회부했는데, 대표적인 예는 아래와 같습니다.

첫 번째로, 삼성전자의 ‘윌러스 표준기술연구소(Wilus Institute of Standards and Technology Inc.)’ 특허 8건에 대한 IPR 신청은 특허의 존속기한, 포괄하는 다양한 기술, 심사관의 잠재적 오류 등을 근거로 특허심판원에 회부됐습니다. 해당 특허들은 2020년부터 2023년 사이에 등록됐기 때문에 도전받지 않을 것이라는 ‘확립된 기대'를 할 수 없다는 것이 주된 이유였습니다.[21] 

또한, ‘캡션 헬스(Caption health Inc.)’의 ‘브리티시컬럼비아 대학(University of British Columbia)’의 특허에 대한 IPR 신청은 해당 특허가 2021년에 등록됐으므로 특허권자는 이의 제기가 없을 것이라는 ‘확립된 기대’를 갖기 어렵다는 이유로 특허심판원에 회부됐습니다.[22]

반면, 폭스바겐 대 롱혼 오토모티브 사건(Volkswagen v. Longhorn Automotive)에서는 해당 특허가 이미 13년 이상 존속 중이었지만 명백한 심사 오류가 인정된다는 이유로 IPR 개시가 허용됐습니다.[23] 이러한 점을 종합하면, 스튜어트 부청장은 ‘확립된 기대’를 절대적 기준으로 보지 않고, “심사 오류나 행정 착오가 있다면, 확립된 기대보다 공공의 정확성이 우선한다”라는 균형적 태도를 보이고 있는 것으로 보입니다.

앞서 살펴본 사례들을 토대로 판단할 때, 스튜어트 부청장은 ‘확립된 기대’를 “특허권자의 합리적 신뢰이익이 형성된 상태”로 규정하며, 그 신뢰가 정당하고 충분히 형성된 경우에는 IPR의 심사개시를 거부해 특허권자를 보호하되, 신규 특허에 대한 조기의 IPR 신청은 상대적으로 넓게 허용해 특허에 대한 조기 검증을 허용하는 방향으로 운영하고 있음을 알 수 있습니다. 

그리고 이는 ‘확립된 기대’ 지침이 특허 안정성 보호와 시장의 예측 가능성 제고라는 두 정책목표 간의 균형 장치로 기능하고 있음을 시사합니다. 즉, 오래된 특허는 보호하되, 새 특허는 신속히 검증해 불확실성을 줄이겠다는 정책적 접근으로 해석됩니다.

맺음말

스튜어트 부청장이 도입한 '확립된 기대' 지침은, IPR 제도의 본질적 기능인 사후 검증(post-grant review) 메커니즘과 특허권 안정성(patent stability) 사이의 균형을 모색하려는 시도로 평가됩니다. 일정 기간 이상 존속하고 상업적으로 활용된 특허는 시장의 신뢰 관계 속에서 보호받을 필요가 있으며, 이에 따라 USTPO가 재량적으로 심사 개시를 제한할 수 있다는 정책적 판단이 반영된 것으로 보입니다.

그러나 이와 같은 접근은 여전히 논란의 여지가 남아 있습니다. Law360의 분석이 지적하듯, “특허의 존속기간이 길수록 안정된 기대가 형성된다”라는 전제는 경험적 데이터와 일치하지 않으며, 오히려 오래된 특허일수록 IPR 청구가 더 빈번하다는 점에서 정책의 경험적 근거가 약하다는 비판도 존재합니다. 따라서 ‘확립된 기대’ 지침이 행정 효율성과 권리자 보호의 균형점인지, 아니면 사후 검증 기능을 약화하는 불확실성 요인인지는 향후 논의의 핵심이 될 것입니다.

이와 같은 논쟁과 무관하게, 스콰이어스 청장은 IPR 재량심사 제도의 지속을 공식화했기에 현행 정책은 단기간 내 변경되기 어려울 것으로 보입니다. 이에 따라 미국 시장에 진출한 한국 기업들은 IPR 제도의 재량적 운용을 전제로 한 사전 전략 수립이 필수적입니다. 특허 존속기간이 6~10년을 초과한 경우, ‘확립된 기대’가 적용될 가능성을 염두에 두고 IPR 청구 타이밍을 조정할 필요가 있습니다. 반대로, 신규 특허에 대해서는 이른 시점에서의 IPR 청구를 통해 기술적 불확실성을 조기에 제거하는 전략이 효과적일 수 있습니다.

결국 ‘확립된 기대’ 지침은 단순한 행정적 기준이 아니라, 특허권자와 도전자 모두에게 새로운 전략적 변수로 작용하는 정책적 전환점이라 할 수 있습니다. 앞으로 USPTO의 후속 지침과 실무 사례가 이 원칙을 어떻게 구체화해 나가는지에 따라, 미국 내 특허분쟁의 지형도는 다시 한번 변화할 가능성이 높습니다.

각주

 

[1] 미국 특허청(USPTO) 산하 특허심판원(PTAB, Patent Trial and Appeal Board) 이 이미 등록된 특허(issued patent)의 유효성(validity)을 사후적으로 다시 심사(reexamination)하는 절차입니다. 제3자가 기존 등록 특허의 청구항이 신규성 또는 진보성(비자명성) 요건을 충족하지 못한다고 주장하며 그 특허의 무효를 요청하는 행정심판적 절차로 활용되고 있습니다.

 

[2] 35 U.S.C. § 311–319 (2012) (establishing the Inter Partes Review process under the AIA)

 

[3] U.S. Patent & Trademark Office, Interim Processes for PTAB Workload Management (Mar. 26, 2025)

 

[4] 같은 곳

 

[5] Law360, “Squires Confirmation Has Patent Attys Hoping For Stability”(September 19, 2025), https://www.law360.com/articles/2390267/squires-confirmation-has-patent-attys-hoping-for-stability

 

[6] Law360, “Data Undermines USPTO's 'Settled Expectations' Doctrine”(Aug. 29, 2025),

https://www.law360.com/articles/2381350/data-undermines-uspto-s-settled-expectations-doctrine

 

[7] Bloomberlaw, “Patent Office Chief Delegates Discretionary Authority to Deputy”(Sept. 29, 2025), https://news.bloomberglaw.com/ip-law/patent-office-chief-delegates-discretionary-authority-to-deputy

 

[8] JDSUPRA, “USPTO Director Squires’ First Move: Delegating Discretionary Denial Review Authority to Deputy Director Stewart”, https://www.jdsupra.com/legalnews/uspto-director-squires-first-move-5783397

 

[9] Dabico Airport Sols., Inc. v. AXA Power ApS, IPR2025-00408, Paper 21 (P.T.A.B. June 18, 2025)

 

[10] 각주 5

 

[11] 각주 5

 

[12] 각주 5

 

[13] 각주 5

 

[14] 각주 7

 

[15] Law360, “Some Cases Advance In Latest Stewart Discretionary Rulings,” Law360 (Oct. 11, 2025), https://www.law360.com/articles/2398537

 

[16] 같은 곳

 

[17] 같은 곳

 

[18] 같은 곳

 

[19] 같은 곳

 

[20] 같은 곳

 

[21] 같은 곳

 

[22] 같은 곳

 

[23] 같은 곳

한국지식재산보호원 미국 워싱턴 D.C. IP센터(영문명: U.S. Capital IP Center)는 미국에 진출을 준비하고 있거나 이미 진출한 우리 기업을 위해 상시적으로 지재권 상담 및 법률서비스를 지원하고 있습니다. 지재권 상담이나 미국 상표·특허 출원 지원이 필요한 기업은 washington_ipcenter@koipa.re.kr로 문의해 주시기 바랍니다.

 

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