- 비즈니스 관행과 소비자 인지도, 판단 시 고려요소 -

□ 허쉬초콜릿, 재포장돼 판매된 자사제품의 상표전용권 피침해 주장

  ㅇ 허쉬초콜릿, 등록상표 표지위조 주장
    - 중국 저장성 의흥시에 소재한 결혼이벤트 회사(이하 'J사'로 약칭)는 저장성의 허쉬초콜릿 플래그스토어에서 미국 허쉬초콜릿(이하 '허쉬'로 약칭)의 등록상표인 'HERSHEY’S', 'KISSES', '好時(허쉬의 음역으로 '하오스'라고 발음)' 등이 함께 찍힌 '하트형 16개들이 비닐포장'에 포장된 정품 초콜릿 3456개를 구입함. 구입가격은 낱개포장 초콜릿 1개당 1.6위안으로, 16개들이 비닐포장 1개당 구입가격은 25.6위안에 해당됨.
    - J사는 구입 후 원래의 포장을 뜯어 초콜릿을 나누어 섞어 하트형 16개들이 비닐포장에 다시 넣고 이를 하객들에게 비닐포장 1개당 40위안에 판매함. 단, 각 초콜릿의 낱개포장은 그대로 두어 제품의 성질과 형상에는 영향을 미치지 않은 상태로 유지함.
    - 상표권 소유자인 허쉬는 감정 결과 하트형 16개들이 비닐포장 제품이 모두 등록상표 표지를 위조한 것으로 주장

  ㅇ 허쉬 주장의 근거
    - 상표법 제57조 제1항에 따르면, 상표권자의 허가를 받지 않고 '동종' 상품에 등록상표와 '동일'한 상표를 사용하는 경우, 등록상표전용권 침해에 해당된다고 주장
    - J사가 판매한 제품이 정품이긴 하나, J사는 임의로 상품의 원래포장을 개조하고 상표권 소유자의 허가를 받지 않은 상태에서 상표권자의 상표를 사용함. 이로 인해 상품과 상표권자 사이의 연관성이 분리돼, 소비자로 하여금 상품의 제조자에 대한 오해를 불러일으킨다는 견해임.
    - 이에, 해당 안건은 상표법 제57조 제1항에 따라 동종상품에 동일상표를 사용한 사례에 해당된다는 주장임.

□ 재포장, 등록상표 표지 위조인가?

  ㅇ 해당 사건 발생 인근지역인 장쑤성 우시시 공상행정관리국의 해석에 따르면, 아래 3가지 기준에 따라 상표전용권 침해가 아니라고 판단

  ㅇ 판단기준

    ① 동종의 상품(TRIPS 협정문)
    - 상표법 제57조에 명기된 '동종의'란 의미는 TRIPS 협정문에 따르면 'identical'로 표기
    - 옥스퍼드 사전에 따르면 identical은 '모든 세부적인 사안에 있어 유사한(similar in every detail)'이라고 해설돼 있음.
    - '동일'은 same의 의미로 '바로 그' 상품을 의미하며, 상표법에서는 '동종의' 제품이 침해여부를 논하는 대상임.
    - 허쉬초콜릿의 사례는 낱개의 키세스 초콜릿이 원래의 포장에서부터 떨어져 나와 재포장돼 판매된 '동일' 제품에 해당되는 사안으로 상표전용권 침해에 해당하지 않음.

    ② 비즈니스 관행
    - 해당 건은 J사가 초콜릿을 구입해 원래의 포장을 뜯고 이를 재포장한 후 판매한 사례로, 중국의 결혼식에서 흔히 볼 수 있고 보편적으로 존재하는 비즈니스 관행임.
    - 대부분의 중국 결혼식장에서는 하객들에게 다양한 과자와 캔디, 초콜릿 등을 정성들여 재포장해 선물로 주고 있으며, 결혼이벤트 회사나 중간 에이전트가 혼주의 요청에 따라 이런 작업을 수행

    ③ 오해의 여지
    - 설령 재포장된 제품이라 하더라도 손님들은 그 내용물을 보고 허쉬가 아닌 다른 회사에서 만든 제품이라고 혼동하지는 않음. 
    - 결혼이벤트 회사도 손님들이 원래 브랜드를 그대로 인식할 수 있도록 낱개 포장을 훼손하지 않고 그대로 둠으로써, 손님들이 인기 브랜드 제품을 마음놓고 즐길 수 있도록 함.
    - 허쉬의 대표제품인 키세스(KISSES) 초콜릿의 특징인 낱개 초콜릿의 은박 개별포장과 종이로 만든 띠, 하트 모양 등 3가지 외관적 물리적 요소를 그대로 보존함으로써, 소비자들로 하여금 누가 봐도 허쉬가 만든 키세스 초콜릿임을 명백히 알 수 있도록 함.
    - 이 독특한 낱개포장은 다른 어떠한 비닐포장이나 캔 포장보다 더욱 키세스 허쉬초콜릿으로서의 대표성을 지니고 있으며, 최근에는 여러개들이 소포장마저도 낱개 개별포장의 모양을 따서 제작되기도 함.

허쉬초콜릿 포장의 사례

자료원: 바이두 및 KOTRA 선양 무역관 설명 추가

    - 여러 개들이 소포장의 포장상태가 변하더라도 원래 상품의 제조자와 상표권 보유자에 대한 소비자들의 오해를 불러일으키지 않는다면, 이는 상표법에서 문제삼는 대상인 '동종의' 상품이 아니고 '동일' 상품에 대한 문제이기 때문에 상표전용권 침해라고 볼 수 없음.
    - 중국 백주를 예로 들면, 통상 백주는 '액상의 술 그 자체'와 '술병'을 하나의 덩어리로 인식해 판매하고 소비함. 이에, 병에 포장된 백주를 구입해 병 안에 있는 액상의 술을 다른 술병에 재주입해 판매한다면, 달라진 술병과 브랜드를 접하는 소비자 또는 유통업체로서는 혼동을 할 수밖에 없음. 이는 상표전용권 침해에 해당됨.

□ 시사점

  ㅇ 유통기업, 제조업체와의 명확한 계약서 작성 필요
    - 중국의 비즈니스 관행상 이루어진 사례로 J사가 상표전용권 침해를 하지 않았다는 견해가 지배적이나, 유사한 분쟁의 재발을 예방하기 위해서라도 제조업체와 명확히 소통하고 이를 근거로 남길 필요가 있음.

  ㅇ 제조기업: 철저한 유통과정 모니터링 
    - 최근 중국에서도 유통과정을 한눈에 볼 수 있는 시스템이 환영받고 있어, 유통업체와의 협력을 통해 소비자 신뢰도 제고 노력 필요

자료원: 중국 현지 언론 종합, KOTRA 선양 무역관 자료 종합