유시호(Siho “Scott” Yoo) Lewis Roca LLP 미국 변호사

많은 한국 중소기업들이 자체 개발한 기술을 바탕으로 미국 시장에 진출하려고 한다. 국내 시장보다 규모가 크며, 특히 제약, 통신, 반도체, 자동차 등 첨단기술집약적 산업에 있어서 아직까지도 미국이라는 시장이 가진 이점이 크기 때문일 것으로 생각된다. 하지만 미국에서 처음으로 직접 자사 제품을 판매하는 것은 결코 쉽지 않으며, 여기에 필요한 비즈니스 노하우 외에도 여러 법적 리스크가 동반할 수 있다. 이 중에서도 기술 집약적 비즈니스 모델을 가진 기업일수록 그 위험도가 크다고 할 수 있는 것이 바로 '특허 소송'의 위험이다.

국내 유망한 기업들이 자체 개발한 기술을 바탕으로 미국 시장 진출 시 미국에 있는 경쟁사들로부터 견제를 받을 수 있다. 미국의 경우 한국보다 훨씬 더 소송이 빈번하게 발생하는데, 미국 경쟁사들이 한국의 유망 기업들을 견제하는데 사용할 수 있는 효과적인 수단이 '특허 소송'이다. 미국 특허 소송의 경우, 한국과 달리 그 과정/절차가 더 길고 복잡하며, 한국의 소송보다 훨씬 더 큰 비용이 발생하기 때문에 신중한 대처가 필요하다.

소송이 실제로 발생하기 전에 미국 회사들이 가장 흔히 사용하는 수단이 바로 '경고장'(Cease & Desist Letter)이다. 기본적으로 상대방 회사에 자사 소유의 미국 특허를 침해하는 제품을 미국에서 판매하고 있음을 사실 확인하고, 해당 제품의 미국판매 중지를 요구하는 내용이다. 이때 경고장을 무시하거나 적절한 법적 대응을 하지 않을 경우 특허 소송으로 이어지게 될 수 있으니, “경고장”에 대한 적절한 법적 검토 및 대응이 꼭 필요하다. 

만약, 경고장 단계에서 서로 간 합의가 이루어지지 않은 경우 일반적으로 소송이 발생하게 된다. 미국 소송의 경우, 한국의 사법 시스템에는 존재하지 않는 discovery라는 절차가 있다. 이 절차는 상대방이 소유한 소송 관련 문서/자료 등을 교환하는 과정인데, 특허 소송은 일반 소송보다 상대적으로 방대한 양의 문서/자료 등을 상대방에게 전달해야 하며 역으로 상대방의 방대한 양의 문서/자료 등을 입수하여 검토 후 소송 전략을 세워나가야 한다. 예로, 특허 소송에서는 쌍방간 방대한 양의 내부 기술적 자료 및 배상금 책정을 위해 필요한 회사의 내부 회계 자료 등을 교환하는 것이 일반적이다. 이러한 과정에서 막대한 비용이 소요될 수 있다. 단순 비용뿐 아니라, 한국에 있는 문서/자료를 미국으로 보내야 하는 번거로움, 외국으로 자료를 보내는 과정에서 수반되는 국내법 검토, 회사 기밀 자료를 상대방 변호인단에게 넘겨야 하는 불폄함 등, 한국 회사들에 익숙하지 않은 절차로 인해 많은 시행착오가 발생 할 수 있다. 이러한 복잡한 discovery 절차를 통해 밝혀진 정보를 바탕으로 최종 판결을 내리는 단계인 summary judgment(약식 판결), trial(재판) 등에 이르게 된다. 

특허 소송의 경우, 소송 중간에 특허 청구항을 해석하는 claim construction라는 단계를 거치는데, 계약서 조항을 해석하는 것처럼 특허 청구항을 해석해서 특허의 범위를 확정시키는 매우 중요한 단계이다. 이때 해석된 청구항을 바탕으로, 침해가 제기된 제품이 실제로 침해를 하는지 여부가 밝혀진다. 특허 소송에서 가장 일반적으로 사용되는 변호 방식은 바로 피고 회사의 제품이 원고 회사 소유의 특허를 침해하지 않는다는 “비침해 주장”과 원고 회사의 특허가 무효라는 “무효화 주장” 등이다. 이러한 변호 주장은 특허 소송에서 승소하기 위해서 매우 중요한 요소임에는 틀림 없지만, 아무리 강력한 변호 주장을 가지고 있다 하여도 미국 특허 소송의 절차를 따라 최종 판결에 이르기 까지는 많은 시간과 비용이 소요된다. 예로 이러한 모든 일련의 과정이 보통 2~3년에 걸쳐 발생되며, 소송 비용도 평균적으로 수십억 원 단위로 발생하게 된다.

이처럼 미국에서의 특허 소송은 한국 회사들에 매우 큰 경제적 부담이 될 수 있으며, 소송에서 패소할 경우 자사 제품의 미국 판매가 중단될 수 있기 때문에 단순 금전적 손해를 뛰어넘어 회사의 사업 자체에 막대한 피해를 입힐 수 있다. 그렇기 때문에 더욱 신중한 대처가 필요하다. 예로 경고장 단계 또는 그 이전에 경쟁사 특허에 대한 정보가 이미 입수되었다면, 자사 제품이 정말 경쟁사 특허를 침해 하는지, 또는 경쟁사 특허를 무효화시킬수 있는 선행기술이 존재하는 등에 대해 미국 특허 전문 변호사의 의견을 받는 것도 좋은 방안일 수 있다. 또한 한국 기업들도 자사 핵심 기술에 대해 국내뿐 아니라 미국 특허를 확보하는 것이 매우 중요하다. 만일 한국 기업이 미국 관련 특허를 소유하고 있다면, 해당 특허로 상대방 미국 회사 제품에 대한 특허 침해를 주장하며 맞소송을 걸 수 있으며, 상대방과의 협상에서 유리한 카드로 활용할 수도 있기 때문이다. 이런 경우, 서로 간 관련 특허에 대해 상호-라이선스(cross-license)를 주는 것으로 소송에서 조기 합의를 이끌어 낼 수도 있다.

미국에서 제품을 판매한다는 것은 단순히 국내보다 더 큰 시장에서 물건을 파는 것 이상의 준비와 검토가 필요하다. 미국 시장 진출 후, 특허 분쟁/소송 등이 발생하였을 때, 단지 국내에서는 관행적으로 해왔기 때문에 “괜찮겠지”라는 생각으로 안일하게 대처하다간 정말 큰 대가를 치르게 될 수도 있다. 경제적인 부담을 최소화하면서, 경쟁사 대비 차별화되는 기술에 대해 자체적인 글로벌 특허 포트폴리오를 확보하고 이를 꾸준히 확대/개발해 나가는 것이 미국 특허 소송에 대한 대비뿐만 아니라, 회사의 역량과 자산을 키우는 하나의 방법이 될 수 있다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식의견이 아님을 알려드립니다.